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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:316
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0531 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 28 aprile 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3 – Obbligo generale concernente le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 14 – Nozione di “spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate” – Consulente in proprietà industriale – Mancata possibilità di valutazione, da parte del giudice nazionale, della ragionevolezza e della proporzionalità delle spese a carico della parte soccombente» Nella causa C‑531/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 24 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre 2020, nel procedimento NovaText GmbH contro [OSCURATO:PERSONA]Karls-[OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Decima Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la NovaText GmbH, da

V. Feurstein, Rechtsanwalt; – per la Commissione europea, da G. Braun e S.L.

Kalėda, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 novembre 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( GU 2004, L 157, pag. 45 , e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la NovaText GmbH e la [OSCURATO:PERSONA]-Karls-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«Università di [OSCURATO:PERSONA]») in merito alla liquidazione delle spese derivanti dalla partecipazione congiunta di un avvocato e di un perito qualificato come «consulente in proprietà industriale» ( Patentanwalt ) a un procedimento giurisdizionale in materia di contraffazione dei marchi dell’Unione europea di cui tale Università è titolare.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 10 e 17 della direttiva 2004/48 così recitano: «(10) L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. (...) (17) Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione». 4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»: «La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale». 5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato». 6 Il capo II della medesima direttiva contiene gli articoli da 3 a 15 di quest’ultima, relativi alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso disciplinati dalla direttiva 2004/48. 7 L’articolo 3 della direttiva 2004/48, intitolato «Obbligo generale», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva.

Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi». 8 Ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Spese giudiziarie»: «[Gli] [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».

Diritto tedesco 9 L’articolo 140 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (legge relativa alla protezione dei marchi e di altri segni distintivi – Legge sui marchi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «MarkenG»), intitolato «Controversie in materia di segni distintivi», al suo paragrafo 3 così dispone: «Tra le spese occasionate dalla collaborazione di un consulente in proprietà industriale in una controversia in materia di segni distintivi, sono ripetibili gli onorari di cui all’articolo 13 del [Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (legge sugli onorari degli avvocati), del 5 maggio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 718)] nonché le spese indispensabili sostenute da tale consulente». 10 Ai sensi dell’articolo 125e, paragrafo 5, del MarkenG, l’articolo 140, paragrafo 3, di quest’ultima si applica, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi ai giudici competenti in materia di marchi dell’Unione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 L’Università di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’azione inibitoria contro la NovaText per contraffazione dei marchi dell’Unione europea di cui essa è titolare e ha fatto valere domande accessorie ai sensi del diritto dei marchi.

La controversia si è conclusa con una transazione giudiziale.

Con ordinanza del 23 maggio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), in quanto tribunale dei marchi dell’Unione europea di primo grado, ha condannato la NovaText alle spese e ha fissato il valore della causa in EUR 50000.

L’impugnazione proposta da quest’ultima è stata respinta. 12 Nel ricorso, l’avvocato dell’Università di [OSCURATO:PERSONA] aveva menzionato la partecipazione di un consulente in proprietà industriale e, nel corso del procedimento di liquidazione delle spese, ha assicurato che tale consulente aveva effettivamente collaborato al procedimento.

Egli ha affermato che ogni memoria del procedimento era stata oggetto di concertazione con detto consulente e che, in tal modo, quest’ultimo aveva altresì partecipato ai negoziati ai fini della transazione, sebbene le conversazioni telefoniche fossero avvenute soltanto tra gli avvocati delle parti. 13 Con ordinanza dell’8 dicembre 2017, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha fissato l’importo delle spese da rimborsare all’Università di [OSCURATO:PERSONA] in EUR 10528,95, di cui EUR 4867,70 per le spese del consulente in proprietà industriale per il ricorso in primo grado e EUR 325,46 per la partecipazione di tale consulente al procedimento d’impugnazione. 14 L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto dalla NovaText contro tale ordinanza, ha respinto il ricorso in appello proposto da quest’ultima.

Tale giudice ha ritenuto di essere investito di una controversia in materia di marchi e di segni distintivi, ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG, di modo che, contrariamente al regime ordinario di recupero delle spese nell’ambito del contenzioso civile, non occorreva esaminare se la collaborazione fornita dal consulente in proprietà industriale fosse «necessaria ai fini della tutela giudiziaria», o se tale collaborazione costituisse un «servizio aggiuntivo» rispetto al servizio fornito dall’avvocato incaricato dall’Università di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo detto giudice, si doveva considerare che la formulazione di tale disposizione di diritto nazionale era conforme alla direttiva 2004/48 e che un’interpretazione di tale disposizione in base alla quale sarebbe necessario esaminare se la collaborazione di un consulente in proprietà industriale fosse necessaria sarebbe chiaramente in contrasto con l’obiettivo del legislatore nazionale, il che escluderebbe la possibilità di adottare un’interpretazione conforme dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG. 15 Con la sua impugnazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, la NovaText chiede l’annullamento dell’ordinanza di liquidazione delle spese, nella parte in cui ha posto a suo carico le spese del consulente in proprietà industriale. 16 Il giudice del rinvio rileva che l’accoglimento dell’impugnazione dipende, in sostanza, dall’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 14 della direttiva 2004/48.

Esso precisa in proposito che, considerando le spese del consulente in proprietà industriale come recuperabili ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha aderito alla giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) e all’opinione più che predominante della dottrina nazionale. 17 In tali circostanze, alla luce della sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/15 , EU:C:2016:611 ), il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla compatibilità dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG con l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 14 della direttiva 2004/48.

Esso ritiene, anzitutto, che il rimborso automatico delle spese relative all’attività di un consulente in proprietà industriale la cui collaborazione, di fatto, non sia stata «necessaria ai fini della tutela giudiziaria» potrebbe rivelarsi inutilmente costoso, in particolare nell’ipotesi in cui il compito svolto da detto consulente avrebbe potuto essere portato a termine allo stesso modo dall’avvocato specializzato in proprietà industriale già incaricato dalla parte interessata.

In proposito il giudice del rinvio precisa che, per quanto riguarda un’azione stragiudiziale, e in particolare la collaborazione fornita da un consulente in proprietà industriale ai fini di una diffida in base al diritto dei marchi, esso ha già dichiarato che un’applicazione analogica dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG non era possibile e che, di conseguenza, le spese connesse alla collaborazione di detto consulente sono ripetibili solo se quest’ultima era necessaria. 18 Inoltre, tenuto conto del fatto che, come risulta dal suo considerando 10, la direttiva 2004/48 mira ad assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno e che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, le procedure e i mezzi ricorso da essa previsti sono dissuasivi, sembrerebbe giustificato escludere dal rimborso le spese eccessive dovute a onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vittoriosa e il suo avvocato, o a causa della prestazione, da parte dell’avvocato, di servizi non considerati come necessari ad assicurare il rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi. 19 Infine, il rimborso delle spese relative all’attività di un consulente in proprietà industriale, la cui collaborazione non era «necessaria ai fini della tutela giudiziaria», potrebbe non essere proporzionato, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, giacché il rimborso di tali spese non terrebbe debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso concreto. 20 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 14 della direttiva [2004/48] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma di diritto nazionale che impone alla parte soccombente di rimborsare obbligatoriamente le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la collaborazione fornita da un consulente in proprietà industriale in un procedimento giurisdizionale in materia di marchi, indipendentemente dalla necessità della collaborazione di tale consulente ai fini della tutela giudiziaria richiesta».

Sulla questione pregiudiziale 21 In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta.

In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C‑597/19 , EU:C:2021:492 , punto 38 e giurisprudenza citata). 22 A tal riguardo, la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del predetto diritto che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C‑597/19 , EU:C:2021:492 , punto 39 e giurisprudenza citata). 23 In primo luogo, nella sua questione il giudice del rinvio, oltre all’articolo 14 della direttiva 2004/48, fa riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima.

Orbene, occorre rilevare che, per quanto riguarda l’obbligo generale che incombe, in forza di tale articolo 3, agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto concerne i criteri che devono soddisfare le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, il paragrafo 2 di tale articolo contiene a sua volta elementi pertinenti ai fini dell’analisi della questione sottoposta.

Come risulta peraltro dal punto 18 della presente sentenza, anche il giudice del rinvio vi ha fatto riferimento. 24 A tal riguardo, da un lato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono, segnatamente, leali ed equi e non inutilmente complessi.

Dall’altro, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da prevedere salvaguardie contro gli abusi. 25 In secondo luogo, per quanto concerne la natura «necessaria ai fini della tutela giudiziaria» delle spese sostenute dalla parte vittoriosa cui fa riferimento il giudice del rinvio, si deve rilevare che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 non prevede un siffatto criterio.

Infatti, ai sensi di tale articolo 14, le spese giudiziarie nonché altri oneri ripetibili devono essere «ragionevoli e proporzionat[i]». 26 Orbene, poiché i termini «spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate», che figurano in tale disposizione, non contengono alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione del loro significato e della loro portata, essi devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20 , EU:C:2021:969 , punto 79 e giurisprudenza citata). 27 In terzo luogo, come risulta dalla decisione di rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che non occorreva, nel caso di specie, interpretare l’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG nel senso che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare se la collaborazione di un consulente in proprietà industriale sia necessaria, in particolare dato che una tale interpretazione di detta disposizione di diritto nazionale sarebbe chiaramente contraria all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale. 28 Ciò premesso, il fatto di aver proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, così come il silenzio del giudice del rinvio in proposito, possono essere intesi nel senso che l’eventuale incompatibilità della disposizione di diritto nazionale di cui trattasi, segnatamente alla luce dei criteri derivanti dall’articolo 14 della direttiva 2004/48, come ricordati ai punti 25 e 26 della presente sentenza, può derivare non dalla formulazione della medesima disposizione, bensì dall’interpretazione che ne viene comunemente data nell’ordinamento giuridico nazionale. 29 In quarto e ultimo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, i dubbi del giudice del rinvio riguardano non tanto la qualificazione delle spese sostenute per le prestazioni del consulente in proprietà industriale, quanto il fatto che esse siano incondizionatamente e automaticamente poste a carico della parte soccombente nella controversia.

Orbene, tale automatismo le sottrae a un controllo del giudice circa la loro ragionevolezza e proporzionalità. 30 Alla luce di tali considerazioni, si deve riformulare la questione sottoposta dichiarando che, con quest’ultima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 14 della direttiva 2004/48 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale o a un’interpretazione di quest’ultima che non consente al giudice investito di un procedimento rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva di tenere debitamente conto, in ciascun caso su cui è chiamato a pronunciarsi, delle caratteristiche specifiche di quest’ultimo al fine di valutare se le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa siano ragionevoli e proporzionate. 31 Come enunciato dal suo considerando 10, l’obiettivo della direttiva 2004/48 è di ravvicinare le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativamente agli strumenti per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. 32 A tal fine, conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2004/08 concerne tutte le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva precisa che dette misure, procedure e mezzi di ricorso si applicano alle violazioni di tali diritti, come previsto dalla legislazione dell’Unione e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. 33 Tuttavia, le disposizioni della direttiva 2004/48 non intendono disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 73 e giurisprudenza citata). 34 Tuttavia, in sede di adozione della direttiva 2004/48, il legislatore dell’Unione ha scelto di procedere a un’armonizzazione minima relativamente al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale (sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑264/19 , EU:C:2020:542 , punto 36 e giurisprudenza citata). 35 Orbene, le regole sulle spese giudiziarie, contenute all’articolo 14 della direttiva 2004/48, fanno parte delle regole relative alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui al capo II di quest’ultima. 36 In particolare, da un lato, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 sancisce il principio in base al quale le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate e gli altri oneri sopportati dalla parte vincitrice sono di norma a carico della parte soccombente. 37 In tal senso, detta disposizione mira a rafforzare il livello di tutela della proprietà intellettuale, evitando che una parte lesa sia dissuasa dall’avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti (sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 77 e giurisprudenza citata). 38 Ciò è peraltro conforme sia all’obiettivo generale della direttiva 2004/48, ossia il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale, sia all’obiettivo specifico di detta disposizione, volto ad evitare che una parte lesa sia dissuasa dall’avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale.

Infatti, in conformità a detti obiettivi, l’autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale deve di norma sopportare interamente le conseguenze finanziarie della sua condotta (sentenza del 18 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑406/09 , EU:C:2011:668 , punto 49 ). 39 Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, la regola della ripartizione delle spese da esso prevista non si applica se il principio di equità vieta di porre a carico della parte soccombente il rimborso delle spese sopportate dalla parte vincitrice, anche se ragionevoli e proporzionate. 40 Per quanto concerne, in primo luogo, la portata della nozione di «spese giudiziarie» che la parte soccombente deve rimborsare, contenuta all’articolo 14 della direttiva 2004/48, la Corte ha già dichiarato che tale nozione comprende, tra l’altro, gli onorari di avvocato e che detta direttiva non contiene alcun elemento da cui sia desumibile che tali spese, che costituiscono in genere una parte sostanziale dei costi da sostenere nell’ambito di una procedura a tutela di un diritto di proprietà intellettuale, siano escluse dal campo di applicazione di detto articolo (sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punto 22 ). 41 Nessun elemento nella direttiva 2004/48 osta neppure a che le spese sostenute per un rappresentante, come un consulente in proprietà industriale, dei cui servizi si sia avvalso il titolare di diritti individualmente o, congiuntamente, con un avvocato, siano considerate, in linea di principio, come rientranti nella nozione di «spese giudiziarie», a condizione che tali spese traggano origine in modo immediato e diretto dal processo stesso, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni. 42 Una tale origine può essere riconosciuta alle spese sostenute per un consulente abilitato, ai sensi del diritto nazionale, a rappresentare in giudizio i titolari di diritti di proprietà intellettuale nei procedimenti dinanzi ai giudici competenti, di cui alla direttiva 2004/48, concernenti, in particolare, la redazione, da parte di tale consulente, di memorie processuali o la comparizione di quest’ultimo alle udienze eventualmente celebrate in tali procedimenti.

Non è neppure escluso che una tale origine possa essere riconosciuta anche alle spese connesse alla collaborazione di un tale consulente ai fini delle pratiche volte ad una composizione amichevole, in particolare, di una controversia già pendente dinanzi ad un giudice. 43 Certamente, la Corte ha altresì dichiarato, ai punti 39 e 40 della sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/15 , EU:C:2016:611 ), in sostanza, che, nei limiti in cui i servizi di un consulente tecnico siano direttamente e strettamente connessi ad un’azione giudiziaria che miri ad assicurare il rispetto di un diritto di proprietà intellettuale, le spese connesse all’assistenza di detto consulente rientrano tra gli «altri oneri» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48. 44 Tuttavia, tale qualificazione si inserisce nello specifico contesto fattuale della causa che si è conclusa con la pronuncia di tale sentenza, in cui non era agevole stabilire se il procedimento principale riguardasse «spese per l’individuazione della violazione e relative ricerche», spesso sostenute a monte di un procedimento giudiziario e che rientravano, quindi, non necessariamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 di detta direttiva, ma piuttosto nell’articolo13 di quest’ultima, relativo al risarcimento del danno subito dal titolare del diritto, oppure servizi indispensabili per poter utilmente avviare un’azione giudiziaria. 45 Inoltre, da un lato, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare il rimborso delle sole spese giudiziarie «ragionevoli».

Tale requisito, che si applica tanto alle «spese giudiziarie» quanto agli «altri oneri», ai sensi di tale disposizione, rispecchia l’obbligo generale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in base al quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire, in particolare, che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale previsti da tale direttiva non siano inutilmente costosi (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punto 24 ). 46 Pertanto, la Corte ha dichiarato che non sono ragionevoli le spese eccessive dovute a onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vittoriosa e il suo avvocato, o dovute alla prestazione, da parte dell’avvocato, di servizi ritenuti non necessari per assicurare il rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punto 25 ). 47 Dall’altro lato, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 prevede che le spese giudiziarie e gli altri oneri a carico della parte soccombente siano «proporzionati». 48 In proposto, la Corte ha dichiarato che la questione se tali spese siano proporzionate non può essere valutata indipendentemente dalle spese che la parte vittoriosa ha effettivamente sostenuto per l’assistenza legale, nei limiti in cui esse siano «ragionevoli», ai sensi del punto 45 della presente sentenza.

Infatti, sebbene il requisito di proporzionalità non implichi che la parte soccombente debba necessariamente rimborsare integralmente le spese sostenute dall’altra parte, esso esige tuttavia che quest’ultima abbia diritto al rimborso, quantomeno, di una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese da essa effettivamente sostenute (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punto 29 ). 49 Infine, conformemente all’articolo 14 della direttiva 2004/48, letto alla luce del considerando 17 di quest’ultima, il giudice competente deve essere in grado di esaminare in ogni caso la ragionevolezza e la proporzionalità delle spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa e dovute alla partecipazione di un rappresentante, come un consulente in proprietà industriale, e ciò al di là dei casi in cui un siffatto esame si impone, in forza di detto articolo 14, per motivi di equità. 50 Certamente, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che prevede tariffe forfettarie è, in linea di principio, compatibile con l’articolo 14 della direttiva 2004/48.

Tuttavia, la Corte ha precisato che, persino in una tale ipotesi, dette tariffe devono assicurare che le spese che, ai sensi della normativa nazionale, possono essere poste a carico della parte soccombente siano ragionevoli e che il limite massimo che può essere richiesto a titolo di tali spese non sia troppo basso rispetto alle tariffe normalmente applicate da un avvocato nel settore della proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punti 25 , 26 , 30 e 32 ). 51 Pertanto, da tale giurisprudenza non si può dedurre che, nell’esercizio di detto potere discrezionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano giungere sino ad escludere una categoria di spese giudiziarie o di altri oneri da qualsiasi controllo del giudice circa la loro ragionevolezza e proporzionalità. 52 Alla luce delle suesposte considerazioni, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, l’applicazione automatica di una disposizione nazionale come quella controversa nel procedimento principale può comportare, in alcuni casi, la violazione dell’obbligo generale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in base al quale, in particolare, le procedure stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non devono essere inutilmente costose. 53 In secondo luogo, un’applicazione siffatta di una tale disposizione è idonea a dissuadere il presunto titolare di diritti dal proporre un ricorso giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto del suo diritto per timore di dover sopportare, qualora risultasse soccombente, spese giudiziarie considerevolmente elevate, contrariamente all’obiettivo della direttiva 2004/48, consistente nell’assicurare, segnatamente, un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. 54 In terzo luogo, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, la presa in considerazione incondizionata e automatica di spese, mediante la mera dichiarazione sull’onore del rappresentante di una delle parti in causa, senza che tali spese possano essere oggetto di una valutazione da parte del giudice nazionale circa la loro ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla controversia di cui trattasi, potrebbe aprire la porta ad un uso abusivo di tale disposizione in violazione dell’obbligo generale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48. 55 Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che gli articoli 3 e 14 della direttiva 2004/48 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale o a un’interpretazione di quest’ultima che non consente al giudice investito di un procedimento rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva di tenere debitamente conto, in ciascun caso su cui è chiamato a pronunciarsi, delle caratteristiche specifiche di quest’ultimo al fine di valutare se le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa siano ragionevoli e proporzionate.

Sulle spese 56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: Gli articoli 3 e 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale o a un’interpretazione di quest’ultima che non consente al giudice investito di un procedimento rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva di tenere debitamente conto, in ciascun caso su cui è chiamato a pronunciarsi, delle caratteristiche specifiche di quest’ultimo al fine di valutare se le spese giudiziarie sostenute dalla parte vincitrice siano ragionevoli e proporzionate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0531 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 28 aprile 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3 – Obbligo generale concernente le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 14 – Nozione di “spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate” – Consulente in proprietà industriale – Mancata possibilità di valutazione, da parte del giudice nazionale, della ragionevolezza e della proporzionalità delle spese a carico della parte soccombente» Nella causa C‑531/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 24 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre 2020, nel procedimento NovaText GmbH contro [OSCURATO:PERSONA]Karls-[OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Decima Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la NovaText GmbH, da V. Feurstein, Rechtsanwalt; – per la Commissione europea, da G. Braun e S.L. Kalėda, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 novembre 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( GU 2004, L 157, pag. 45 , e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la NovaText GmbH e la [OSCURATO:PERSONA]-Karls-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«Università di [OSCURATO:PERSONA]») in merito alla liquidazione delle spese derivanti dalla partecipazione congiunta di un avvocato e di un perito qualificato come «consulente in proprietà industriale» ( Patentanwalt ) a un procedimento giurisdizionale in materia di contraffazione dei marchi dell’Unione europea di cui tale Università è titolare. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 10 e 17 della direttiva 2004/48 così recitano: «(10) L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. (...) (17) Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione». 4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»: «La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale». 5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato». 6 Il capo II della medesima direttiva contiene gli articoli da 3 a 15 di quest’ultima, relativi alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso disciplinati dalla direttiva 2004/48. 7 L’articolo 3 della direttiva 2004/48, intitolato «Obbligo generale», così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2.   Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi». 8 Ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Spese giudiziarie»: «[Gli] [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta». Diritto tedesco 9 L’articolo 140 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (legge relativa alla protezione dei marchi e di altri segni distintivi – Legge sui marchi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «MarkenG»), intitolato «Controversie in materia di segni distintivi», al suo paragrafo 3 così dispone: «Tra le spese occasionate dalla collaborazione di un consulente in proprietà industriale in una controversia in materia di segni distintivi, sono ripetibili gli onorari di cui all’articolo 13 del [Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (legge sugli onorari degli avvocati), del 5 maggio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 718)] nonché le spese indispensabili sostenute da tale consulente». 10 Ai sensi dell’articolo 125e, paragrafo 5, del MarkenG, l’articolo 140, paragrafo 3, di quest’ultima si applica, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi ai giudici competenti in materia di marchi dell’Unione. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 L’Università di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’azione inibitoria contro la NovaText per contraffazione dei marchi dell’Unione europea di cui essa è titolare e ha fatto valere domande accessorie ai sensi del diritto dei marchi. La controversia si è conclusa con una transazione giudiziale. Con ordinanza del 23 maggio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), in quanto tribunale dei marchi dell’Unione europea di primo grado, ha condannato la NovaText alle spese e ha fissato il valore della causa in EUR 50000. L’impugnazione proposta da quest’ultima è stata respinta. 12 Nel ricorso, l’avvocato dell’Università di [OSCURATO:PERSONA] aveva menzionato la partecipazione di un consulente in proprietà industriale e, nel corso del procedimento di liquidazione delle spese, ha assicurato che tale consulente aveva effettivamente collaborato al procedimento. Egli ha affermato che ogni memoria del procedimento era stata oggetto di concertazione con detto consulente e che, in tal modo, quest’ultimo aveva altresì partecipato ai negoziati ai fini della transazione, sebbene le conversazioni telefoniche fossero avvenute soltanto tra gli avvocati delle parti. 13 Con ordinanza dell’8 dicembre 2017, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha fissato l’importo delle spese da rimborsare all’Università di [OSCURATO:PERSONA] in EUR 10528,95, di cui EUR 4867,70 per le spese del consulente in proprietà industriale per il ricorso in primo grado e EUR 325,46 per la partecipazione di tale consulente al procedimento d’impugnazione. 14 L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto dalla NovaText contro tale ordinanza, ha respinto il ricorso in appello proposto da quest’ultima. Tale giudice ha ritenuto di essere investito di una controversia in materia di marchi e di segni distintivi, ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG, di modo che, contrariamente al regime ordinario di recupero delle spese nell’ambito del contenzioso civile, non occorreva esaminare se la collaborazione fornita dal consulente in proprietà industriale fosse «necessaria ai fini della tutela giudiziaria», o se tale collaborazione costituisse un «servizio aggiuntivo» rispetto al servizio fornito dall’avvocato incaricato dall’Università di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo detto giudice, si doveva considerare che la formulazione di tale disposizione di diritto nazionale era conforme alla direttiva 2004/48 e che un’interpretazione di tale disposizione in base alla quale sarebbe necessario esaminare se la collaborazione di un consulente in proprietà industriale fosse necessaria sarebbe chiaramente in contrasto con l’obiettivo del legislatore nazionale, il che escluderebbe la possibilità di adottare un’interpretazione conforme dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG. 15 Con la sua impugnazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, la NovaText chiede l’annullamento dell’ordinanza di liquidazione delle spese, nella parte in cui ha posto a suo carico le spese del consulente in proprietà industriale. 16 Il giudice del rinvio rileva che l’accoglimento dell’impugnazione dipende, in sostanza, dall’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 14 della direttiva 2004/48. Esso precisa in proposito che, considerando le spese del consulente in proprietà industriale come recuperabili ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha aderito alla giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) e all’opinione più che predominante della dottrina nazionale. 17 In tali circostanze, alla luce della sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/15 , EU:C:2016:611 ), il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla compatibilità dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG con l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 14 della direttiva 2004/48. Esso ritiene, anzitutto, che il rimborso automatico delle spese relative all’attività di un consulente in proprietà industriale la cui collaborazione, di fatto, non sia stata «necessaria ai fini della tutela giudiziaria» potrebbe rivelarsi inutilmente costoso, in particolare nell’ipotesi in cui il compito svolto da detto consulente avrebbe potuto essere portato a termine allo stesso modo dall’avvocato specializzato in proprietà industriale già incaricato dalla parte interessata. In proposito il giudice del rinvio precisa che, per quanto riguarda un’azione stragiudiziale, e in particolare la collaborazione fornita da un consulente in proprietà industriale ai fini di una diffida in base al diritto dei marchi, esso ha già dichiarato che un’applicazione analogica dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG non era possibile e che, di conseguenza, le spese connesse alla collaborazione di detto consulente sono ripetibili solo se quest’ultima era necessaria. 18 Inoltre, tenuto conto del fatto che, come risulta dal suo considerando 10, la direttiva 2004/48 mira ad assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno e che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, le procedure e i mezzi ricorso da essa previsti sono dissuasivi, sembrerebbe giustificato escludere dal rimborso le spese eccessive dovute a onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vittoriosa e il suo avvocato, o a causa della prestazione, da parte dell’avvocato, di servizi non considerati come necessari ad assicurare il rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi. 19 Infine, il rimborso delle spese relative all’attività di un consulente in proprietà industriale, la cui collaborazione non era «necessaria ai fini della tutela giudiziaria», potrebbe non essere proporzionato, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, giacché il rimborso di tali spese non terrebbe debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso concreto. 20 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 14 della direttiva [2004/48] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma di diritto nazionale che impone alla parte soccombente di rimborsare obbligatoriamente le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la collaborazione fornita da un consulente in proprietà industriale in un procedimento giurisdizionale in materia di marchi, indipendentemente dalla necessità della collaborazione di tale consulente ai fini della tutela giudiziaria richiesta». Sulla questione pregiudiziale 21 In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C‑597/19 , EU:C:2021:492 , punto 38 e giurisprudenza citata). 22 A tal riguardo, la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del predetto diritto che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C‑597/19 , EU:C:2021:492 , punto 39 e giurisprudenza citata). 23 In primo luogo, nella sua questione il giudice del rinvio, oltre all’articolo 14 della direttiva 2004/48, fa riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima. Orbene, occorre rilevare che, per quanto riguarda l’obbligo generale che incombe, in forza di tale articolo 3, agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto concerne i criteri che devono soddisfare le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, il paragrafo 2 di tale articolo contiene a sua volta elementi pertinenti ai fini dell’analisi della questione sottoposta. Come risulta peraltro dal punto 18 della presente sentenza, anche il giudice del rinvio vi ha fatto riferimento. 24 A tal riguardo, da un lato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono, segnatamente, leali ed equi e non inutilmente complessi. Dall’altro, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da prevedere salvaguardie contro gli abusi. 25 In secondo luogo, per quanto concerne la natura «necessaria ai fini della tutela giudiziaria» delle spese sostenute dalla parte vittoriosa cui fa riferimento il giudice del rinvio, si deve rilevare che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 non prevede un siffatto criterio. Infatti, ai sensi di tale articolo 14, le spese giudiziarie nonché altri oneri ripetibili devono essere «ragionevoli e proporzionat[i]». 26 Orbene, poiché i termini «spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate», che figurano in tale disposizione, non contengono alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini della determinazione del loro significato e della loro portata, essi devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20 , EU:C:2021:969 , punto 79 e giurisprudenza citata). 27 In terzo luogo, come risulta dalla decisione di rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che non occorreva, nel caso di specie, interpretare l’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG nel senso che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare se la collaborazione di un consulente in proprietà industriale sia necessaria, in particolare dato che una tale interpretazione di detta disposizione di diritto nazionale sarebbe chiaramente contraria all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale. 28 Ciò premesso, il fatto di aver proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, così come il silenzio del giudice del rinvio in proposito, possono essere intesi nel senso che l’eventuale incompatibilità della disposizione di diritto nazionale di cui trattasi, segnatamente alla luce dei criteri derivanti dall’articolo 14 della direttiva 2004/48, come ricordati ai punti 25 e 26 della presente sentenza, può derivare non dalla formulazione della medesima disposizione, bensì dall’interpretazione che ne viene comunemente data nell’ordinamento giuridico nazionale. 29 In quarto e ultimo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, i dubbi del giudice del rinvio riguardano non tanto la qualificazione delle spese sostenute per le prestazioni del consulente in proprietà industriale, quanto il fatto che esse siano incondizionatamente e automaticamente poste a carico della parte soccombente nella controversia. Orbene, tale automatismo le sottrae a un controllo del giudice circa la loro ragionevolezza e proporzionalità. 30 Alla luce di tali considerazioni, si deve riformulare la questione sottoposta dichiarando che, con quest’ultima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 14 della direttiva 2004/48 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale o a un’interpretazione di quest’ultima che non consente al giudice investito di un procedimento rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva di tenere debitamente conto, in ciascun caso su cui è chiamato a pronunciarsi, delle caratteristiche specifiche di quest’ultimo al fine di valutare se le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa siano ragionevoli e proporzionate. 31 Come enunciato dal suo considerando 10, l’obiettivo della direttiva 2004/48 è di ravvicinare le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativamente agli strumenti per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. 32 A tal fine, conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2004/08 concerne tutte le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva precisa che dette misure, procedure e mezzi di ricorso si applicano alle violazioni di tali diritti, come previsto dalla legislazione dell’Unione e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. 33 Tuttavia, le disposizioni della direttiva 2004/48 non intendono disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 73 e giurisprudenza citata). 34 Tuttavia, in sede di adozione della direttiva 2004/48, il legislatore dell’Unione ha scelto di procedere a un’armonizzazione minima relativamente al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale (sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑264/19 , EU:C:2020:542 , punto 36 e giurisprudenza citata). 35 Orbene, le regole sulle spese giudiziarie, contenute all’articolo 14 della direttiva 2004/48, fanno parte delle regole relative alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui al capo II di quest’ultima. 36 In particolare, da un lato, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 sancisce il principio in base al quale le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate e gli altri oneri sopportati dalla parte vincitrice sono di norma a carico della parte soccombente. 37 In tal senso, detta disposizione mira a rafforzare il livello di tutela della proprietà intellettuale, evitando che una parte lesa sia dissuasa dall’avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti (sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 77 e giurisprudenza citata). 38 Ciò è peraltro conforme sia all’obiettivo generale della direttiva 2004/48, ossia il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale, sia all’obiettivo specifico di detta disposizione, volto ad evitare che una parte lesa sia dissuasa dall’avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale. Infatti, in conformità a detti obiettivi, l’autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale deve di norma sopportare interamente le conseguenze finanziarie della sua condotta (sentenza del 18 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑406/09 , EU:C:2011:668 , punto 49 ). 39 Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, la regola della ripartizione delle spese da esso prevista non si applica se il principio di equità vieta di porre a carico della parte soccombente il rimborso delle spese sopportate dalla parte vincitrice, anche se ragionevoli e proporzionate. 40 Per quanto concerne, in primo luogo, la portata della nozione di «spese giudiziarie» che la parte soccombente deve rimborsare, contenuta all’articolo 14 della direttiva 2004/48, la Corte ha già dichiarato che tale nozione comprende, tra l’altro, gli onorari di avvocato e che detta direttiva non contiene alcun elemento da cui sia desumibile che tali spese, che costituiscono in genere una parte sostanziale dei costi da sostenere nell’ambito di una procedura a tutela di un diritto di proprietà intellettuale, siano escluse dal campo di applicazione di detto articolo (sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punto 22 ). 41 Nessun elemento nella direttiva 2004/48 osta neppure a che le spese sostenute per un rappresentante, come un consulente in proprietà industriale, dei cui servizi si sia avvalso il titolare di diritti individualmente o, congiuntamente, con un avvocato, siano considerate, in linea di principio, come rientranti nella nozione di «spese giudiziarie», a condizione che tali spese traggano origine in modo immediato e diretto dal processo stesso, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni. 42 Una tale origine può essere riconosciuta alle spese sostenute per un consulente abilitato, ai sensi del diritto nazionale, a rappresentare in giudizio i titolari di diritti di proprietà intellettuale nei procedimenti dinanzi ai giudici competenti, di cui alla direttiva 2004/48, concernenti, in particolare, la redazione, da parte di tale consulente, di memorie processuali o la comparizione di quest’ultimo alle udienze eventualmente celebrate in tali procedimenti. Non è neppure escluso che una tale origine possa essere riconosciuta anche alle spese connesse alla collaborazione di un tale consulente ai fini delle pratiche volte ad una composizione amichevole, in particolare, di una controversia già pendente dinanzi ad un giudice. 43 Certamente, la Corte ha altresì dichiarato, ai punti 39 e 40 della sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/15 , EU:C:2016:611 ), in sostanza, che, nei limiti in cui i servizi di un consulente tecnico siano direttamente e strettamente connessi ad un’azione giudiziaria che miri ad assicurare il rispetto di un diritto di proprietà intellettuale, le spese connesse all’assistenza di detto consulente rientrano tra gli «altri oneri» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48. 44 Tuttavia, tale qualificazione si inserisce nello specifico contesto fattuale della causa che si è conclusa con la pronuncia di tale sentenza, in cui non era agevole stabilire se il procedimento principale riguardasse «spese per l’individuazione della violazione e relative ricerche», spesso sostenute a monte di un procedimento giudiziario e che rientravano, quindi, non necessariamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 di detta direttiva, ma piuttosto nell’articolo13 di quest’ultima, relativo al risarcimento del danno subito dal titolare del diritto, oppure servizi indispensabili per poter utilmente avviare un’azione giudiziaria. 45 Inoltre, da un lato, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare il rimborso delle sole spese giudiziarie «ragionevoli». Tale requisito, che si applica tanto alle «spese giudiziarie» quanto agli «altri oneri», ai sensi di tale disposizione, rispecchia l’obbligo generale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in base al quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire, in particolare, che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale previsti da tale direttiva non siano inutilmente costosi (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punto 24 ). 46 Pertanto, la Corte ha dichiarato che non sono ragionevoli le spese eccessive dovute a onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vittoriosa e il suo avvocato, o dovute alla prestazione, da parte dell’avvocato, di servizi ritenuti non necessari per assicurare il rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punto 25 ). 47 Dall’altro lato, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 prevede che le spese giudiziarie e gli altri oneri a carico della parte soccombente siano «proporzionati». 48 In proposto, la Corte ha dichiarato che la questione se tali spese siano proporzionate non può essere valutata indipendentemente dalle spese che la parte vittoriosa ha effettivamente sostenuto per l’assistenza legale, nei limiti in cui esse siano «ragionevoli», ai sensi del punto 45 della presente sentenza. Infatti, sebbene il requisito di proporzionalità non implichi che la parte soccombente debba necessariamente rimborsare integralmente le spese sostenute dall’altra parte, esso esige tuttavia che quest’ultima abbia diritto al rimborso, quantomeno, di una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese da essa effettivamente sostenute (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punto 29 ). 49 Infine, conformemente all’articolo 14 della direttiva 2004/48, letto alla luce del considerando 17 di quest’ultima, il giudice competente deve essere in grado di esaminare in ogni caso la ragionevolezza e la proporzionalità delle spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa e dovute alla partecipazione di un rappresentante, come un consulente in proprietà industriale, e ciò al di là dei casi in cui un siffatto esame si impone, in forza di detto articolo 14, per motivi di equità. 50 Certamente, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che prevede tariffe forfettarie è, in linea di principio, compatibile con l’articolo 14 della direttiva 2004/48. Tuttavia, la Corte ha precisato che, persino in una tale ipotesi, dette tariffe devono assicurare che le spese che, ai sensi della normativa nazionale, possono essere poste a carico della parte soccombente siano ragionevoli e che il limite massimo che può essere richiesto a titolo di tali spese non sia troppo basso rispetto alle tariffe normalmente applicate da un avvocato nel settore della proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑57/15 , EU:C:2016:611 , punti 25 , 26 , 30 e 32 ). 51 Pertanto, da tale giurisprudenza non si può dedurre che, nell’esercizio di detto potere discrezionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano giungere sino ad escludere una categoria di spese giudiziarie o di altri oneri da qualsiasi controllo del giudice circa la loro ragionevolezza e proporzionalità. 52 Alla luce delle suesposte considerazioni, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, l’applicazione automatica di una disposizione nazionale come quella controversa nel procedimento principale può comportare, in alcuni casi, la violazione dell’obbligo generale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in base al quale, in particolare, le procedure stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non devono essere inutilmente costose. 53 In secondo luogo, un’applicazione siffatta di una tale disposizione è idonea a dissuadere il presunto titolare di diritti dal proporre un ricorso giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto del suo diritto per timore di dover sopportare, qualora risultasse soccombente, spese giudiziarie considerevolmente elevate, contrariamente all’obiettivo della direttiva 2004/48, consistente nell’assicurare, segnatamente, un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. 54 In terzo luogo, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, la presa in considerazione incondizionata e automatica di spese, mediante la mera dichiarazione sull’onore del rappresentante di una delle parti in causa, senza che tali spese possano essere oggetto di una valutazione da parte del giudice nazionale circa la loro ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla controversia di cui trattasi, potrebbe aprire la porta ad un uso abusivo di tale disposizione in violazione dell’obbligo generale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48. 55 Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che gli articoli 3 e 14 della direttiva 2004/48 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale o a un’interpretazione di quest’ultima che non consente al giudice investito di un procedimento rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva di tenere debitamente conto, in ciascun caso su cui è chiamato a pronunciarsi, delle caratteristiche specifiche di quest’ultimo al fine di valutare se le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa siano ragionevoli e proporzionate. Sulle spese 56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: Gli articoli 3 e 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale o a un’interpretazione di quest’ultima che non consente al giudice investito di un procedimento rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva di tenere debitamente conto, in ciascun caso su cui è chiamato a pronunciarsi, delle caratteristiche specifiche di quest’ultimo al fine di valutare se le spese giudiziarie sostenute dalla parte vincitrice siano ragionevoli e proporzionate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris