Cassazione n. 05106/2024

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10091/2019R.G. proposto da Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] . , elettivamente domiciliata in R oma , V ia S alaria n. 213, presso lo studio dell’avv. S imona S erafini , che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato L uigi M ansani , giusta procura in calce al controricorso -controricorrente - Oggetto: marchio commissione ricorsi [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g. n. 10091/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di Ice IP S.A. -intimata – avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi n. 61/2018, depositata il 24/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, con sentenza n. 61/2018, depositata il 24/09/2018, ha accolto l’impugnazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la decisione dell’UIBM che aveva accolto l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA], titolare dei marchi comunitari, «Ice» e «[OSCURATO:PERSONA]», registrati per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti, rispettivamente, alle Classi 12, 28, 35, 41, il primo, e alla Classe 12, il secondo, nonché del marchio internazionale «[OSCURATO:PERSONA]», esteso all’Italia, per contraddistinguere prodotti della Classe 12, avverso la domanda della [OSCURATO:PERSONA], società operante nel settore della produzione sportiva di pneumatici, di registrazione del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», per contraddistinguere i prodotti della Classe 12 «gomme pneumatiche, semi pneumatiche e/o piene, ruote di veicoli e loro componenti e/o accessori, cerchi per ruote, camere d’aria e mousse per pneumatici», stante la ritenuta, da parte dell’esaminatore, estensione della tutela dei tre marchi anteriori –[OSCURATO:PERSONA] e Ice r.g. n. 10091/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in quanto registrati in data anteriore rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19/6/2012 (caso «IP Traslator»), e ICE in quanto comunque registrato su domanda anteriore a detta sentenza – «a tutti i prodotti/servizi ricompresi nella medesima classe» (la 12 della Classificazione di Nizza) e il difetto di novità del marchio della [OSCURATO:PERSONA], per identità della prima parola «Ice», parola richiamante il concetto di «ghiaccio», dotata di un connotato distintivo non trascurabile se associato ai prodotti della Classe 12, nonché la somiglianza visiva fonetica e concettuale, non rappresentando la parola «Zero», aggiunta nel marchio opposto, significante «il numero prima di uno», un elemento sufficiente a escludere il rischio confusorio (potendo il consumatore essere indotto a ritenere che si trattasse della linea o del prodotto «Zero» del marchio Ice). 2. L a Commissione dei Ricorsi ha ritenuto non corretto l’assunto di base dell’UIBM in ordine all’estensione della protezione dei marchi anteriori della società [OSCURATO:PERSONA] all’intero elenco dei prodotti della Classe 12, stante la portata interpretativa anche ex tuncdelle sentenze della Corte di Giustizia (e quindi di quella del 19/6/2012, caso «IP Traslator»), di necessaria e immediataapplicazione anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti – e financo definiti – prima della decisione della Corte: di conseguenza, la domanda di registrazione della [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi chiara e precisa riguardo al riferimento a tutti, indistintamente, i prodotti/servizi appartenenti alla Classe 12, compreso il settore degli pneumatici, e considerato, inoltre, secondo un criterio residuale di comparazione merceologica in concreto, che la [OSCURATO:PERSONA] opera esclusivamente nel settore dell’orologeria, producendo e distribuendo orologi da polso, con r.g. n. 10091/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conseguente profonda differenza del core-business delle due aziende ed esclusione di rischi confusori, sul piano dell’associazione tra imprese, per i consumatori (in difetto di prova, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di investimenti pubblicitari, sponsorizzazioni, dimensioni e modalità di commercializzazione nel settore delle allegate attività di co-marketing con caseautomobilistiche). 3. L a Commissione, inoltre, ha rilevato che, nel raffronto tra il marchio anteriore «Ice» ed il marchio opposto «[OSCURATO:PERSONA]», la parola «Ice», ripresa in molti settori merceologici, aveva una valenza distintiva molto ridotta, trattandosi di un termine generico, entrato nel patrimonio linguistico comune ed identificativo del concetto di ghiaccio e freddo, che si coniuga –con connotato descrittivo – sia con il settore degli pneumatici, sia con quello degli orologi, siccome indicativo di resistenza a basse (e financo estreme) temperature, con sua conseguente debolezza e tutela affievolita, essendo quindi sufficienti anche lievi variazioni e/o integrazioni «come nel caso dell’aggiunta della parola «Zero» (ma lo stesso potrebbe dirsi anche per le parole “watch” e “ car ” )» per escludere interferenze decettive ed essendo possibile la coesistenza dei segni «per giunta riservati a settori non complementari tra diloro». 4. A vverso la suddetta pronuncia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha propo sto ricorso per cassazione , affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha resist ito con controricorsoe di Ice IP S.A., che non ha svolto difese. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 35140 del 29 novembre 2022, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo invitando le parti a dedurre sulla questione inerente alla legittimazione ad agire del Ministero ricorrente nell’ambito del giudizio di cassazione, ai sensi r.g. n. 10091/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 136 c.p.i, avverso la decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimentidell’Ufficio italiano brevetti e marchi. 6. La controricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare: a. L’eccezione di carenza di legittimazione ad agire del Ministero ricorrente è infondata. La Corte condivide e fa proprie le argomentazioni del proprio precedente (Cass. Sez. 1, sentenza n. 22307 del 25 luglio 2023), cui per brevità integralmente si fa in questa sede rinvio, a mente del quale “in materia di proprietà industriale, le sentenze della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] e Brevetti sono impugnabili dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (già dello S viluppo Economico), il quale, tutelando l'interesse pubblico connesso al controllo della legittimità dei poteri amministrativi esercitati nel procedimento di registrazione, ha interesse a tutelare la correttezza del sindacato della Commissione sulle decisioni di una propria articolazione interna (UIBM).” b. Parimenti infondata è l’eccezione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si basa sulla deduzione secondo cui le azioni per declaratoria di decadenza per non uso, promosse da essa [OSCURATO:PERSONA], nelle more del procedimento di opposizione, dinanzi all’EUIPO, con riferimento ai prodotti della classe 12 dei marchi denominativi comunitari «Ice» e «[OSCURATO:PERSONA]», depositati nel 2012 dalla Ice IP, si sono conclusi con decisione di decadenza, per non uso totale, del 24/8/2018, quanto al marchio «[OSCURATO:PERSONA]» (cui peraltro la Ice IP aveva rinunciato, nel marzo 2018) e per non uso parziale, del 13/9/2018, quanto al marchio «Ice» (che sopravvive, come da comunicazione Euipo del 12/1/2019, nelle sole classi 2,28,35 e 41), con conseguente r.g. n. 10091/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] insussistenza, allo stato, di tali due titoli di Ice IP quali anteriorità invalidanti rispetto al marchio «[OSCURATO:PERSONA]» di [OSCURATO:PERSONA] e carenza di interesse ad agire, ex art.111 cod. p roc . c iv ., da parte del Ministero. Non può dirsi, invero, cessata la materia del contendere poiché non risulta l’adesione del Ministero ricorrente alla prospettazione della controricorrente. 2. Nel merito, i l ricorso lamenta: a. con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cod.proc . c iv ., degli artt. 12, 13, 15, 20 e 25 d.lgs. 30/2005 per illegittima applicazione della sentenza della Corte di Giustizia 19/6/2012, C-307/10, e conseguente violazione della Direttiva 2008/95/Ce del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovendosi rilevare che la Corte di Giustizia, al punto 61 della citata sentenza, aveva espressamente escluso la portata retroattiva della pronuncia, che i requisiti di chiarezza e precisione imposti dalla Direttiva 2008/95/CE non riguardavano i titolari di un marchio già registrato anteriormente, ma solo i richiedenti di nuovi marchi, cosicché non era richiesta per i marchi già registrati alcuna precisazione, essendo sufficiente la semplice indicazione dell’intestazione della classe 12 per estendere la tutela dei marchi a tutti i prodotti ricompresi nella medesima Classe. b. C on il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 12, 13, 15, 20, 25 e 175 d.lgs. 30/2005, per errata considerazione dei settori merceologici dei prodotti in comparazione, ai fini della valutazione dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, ai sensi dell’art.12, commi 1, lett. e) e d) d.lgs. 30/2005, in quanto il confronto tra i prodotti/servizi doveva basarsi su ciò che è indicato nei rispettivi elenchi dei prodotti/servizi risultanti dall’attestato di registrazione, per il marchio r.g. n. 10091/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anteriore (e, nella specie, l’opponente aveva posto a base dell’opposizione i prodotti della classe 12, il cui titolo è «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», non quelli della classe 14, orologi e la richiedente [OSCURATO:PERSONA] non aveva avanzato richiesta all’Ufficio «di prova dell’uso»), e dalla domanda di registrazione, per il marchio contestato, e quindi non era corretto il riferimento, nel giudizio di comparazione tra i segni, ai prodotti o servizi effettivamente commercializzati con i marchi in conflitto. c. C on il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 12, 13, 15, 20, 25 e 178 d.lgs. 30/2005, per erroneo svolgimento del giudizio di confondibilità tra i marchi in comparazione considerato che, una volta chiarito che i marchi a confronto sono diretti a contraddistinguere prodotti identici, per erroneità della premessa ricostruttiva della Commissione, la parola «ICE», comprensibile anche dal consumatore italiano che abbia una conoscenza minima della lingua inglese, non ha carattere distintivo ridotto, non essendo «evocativa o allusiva della natura o della qualità dei prodotti in conflitto: né dei veicoli in generale, né degli pneumatici in particolare» [e il termine «ghiaccio» è comunque concettualmente distante dal prodotto «orologi», stante l’irragionevolezza di un accostamento «tra il ghiaccio (o il freddo) e uno strumento di misurazione del tempo, come l’orologio»], con conseguente somiglianza tra i segni secondo una corretta ricostruzione del carattere distintivo del marchio anteriore. La sentenza impugnata è fondata su due distinte rationes decidendi: l’esito del giudizio di comparazione tra i prodotti (oggetto di censura a opera dei primi due motivi di ricorso ) e l’esito di quello sulla confondibilità dei segni distintivi (oggetto del terzo motivo di censura). Da tanto deriva che la non accoglibilità di una delle censure r.g. n. 10091/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inerentia una ragione della decisione comporta il rigetto del ricorso, a prescindere dalla valutazione delle questioni inerenti all’ altra autonomaragione di decisione . Ciò accade nel caso di specie, appunto, laddove il terzo motivo, che contestala valutazione in concreto d ella debolezza d el marchio e, più in generale, la comparazione in concreto tra i segni, ai fini della valutazione di confondibilità, è inammissibile , atteso che tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione ( ex multis, Cass. 6382/2017, 4405/2006, 13592/1999), nella specie però non articolato dal ricorrente. L’inammissibilitàdel terzo motivo di ricorso comporta, per le dette ragioni, l’assorbimento dei primi due motivi di ricorso e complessivamentela non accoglibilità del ricorso . 3. La soccombenza regola le spese. Essendo soccombente un’amministrazione dello Stato, non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese della presente fase di legitt