Cassazione n. 25454/2023

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22266/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]- rini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaMalcesine, n. 30 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. Ro- meo Giangolini, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaCola di Rienzo, n. 212 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bologna n. 1233/21, depositata il 20 maggio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., titolare del brevetto per modello di utilità n. 260.303, concesso il 1° dicembre 2008 su domanda del 1° giugno 2004, e della frazione italiana del brevetto europeo n. EP 1.602.413, concesso il 13 febbraio 2013 su domanda del 30 maggio 2005, aventi ad oggetto una cabina di verniciatura per autocarrozzerie a riscaldamento elettrico ibrido, convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., produttrice di analoghe cabine di verniciatura denominate «[OSCURATO:PERSONA]», per sentirla dichiarare responsabile della con- traffazione dei predetti brevetti e di atti di concorrenza sleale, con la pronun- cia dell'inibitoria della fabbricazione e della commercializzazione dei prodotti contraffatti, la pubblicazione della sentenza e la condanna della convenutaal risarcimento dei danni. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della nullità dei brevetti, per difetto di novità del trovato. 1.1. Con sentenza dell'8 giugno2018, il Tribunale di Bologna accolse par- zialmente la domanda, dichiarando la validità dei brevetti ed accertandone la contraffazione, ma rigettando le altre domande proposte dall'attrice e la do- manda riconvenzionale proposta dalla convenuta. 2. L'impugnazione proposta dalla Coiro è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Bologna, che con sentenza del 20 maggio 2021 ha rigettato anche l'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non provata la predi- vulgazione del trovato, rilevando l'inidoneità dei documenti prodotti a dimo- strare l'offerta, la vendita o il montaggio di cabine aventi le medesime carat- teristiche di quelle descritte nelle privative in data anteriore a quella di depo- sito della domandadel modello trasfuso nel brevetto europeo: ha osservato infatti che, sebbene il testo delle offerte formulate dalla Metron, titolare delle privative fino al 2011, potesse rendere anticipata la rivendicazione fondamen- tale 1, le deposizioni rese dai testi escussi avevano inficiato la certezza della predivulgazione, non essendo emerso in modo incontrovertibile che la forni- tura effettuata in favore della [OSCURATO:PERSONA] comprendesse inizialmente anche i pannelli montati sulla sommità della cabina, mentre il documento relativo alla fornitura effettuata in favore della [OSCURATO:PERSONA], così come quelli successivi, non recava alcuna specificazione in ordine alle caratteristiche peculiari del trovato. Ha confermato invece la configurabilità di una contraffazione per equivalenti, osservando che il c.t.u. nominato in primo grado aveva ritenuto ininfluente il posizionamento dei pannelli radianti ad alta temperatura sul tetto anziché nella parte alta delle pareti della cabina, in quanto voltoin ogni caso a preservare la sicurezza dell'operatore dal calore eccessivo e l'operati- vità anche in periodi freddi dell'anno, indipendentemente dalla diversa effi- cienza dell'irradiazione sul veicolo o su parti di esso. Quanto poi all'efficacia dei titoli di privativa, la Corte ha escluso la possi- bilità di attribuire autorità di giudicato alla sentenza n. 1352/16, emessa il 20 maggio 2016 dal Tribunale di Bologna, che ne aveva accertato la scadenza, rilevando che tale pronuncia non aveva fatto seguito alla proposizione di una vera e propria domanda nei confronti della Coiro, ed osservando comunque che la frazione italiana del brevetto europeo aveva efficacia di per sé in quanto tale, e non solo quale precedente modello di utilità, non essendo emerso che la stessa costituisse un mero escamotageper prolungare la du- rata della privativa, e possedendo essa i requisiti dell'invenzione anche per il diritto interno. Ha inoltre confermato il rigetto delle domande di pronuncia dell'inibitoria, pubblicazione della sentenza e condanna al pagamento della penale, rite- nendo eccessive tali misure, in considerazione del tempo trascorso e della mancata dimostrazione da parte della Coiro della continuazione delle condotte di contraffazione. Pur ritenendo, infine, dimostrata la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di danno, ha ribadito l'infondatezza della domanda di risarcimento, osservando che il danno non può mai essere considerato in re ipsa, e dando atto della mancata allegazione dei parametri previsti dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, o quanto meno degli elementi neces- sari per una valutazione equitativa, nonché della mancata allegazione e di- mostrazione del nesso di causalità tra la contraffazione e l'utile conseguito dal suo autore, necessaria ai fini della retroversione degli utili. 3. Avverso la predetta sentenza la Coiro ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- canica ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, artico- lato in tre motivi ed anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 124 del d.lgs. n. 30 del 2005 e dell'art.115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di pronuncia dell'inibitoria, distruzione o assegnazione in proprietà e condanna al pagamento della penale. Premesso che l'inibitoria costituisce una conseguenza ex lege dell'accertamento della contraffazione, configurandosi come una misura sanzionatoria complementare rispetto alla tutela risarcitoria, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell'autore, nonché dall'esistenza di un danno attuale o potenziale e dall'eventuale cessazione della condotta illecita, sostieneche la relativa domanda non necessita di spe- cifica illustrazione, ma solo dell'accertamento della contraffazione, osser- vando inoltre che la convenuta non aveva mai allegato né provato di aver cessato la fabbricazione e la commercializzazione delle cabine contraffatte, la cui prosecuzione doveva pertanto ritenersi pacifica. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 e degli artt. 1226 e 2043 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, in quanto non configurabili in re ipsa, senza tener conto della potenziale dannosità della contraffazione, in virtù della quale il titolare della privativa è tenuto soltanto a fornire la prova dell'en- tità del pregiudizio subìto. Premesso che il lucro cessante può essere liquidato in via presuntiva ed anche equitativa, sulla base del mancato profitto del ti- tolare del brevetto, del profitto indebitamente conseguito dal contraffattore o della royalty che il titolare può ragionevolmente pretendere in caso di con- cessione in licenza, lamenta il mancato accoglimento delle istanze di esibi- zione delle scritture contabili, di espletamento di una c.t.u. sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA] e sul numero degli esemplari venduti e di ammissione della prova testimoniale dedotta al riguardo in primo grado. Aggiunge che il danno avrebbe potuto essere liquidato anche mediante la retroversione degli utili, avente proprio la funzione di sopperire alla difficoltà di quantificare i profitti persi dal titolare, indipendentemente dalla prova del danno, e configurabile come una misura deterrente e punitiva, autonoma ed alternativa rispetto al risarcimento del lucro cessante. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denun- cia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 46, comma primo, e 121 del d.lgs. n. 30 del 2005 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la nullità dei brevetti per difetto di no- vità del trovato, senza procedere ad una valutazione complessiva degli ele- menti indiziari risultanti dalla documentazione prodotta, caratterizzati da gra- vità precisione e concordanza, ed in particolare dell'offerta in vendita alla [OSCURATO:PERSONA] di cabine di verniciatura aventi caratteristiche analoghe a quelle brevettate dall'attrice, e delle deposizioni dei testi, che confermavano le pre- dette caratteristiche. 4. Con il secondo motivo, la controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 45, 82 e 84 del d.lgs. n. 30 del 2005, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la frazione italiana del bre- vetto europeo, avente contenuto identico a quello del modello di utilità bre- vettato in Italia. Premesso che il brevetto per invenzione e quello per modello di utilità sono istituti diversi ed alternativi, sostiene che il trovato non poteva ottenere protezione cumulativamente sotto entrambi i profili, ma solo come modello di utilità, il cui termine di durata, scaduto il 1° giugno 2004, non poteva considerarsi prorogato per effetto del riconoscimento del brevetto eu- ropeo. 5. Con il terzo motivo, la controricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 123 del d.lgs. n. 30 del 2005, dell'art. 2909cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato efficacia di giudicato alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 1352/16, che aveva dichiarato scaduti entrambi i titoli di privativa dell'attrice. Premesso che l'efficacia del giudicato si estende agli accertamenti di fatto che costituiscono la premessa logico-giuridica della decisione, indipendentemente da qualsiasi istanza o eccezione di parte, afferma che nella specie non assu- meva alcun rilievo la circostanza che nel predetto giudizio non fosse stata avanzata una vera e propria domanda di accertamento della nullità o della decadenza del brevetto, la cui scadenza aveva fatto venir meno l'interesse dell'attrice alla proposizione della domanda di pronuncia dell'inibitoria. Ag- giunge che, così come la nullità e la decadenza, la scadenza del titolo brevet- tuale produce effetti erga omnes, incidendo sull'esistenza di un diritto asso- luto, la cui estinzione ha portata universale: sostiene quindi che, anche in caso di riconoscimento della validità dei brevetti, l'inibitoria avrebbe dovuto essere concessa ed il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere ricono- sciuto limitatamente al periodo di vigenza del modello. 6. Così riassunte le censure proposte dalle parti, deve procedersi innan- zitutto all'esame del ricorso incidentale,logicamente e giuridicamente priori- tario rispetto a quello del ricorso principale, in quanto avente ad oggetto la validità e l'efficacia dei brevetti di cui è stata accertata la contraffazione. Il primo motivo, con cui la controricorrente insiste sul difetto di novità del trovato, è peraltro inammissibile. In tema di brevetti, questa Corte ha infatti affermato che l'accertamento della contraffazione riposa su un delicato giudizio di valore, riservato al giu- dice del merito, il quale deve darne persuasiva motivazione, con esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti, tenendo presente cheil carattere di novità dell'invenzione richiede che il trovato, per una persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica e non è escluso dal solo fatto che due brevetti sono connotati dalla identità della funzione, ossia permettono di realizzare uno stesso obiettivo industriale, ben potendo lo stesso essere conseguito mediante differenti soluzioni tecni- che(cfr. Cass., Sez. I, 3/02/2006, n. 2435; 9/09/2005, n. 17993). A tale principio si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, ai fini dell'accertamento della validità dei brevetti, ha proceduto ad una approfondita disamina delle risultanze istruttorie, passando in rassegna sia la documentazione prodotta, costituita dalle offerte di vendita formulate dalla precedente titolare delle privative, che le deposizioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, sulla base delle quali è pervenuta alla con- clusione che non era stata fornita la prova dell'avvenuta divulgazione del tro- vato in data anteriore al deposito della domanda del modello poi trasfuso nel brevetto europeo, non essendo stati dimostrati l'offerta, la vendita o il mon- taggio di cabine caratterizzate dall'applicazione di pannelli radianti ad alta temperatura nella parte alta delle pareti.Tale apprezzamento, configurabile comeun giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non può ritenersi validamente censurato dalla controricorrente, la quale, oltre a dedurre il vizio di violazione di legge, si limita ad insistere su una diversa lettura delle dichiarazioni rese dai testi e sulla portata indiziaria degli elementi risultanti dalla documenta- zione prodotta, in tal modo sollecitando un riesame delle risultanze istruttorie, non consentito a questa Corte,alla quale non spetta il compito di rivisitare la valutazione compiuta dalla sentenza impugnata, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui sono rimessi in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e con- cludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle rite- nute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/2013, n. 25608). Nel lamentare, in particolare, la valutazione atomistica degli elementi ac- quisiti, la controricorrente non tiene conto dello scrupoloso confronto com- piuto tra il contenuto delle offerte formulate dalla Metron, così come descritto dal c.t.u. nominato in primo grado, e le caratteristiche delle cabine di cui i testimoni avevano riferito l'avvenuta fornitura ed installazione da parte della medesima impresa, in virtù del quale la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto che le predette cabine (denominate «Hera nor- mali») già recassero l'applicazione dei pannelli radianti (presenti invece nel successivo modello denominato «Hera plus» e riportati nella rivendicazione fondamentale 1 dell'attrice).E' noto d'altronde che, in tema di prova per pre- sunzioni, spettano al giudice di merito non solo la valutazione dell'opportunità di farvi ricorso e l'individuazione dei fatti da porre afondamento del relativo processo, ma anche la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concor- danza degl'indizi, il cui apprezzamento, anch'esso sindacabile esclusivamente per vizio di motivazione, non può essere censurato attraverso la mera pro- spettazione di un convincimento diverso da quello espresso nella sentenza impugnata, occorrendo invece che dalle critiche mosse al ragionamento de- cisorio emerga l'assoluta illogicità e contraddittorietà dei relativi risultati (cfr. Cass., Sez. lav., 5/08/2021,n. 22366; Cass., Sez. II, 26/02/2020, n. 5279; Cass., Sez. III, 11/05/2007, n. 10874). 7. E' invece infondato il secondo motivo, con cui la controricorrente fa valere l'invalidità della frazione italiana del brevetto europeo, in quanto avente contenuto identico al modello di utilità brevettato in Italia. Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la frazione italiana del brevetto europeo fatta valere dall'attrice risultasse valida in quanto tale, e non già quale precedente modello di utilità, con la conseguente applicabilità del termine di durata ventennale previsto dall'art. 63 della Convenzione sul [OSCURATO:PERSONA], in luogo di quello decen- nale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 30 del 2005. E' pur vero, infatti, che, come affermato da questa Corte in epoca ante- riore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 30 del 2005, l'invenzione industriale ed il modello di utilità costituiscono fattispecie normative distinte che non pos- sono coesistere, per cui la qualificazione di un ritrovato come invenzioni in- dustriale esclude che il medesimo possa essere qualificato come modello di utilità e conseguire una duplice, cumulativa protezione brevettuale a titolo congiunto di invenzione e di modello, essendo solo consentito all'interessato di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per invenzione e domanda di brevetto per modello di utilità, allo scopo di ottenere alternativa- mente, attraverso l'esame congiunto delle rispettive condizioni e requisiti, l'una o l'altra brevettazione, nel caso che la prima domanda non sia accolta, o sia accolta solo in parte, nei limiti del mancato accoglimento (cfr. Cass., Sez. I, 15/12/1983, n. 7398). La non cumulabilità delle due tutele, già desu- mibile dall'art. 4 del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, ha trovato d'altronde con- ferma nell'art. 84 del d.lgs. n. 30 cit., il quale, riproducendo la norma previ- gente, consente a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presen- tare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da va- lere soltanto nel caso in cui la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. La CBE prevede peraltro, all'art. 139, par. 3, la possibilità della coesi- stenza dello stesso con il brevetto nazionale, attribuendo però agli Stati con- traenti la facoltà di decidere se ed in quali condizioni le due protezioni possano essere cumulate; tale facoltà è stata esercitata dal legislatore italiano con l'art. 59 del d.lgs. n. 30 del 2005, il quale dispone che, qualora per la mede- sima invenzione siano stati concessi un brevetto europeo e un brevetto ita- liano, quest'ultimo, nella misura in cui tuteli la stessa invenzione, cessa di produrre i suoi effetti: ciò significa per un verso che non è possibile cumulare la protezione assicurata dal brevetto europeo con quella derivante dal bre- vetto italiano, e per altro verso che la prima prevale sulla seconda, assorben- done l'efficacia(con decorrenza dalla data di scadenza del termine per pro- muovere l'opposizione al brevetto europeo o da quella di conclusione del re- lativo procedimento, o da quella di rilascio del brevetto italiano, se poste- riore), la quale, ai sensi del comma secondo dell'art. 59 cit., non è destinata a rivivere neppure nel caso in cui il brevetto europeo venga dichiarato nullo. Le predette disposizioninon distinguono tra il brevetto per invenzione e quello per modello di utilità, il quale tuttavia, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 30, risulta assoggettato alla medesima disciplina, in quanto applicabile: può quindi ritenersi che la titolarità del brevetto per modello di utilità non precluda la richiesta del brevetto europeo, il cui rilascio, tuttavia, comporta la cessa- zione degli effetti di quello italiano, restando gli stessi assorbiti dalla prote- zione assicurata dal brevetto europeo, per tutta la durata di quest'ultimo; in tal senso depone anche l'art. 58 del d.lgs. n. 30, il quale, consentendo di trasformare una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata in domanda nazionale per modello di utilità, purché il relativo oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i mo- delli di utilità, senza precludere a chi sia già titolare di un brevetto nazionale per modello di utilità la presentazione di una domanda di brevetto europeo. 8. E' altresì infondato il terzo motivo, con cui si insiste sul giudicato for- matosi in ordine all'intervenuta scadenza dei titoli di privativa fatti valere dalla attrice. In tema di brevetti per invenzioni industriali, e con riferimento alla disci- plina dettata dal r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, questa Corte ha infatti affer- mato che l'art.79, come sostituito dall'art. 33 del d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, nell'estendere l'efficacia erga omnes a tutte le decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione «dichiarate con sentenze passate in giudicato», sia a seguito di azione promossa dal Pubblico Ministero (com e previsto in prece- denza), sia su domanda della parte privata, ha introdotto una deroga alla regola generale secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ma non ha comportato una modifica della formula che identifica la pronuncia suscettibile di formare il giudicato, da porre in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di esercizio dell'azione, sicché tale efficacia di accertamento pienae generale dev'essere esclusa allorché la que- stione sia stata sollevata dalla parte solo in via di eccezione, dal momento che in tal caso il giudice deve conosceredella stessa soltanto incidenter tan- tum(cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2011, n. 24179). Tale principio è stato succes- sivamente ritenuto applicabile anche in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 123 del d.lgs. n. 30 del 2005,essendo stato affermato, in tema di marchio comunitario, che il giudicato di nullità dello stesso ha efficacia erga omnessoltanto quando la relativa declaratoria sia stata richiesta, in un giu- dizio relativo alla contraffazione, con una domanda principale o riconvenzio- nale, e non anche quando la nullità sia stata dedotta dal convenuto in via di mera eccezione(cfr. Cass., Sez. I, 13/03/2017, n. 6382). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale, rilevato che l'intervenuta scadenza del brevetto fatto valere dall'attrice era stata di- chiarata in un giudizio svoltosi nei confronti di una parte diversa dalla conve- nuta, senza che a tal fine fosse stata proposta una specifica domanda di ac- certamento dell'inefficacia del titolo di privativa, ha ritenuto che, in quanto emessa sulla base di una mera eccezione volta a paralizzare la domanda di contraffazione, la relativa pronuncia avesse carattere incidentale, e non po- tesse quindi spiegare effetto al di fuori del giudizio in cui era stata adottata. 9. Passando all'esame delricorso principale, è inammissibile il primo mo- tivo, concernente il rigetto della domanda di pronuncia dell'inibitoria. E' nota, infatti, la diversità di opinioni che si registra in dottrina relativa- mente alla natura ed ai presupposti dell'inibitoria prevista dall'art. 124 dl d.lgs. n. 30 del 2005, qualificata da parte di alcuni come una pronuncia di semplice accertamento della violazione, la cui adozione postula una mera si- tuazione d'incertezza giuridica e non richiede anche l'esistenza di un danno attuale o potenziale per il titolare del diritto, e da altri, invece, come una sanzione di carattere oggettivo, che prescinde dal dolo o dalla colpa del con- traffattore, ma presuppone l'accertamento del pericolo di reiterazione della condotta illecita. Quest'ultimo orientamento ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza di legittimità, che, nell'individuare i presupposti neces- sari per l'adozione dell'analogo provvedimentoprevisto dall'art. 2599 cod. civ., ne ha ravvisato il carattere essenziale e tipico nell'esigenza di «appre- stare una tutela giurisdizionale preventiva rivolta verso il futuro», affermando che lo stesso «ha per oggetto un'attività, sia pure di tipo negativo, da svol- gersi nel futuro ed è quindi connaturato a tale tipo di pronuncia che essa implichi l'ordine di cessare una attività in atto così come quello di astenersi in futuro dal compiere una certa attività anche se nel frattempo cessata», e concludendo quindi che «non necessariamente richiede che il comportamento illecito sia in atto, potendo esso essere emanato anche al fine di impedire ripetizioni dell'illecito»(cfr. Cass., Sez. I, 13/03/2013, n. 6226; 25/07/1995, n. 8080). La questione ha costituito oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia UE, la quale, in riferimento all'inibitoria prevista dall'art. 98, n. 1, del regolamento CE n. 40/94 per l'ipotesi di contraffazione del marchio comunitario, è pervenuta a conclusioni assai simili, affermando che tale arti- colo «dev'essere interpretato nel senso che il fatto che il rischio che gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario pro- seguano non è evidente o è, in qualche modo, limitato non costituisce di per sé un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti»: pre- messo infatti che «un'interpretazione secondo cui la pronuncia di un divieto di prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario sarebbe subordinata all'esistenza di un rischio evidente o non limitato di reiterazione di tali atti da parte del convenuto, avrebbe la conseguenza che la portata della tutela di tale marchio varierebbe da un giu- dice all'altro, o addirittura da un procedimento all'altro, a seconda della valu- tazione che verrebbe fatta di tale rischio», il Giudice eurounitario ha ritenuto che tali considerazioni «non ostano evidentemente a che un tribunale dei marchi comunitari non pronunci un tale divieto quando constata che la pro- secuzione da parte del convenuto di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione è ormai impossibile». In quest'ottica, pur dovendosi ribadire che la pronuncia dell'inibitoria è subordinata all'accertamento del rischio anche non evidente di una reitera- zione della condotta illecita, deve riconoscersi anche la possibilità per il giu- dice di astenersi dalla stessa, ove, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, la sussistenza ditale rischio possa essere esclusain concreto, per effetto della constatata impossibilità di ulteriori atti di contraffazione: il relativo apprezza- mento costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censu- rabile in sede di legittimità esclusivamente per omesso esame di fatticontro- versie decisivi per il giudizio o per difetto di motivazione, nella specie neppure dedotti. Nel censurare l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la pronuncia dell'inibitoria sarebbe risultata non solo eccessiva ma sostanzial- mente inutile, in considerazione del tempo trascorso e della mancata dimo- strazione della prosecuzione della contraffazione anche a seguito dell'interve- nuta descrizione, la ricorrente si è infatti limitata a denunciare il viziodi vio- lazione di legge, non negando di non avereofferto la prova della reiterazione della condotta illecita, ma facendo valere la mancata contestazione della stessa da parte della convenuta, senza considerare che l'effetto del meccani- smo processuale apprestato dall'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. si risolve soltanto nell'espunzione del fatto dal thema probandum, e non com- porta anche la sottrazione dello stesso al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass., Sez. II, 30/12/2021, n. 42035). 10. E' invece parzialmente fondato il secondo motivo, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la contraffazione del brevetto. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente, ai fini della condanna della convenuta al risarcimento del danno, la mera prova della con- traffazione, pur qualificata come un fatto potenzialmente produttivo di un danno: in tema di brevetti, questa Corte ha infatti affermato che il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in viola- zione della privativa non è in re ipsa,ma, quale conseguenza diversa ed ul- teriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare co- munque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostra- zione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 8/09/2015, n. 17791; 16/01/2013, n. 1000; 18/12/2003, n. 19430). L'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 non introduce d'altronde una disciplina derogatoria rispetto ai principi civilistici operanti in materia di liquidazione del danno, richiamando anzi espressamente gli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., e limitandosi ad individuare, senza pretesa di esaustività, gli elementi di cui il giudice può tenere conto ai fini della liquidazione, quali le conseguenze economiche ne- gativesubìte dal titolare del diritto leso, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del di- ritto dalla violazione.La mancata allegazione di tali elementi, puntualmente rilevata dalla sentenza impugnata, èrimasta in questa sede incontestata, non avendo la ricorrente negato di essersi limitata a richiamare i criteri indicati dalla legge, senza fornire alcuna indicazione in ordine agli aspetti dei quali la Corte territoriale ha evidenziato la carente enunciazione e dimostrazione, ma avendo lamentato l'omesso ricorso ad elementi indiziari ed a criteri equitativi, senza considerare da un lato che, come si è già detto, la valutazione dell'op- portunità di fare ricorso alle presunzioni è rimessa in via esclusiva algiudice di merito, e dall'altro che la liquidazione del danno in via equitativa postula innanzitutto il concreto accertamento dell'esistenza di un pregiudizio risarci- bile, la cui prova è posta a carico del danneggiato (cfr. Cass., Sez. III, 12/04/2023, n.9744; 29/04/2022, n. 13515; Cass., Sez. VI, 22/02/2017, n.4534). La sentenza impugnata non può essere invece condivisa nella parte in cui, pur avendo dato atto dell'adempimento dell'onere di allegazione in rife- rimento alla domanda di retroversione degli utili, ne ha confermato il rigetto, in virtù della mancata dimostrazione del nesso di causalità, affermando che la sussistenza dello stesso può essere accertata in via presuntiva soltanto sulla base di elementi ulteriori rispetto alla contraffazione, idonei ad eviden- ziare un collegamento tra la stessa e l'utile conseguito dal suo autore : la stessa Corte territoriale ha infatti rilevato che la ricorrente aveva sollecitato, a tal fine, l'ammissione di mezzi istruttori, costituiti in particolare dall'esibi- zione delle scritture contabili della controparte e dall'espletamento di una c.t.u., alle quali non può riconoscersicarattere meramente esplorativo, in ri- ferimento alla pronuncia richiesta, costituendo tali strumenti gli unici a dispo- sizione del danneggiato per poter dimostrare i vantaggi economici di cui ha eventualmente beneficiato l'autore della contraffazione, in termini d'incre- mento della produzione, del fatturato e dei ricavi, rispetto a quelli fatti regi- strare in epoca anteriore alla commissione dell'illecito, e ben potendo da tale incremento risalirsi alla sussistenza del nesso eziologico, attraverso un ragio- namento di tipo controfattuale fondato sulla minore produzione e le minori vendite che il medesimo autore avrebbe realizzato, ove non avesse potuto giovarsi dei vantaggi ritraibili dallo sfruttamento dell'altrui opera dell'ingegno. 11. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal parziale accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con il conse- guente rinvio della causa alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legit- timità. P.Q.M. rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie parzialmente il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in rela- zione alle censure accolte, erinvia alla Corte