Cassazione n. 23485/2023

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 20242/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n.108/21 della Corte d’appello di Bologna - sezione specializzata per l’impresa-depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (all’epoca s.r.l.), titolare di una serie di marchi registrati aventi ad oggetto il segno distintivo “Fervi” , conveniva innanzi al Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, la [OSCURATO:SOCIETA]. per accertare che l’utilizzo, da parte di quest’ultima, del marchio “[OSCURATO:SOCIETA]”costituisse violazione dei segni distintivi usati dalla attrice, nonché contraffazione dei marchi nazionali e comunitari dalla stessa registrati, violazione della sua denominazione sociale e atto di concorrenza sleale. L’attrice chiedeva l’inibitoria e la penale di euro 1000,00, il risarcimento dei danni e la restituzione degli utili realizzati dalla convenuta. La società convenuta si costituiva, proponendo altresì domanda riconvenzionale di nullità dei marchi di titolarità dell’attrice, di accertamento di attività concorrenziale sleale e di condanna al risarcimento dei danni e al pagamento di unapenale. Con sentenza del 16.1.18, il Tribunale di Bologna rigettò la domanda di contraffazione dei marchi rilevando al riguardo che: a norma dell’art.20 c.p.i., i rispettivi marchi erano composti da una parte denominativa in carattere stampato e da altra parte grafica, accertando la relativa interferenza, alla luce della sostanziale identità dei prodotti contraddistinti dagli stessi marchi, ricorrendo dunque il rischio di confusione per il pubblico in ragione della somiglianza dei segni e dell’identità dei prodotti; in particolare, d all’istruttoria documentale svolta si evinceva la mancanza di novità dei marchi della [OSCURATO:SOCIETA]. per aver la [OSCURATO:SOCIETA]. fatto preù s o de gli stessi prima della registrazione del 2013, con notorietà generale per prodotti di ferramenta fin dall’epoca antecedente alla domanda di registrazione del marchio del 29.2.2000; per il periodo anteriore al 1990 tale prova era stata desunta dalla produzione di cataloghi la cui data poteva dirsi accertata con riferimento ad epoca precedente alla trasformazione della [OSCURATO:SOCIETA] da s.n.c. in s . a . s . avvenuta il 20.7.86; per il periodo successivo al 1990 erano state prodotte anche le fatture relative alla stampa del catalogo e altra documentazione che dimostrava l’uso del marchio per i prodotti di ferramenta, caratterizzato da notorietà non solo locale, trattandosi di uso omogeneo e costante nel tempo; pertanto, dall’accertamento del preùso derivava l’impossibilità di accertare la contraffazione dei marchi registrati “Fervi”da parte della Fervals.r.l. Il Tribunale accolse altresì la domanda riconvenzionale relativamente a due marchi, ritenendo non operante la convalidazione, esaminando il decorso del quinquennio, diversamente decidendo per gli altri due marchi (su domande del 2000 e 2009) per i quali la convenuta non aveva contestato di averne tollerato l’uso da parte dell’attrice; al riguardo, il Tribunale rilevò che non poteva ritenersi la nullità della registrazione per malafede in mancanza della prova di un abuso volto a pregiudicare le altrui aspettative di tutela, dato che i due marchi erano coesistiti per tutto il periodo antecedente. Inoltre, il Tribunale respinse la domanda riconvenzionale di accertamento della concorrenza sleale confusoria. Con sentenza del 21.1.21, la Corte territoriale ha respinto l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA]e l’incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. , osservando che: la tesi della Fervi, secondo la quale l’appellata non aveva mai utilizzato il segno “[OSCURATO:SOCIETA]”in funzione di marchio prima del 2014- in quanto prima di allora tale segno rappresentava esclusivamente la denominazione sociale della stessa e non contraddistinguevaprodotti o servizi-era infondata, avendo il Tribunale accertato un uso concreto e continuato del segno in funzione di marchio di fatto complesso (“[OSCURATO:SOCIETA]”con tre quadratini in colore nero-verde) a partire dal 1982; al riguardo, la circostanza più significativa era che il catalogo [OSCURATO:SOCIETA] del 1990, epoca di riferimento del preùso rispetto al marchio Fervi, era accompagnata dalla produzione delle fatture relative alla stampa del catalogo indicanti la data del giugno 1990; nella citazione non era contenuto nessun accenno al precedente marchio registrato e lasciato decadere “FER-VI”; non era fondata la doglianza afferente alla non convalidazione dei marchi, in quanto il giudiziodi validità del marchio deve essere effettuato singolarmente, non essendo ipotizzabile l’esistenza di marchi di una stessa famiglia o di serie, peraltro contrastante con la normativa del marchio comunitario; era da confermare la motivazione di primo gradosecondo la quale l’appellante non aveva dimostrato che ciascuno dei marchi dell’asserita famiglia fosse stato usato sul mercato in modo effettivo e costante nel tempo e nelle rispettive configurazioni raffigurate nei vari depositi, considerando altresì che la variazione della ragione sociale da [OSCURATO:SOCIETA]. a Fervi s . r . l . era avvenuta nel 2012, mentre il primo marchio depositato e non rinnovato era “FER-VI”, derivandone che l’appellante non aveva sempre utilizzato il medesimo segno in funzione di marchio; era infondato il motivo concernente il rigetto della riconvenzionale di nullità dei marchi “Fervi”, non essendo emersa la chiara prova della malafede dell’appellante, considerando altresì che l’appellata, anche se aveva utilizzato il segno come marchio di fatto prima del 2000, aveva depositato la propria domanda di registrazione solo nel 2013 in un quadro di pacifica coesistenza dei due marchi protrattasi sino alla notifica della citazione; era altresì infondato il motivo relativo a lla dichiarazione di nullità dei marchi depositati nel 2012, data l’indiscutibile affinità dei prodotti utilizzati dalle parti in causa operanti nello stesso settore merceologico, e considerando che il significato attuale di “ferramenta” non è limitato ai piccoli utensili, ma riguarda anche gli attrezzi meccanici, elettrici e di precisione, frutto dell’innovazione tecnologica del settore; non era stata contestata l’affermazione nella sentenza impugnata per la quale, dopo il confronto tra i due marchi, sussisteva il rischio di confusione in ragione della somiglianza dei segni e dell’identità dei prodotti; non era stata provata l’illecita concorrenza sleale. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in c assazione con cinque motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.p.i., per non aver la Corte d’appelloconsiderato che la convalidazione di un marchio debba ritenersi estesa ad altri successivi marchi di titolarità dello stesso soggetto aventi il medesimo segno distintivo e per i quali non sia decorso il quinquennio di legge. In particolare, la ricorrente si duole della mancata convalidazione dei due marchi registrati nel 2012, dichiarati nulli, poiché aventi il medesimo segno distintivo dei due marchi convalidati del 2000 e 2009, anche se in una forma che si differenzia per taluni elementi grafici non alteranti però tale carattere distintivo, evidenziandosi al riguardo che in tutti i marchi “Fervi” la componente denominativa è prevalente, giacché le parti figurative non presentano carattere distintivo idoneo a prevalere sula parte denominativa. Pertanto, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata, avendo esclusola possibilità di marchi appartenenti alla stessa famiglia, abbia precluso il diritto di estendere la privativa su un segno distintivo ad eventuali varianti dello stesso segno aventi differenze secondarie; tale doglianza avrebbe conferma nella disciplina della decadenza di cui all’art. 24, c.2. c.p.i. secondo il cui disposto “ sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo (in modo analogo è richiamato l’art. 18, c.1, lett. a, del Reg. sul marchio comunitario che considera come uso l’utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato”. La ricorrente assume altresì che la declinazione grafica di un marchio è elemento dinamico, ed è dunque prassi frequente che marchi utilizzati per lungo tempo possano subire modifiche irrilevanti dal punto di vista distintivo. Il secondo motivo denunziaviolazione e falsa applicazione dell’art. 12, c.1, c.p.i. per non aver la Corte d’appello considerato che il segno che sarebbe stato utilizzato in via di fatto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse comunque acquisire una notorietà non solo locale successivamente al momento del deposito di un marchio d’impresa interferente da parte della ricorrente. Al riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA]. si duole che la Corte territorialenon abbia considerato, a tal fine, l’acquisizione di notorietà anteriormente al 27.7.90, data di registrazionedel marchio “Fervi” nel 2000, poiché sarebbe irrilevante che tale marchio sia stato lasciato decadere dato che prima del suo mancato rinnovo erano stati depositati e registrati ulteriori marchi “Fervi”, il che comportava che la ricorrente era titolare di una catena cronologicamente ininterrotta di diritti sul segno “Fervi” a partire appunto dal 27.7.90, con la conseguenza che da tale data sarebbe stato impossibile per qualunque terzo acquisire diritti nascenti dall’uso con notorietà su segnouguale o simile al segno “Fervi”. Il terzo motivo deduce omesso esame di fatto essenziale, per non aver la Corte d’appellovalutato l’effettiva acquisizione di notorietà generale del segno che sarebbe stato utilizzato in via di fatto dalla Fervals.r.l. prima del 1990, ovvero motivazione apparente su tale questione. In particolare, la ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado non abbia esaminato il fatto relativo alla pretesa pubblicazione di alcuni cataloghi degli anni 1978, 1980 e 1982 da parte della [OSCURATO:SOCIETA] prima del 1990 al fine di accertare l’acquisizione di notorietà non meramente locale del segno “[OSCURATO:SOCIETA]”. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c.1, lett. b, e dell’art. 27, c . p . i ., per non aver la Corte d’appello considerato sussistere l’affinità merceologica fra i prodotti per i quali è stato ritenuto il preùso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e tutti i prodotti di cui alle registrazioni della stessa societàrientranti nelle classi 6,7,9,11 rispetto ai quali erastata dichiarata la nullità dei marchi del 2012. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte territorialesia incorsa in errore di diritto nell’affermare la nullità del marchio in ordine ad una macrocategoria di prodotti di ferramenta, anziché distinguere tra diverse tipologie di prodotti di tipo meccanico. Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto essenziale riguardo alla valutazione di affinità fra prodotti rivendicati nelle registrazioni del 2012 ed i prodotti di ferramenta per i quali si sarebbe verificata la notorietà non solo locale per preùso di fatto, ovvero motivazione apparente fondata su affermazioni tautologiche sulle suddette affinità. Il primo motivo èinammissibile. La Corte d’appello, confermando la statuizione del Tribunale, ha ritenuto che: “il giudizio di validità del marchio deve essere effettuato singolarmente, non essendo ipotizzabile l’esistenza di marchi di una stessa famiglia o di serie, peraltro contrastante con la normativa del marchio comunitario; era da confermare la motivazione di primo grado secondo la quale l’appellante non aveva dimostrato che ciascuno dei marchi dell’asserita famiglia fosse stato usato sul mercato in modo effettivo e costante nel tempo e nelle rispettive configurazioni raffigurate nei vari depositi, considerando altresì che la variazione della ragione sociale da [OSCURATO:SOCIETA]. aFervi s.r. l . era avvenuto nel 2012, mentre il primo marchio depositato e non rinnovato era “Fervi”, derivandone che l’appellante non aveva sempre utilizzato il medesimo segno in funzione di marchio”. Ora, va premesso che l a doglianza riguarda l’accoglimento della domanda riconvenzionale circa la nullità dei due marchi registrati nel 2012. Invero,la tesi della ricorrente circa il diritto di estendere la privativa all’uso deimarchi aventi delle varianti rispett o a quelli registrati non è plausibilenel senso che, escluso che il marchio con marginali varianti siadi fatto assimilabile a quello registrato, nella specie viene in rilievo un marchio differente ; la relativa argomentaz ione della ricorrente tende al riesame dell’accertamento di fatto effettuato dalla Corte d’appello sulla novità dei marchi registrati dalla ricorrente nel 2012. Né il riferimento alle norme sulla decadenza del marchio persuade appunto perché l’accertamento ha riguardato una diversa fattispecie, cioè l’insussistenza dei presupposti della convalidazione. Secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. La Corte d’appello ha ritenuto che:” la tesi della Fervi secondo la quale l’appellata non aveva mai utilizzato il segno [OSCURATO:SOCIETA] in funzione di marchio prima del 2014-in quanto prima di allora tale segno rappresentava esclusivamente la denominazione sociale della stessa e non per contraddistinguere prodotti o servizi-era infondata, avendo il Tribunale accertato un uso concreto e continuato del segno in funzione di marchio di fatto complesso ([OSCURATO:SOCIETA] con tre quadratini in colore nero-verde) a partire dal 1982; al riguardo, la circostanza più significativa era che il catalogo “[OSCURATO:SOCIETA]”del 1990, epoca di riferimento del preùso rispetto al marchio “Fervi”, era accompagnata dalla produzione delle fatture relative alla stampa del catalogo indicanti la data del giugno 1990; nella citazione non era contenuto nessun accenno al precedente marchio registrato e lasciato decadere “Fervi”. Ora,anche per tali doglianze il giudice di secondo grado ha accertato che ladomanda di contraffazione del marchio “Fervi” non era fondata essendo emerso il preùso di tale marchio da parte della [OSCURATO:SOCIETA] . Al riguardo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe esaminato i documenti anteriori al 27.7.90, verifica che , a suo dire, invece avrebbe consentito di appurare l’acquisita notorietà del marchio “Fervi”e dunque la contraffazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, va osservato che n on persuade la doglianza secondo la quale “..era irrilevante che tale marchio sia stato lasciato decadere dato che prima del suo mancato rinnovo erano stati depositati e registrati ulteriori marchi Fervi, il che comportava che la ricorrente era titolare di una catena cronologicamente ininterrotta di diritti sul segno Fervia part ire appunto dal 27.7.90, con la conseguenza che da tale data sarebbe stato impossibile per qualunque terzo acquisire diritti nascenti dall’uso con notorietà su segno uguale o simile al segno FER- VI”. Anzitutto, la società ricorr ente non espone quando e co me avrebbe esposto i suddetti fatti oggetto di causa, per cuii motivi in esame non sono rispettosi del principio di autosufficienza e, comunque, sono inammissibili perchè diretti al riesame dei fatti alla luce della motivazione del provvedimento impugnatoche ha rimarcato il fatto che la ricorrente non aveva introdotto in causa la questione del marchio lasciato decadere.Quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di valutare la questione de ll’affinità merceologica dei prodotti afferenti ai marchi in questione, così motivando: “..dichiarazione di nullità dei marchi depositati nel 2012, data l’indiscutibile affinità dei prodotti utilizzati dalle parti in causa operanti nello stesso settore merceologico, e considerando che il significato attuale di “ferramenta” non è limitato ai piccoli utensili, ma riguarda anche gli attrezzi meccanici, elettrici e di precisione, frutto dell’innovazione tecnologica del settore; non era stata contestata l’affermazione nella sentenza impugnata per la quale, dopo il confronto tra i due marchi, sussisteva il rischio di confusione in ragione della somiglianza dei segni e dell’identità dei prodotti”. Ora, la ricorrente concorda su quanto affermato dai giudici di secondo grado circa il fatto che il termine “ferramenta” comprenda varie tipologie di prodotti, ma ne deduce che proprio per questo essi avrebbero errato nel non tener conto che tale differenza avre bbe dovuto indurre a ritenere diverso l’ambito di protezione dei marchi. Tuttavia, anche in questo caso può affermarsi che la ricorrente non abbiarispettato il principio di autosufficienza che avrebbe imposto la chiara ed analitica esposizione della tipologia deiprodotti relativi agli stessi marchi, omissione che no n consente al collegio di vagliare la rilevanza dell’invocata differenziazione merceologica sottesa al sostantivo “ferramenta”. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della