Cassazione n. 21738/2023

23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15222 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è dom i ciliata, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Fourcrea soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentatee difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrentie ricorrenti incidental i avverso la sentenza n. 3025/2020 depositatail24 novembre 2020 del la Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 15222/2021 camera di consiglio23.5.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale d i Bologna ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., titolare di alcuni marchi nazionali e di un marchio comunitario per prodotti delle classi 25 (abbigliamento) e 18 (cuoio e sue imitazioni) composti dalle parole «Valentino» e «[OSCURATO:PERSONA]». Tali domande erano dirette:all'accertamento della nullità di due marchi nazionali registrati dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] recanti la parola «[OSCURATO:SOCIETA]» per prodotti della classe 18 e, in particolare, per borse di cuoio e da viaggio in pelle; all'accertamento che l'adozione e l'uso, da parte della detta società, del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» , quale marchio e ditta o denominazione sociale,costituivano non solo contraffazione dei marchi della ricorrente,ma anche atti di concorrenza sleale ex art. 2598 , nn. 1 e 2, c.c.; alla pronuncia di inibitoriaquanto all ’ulteriore compimento di atti che integrasserogli illeciti lamentati ; alla statuizione consistente nell'ordine, a lla società [OSCURATO:SOCIETA]., di modificare la propria denominazionesociale; alla pronuncia a vent e ad oggetto la rimozione del nome a dominio www.valentinabag.it di cui era titolare altra convenuta,Fourcrea soc. coop. a r.l. ; a lla condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle condotte illecite denunciate. La vicenda controversa ruotava intorno alla commercializzazione di alcune borse contraddistinte col marchio «[OSCURATO:SOCIETA]», pubblicizzate anche attraverso il sito www.valentinabag.it: marchio che risultava essere stato oggetto di due distinte r egistrazion i; la società [OSCURATO:PERSONA], titolare dei marchi anteriori «Valentino», aveva lamentato che le registrazioni in questionefossero nulle e che lo sfruttamento dei marchi «[OSCURATO:SOCIETA]»integrasse contraffazione dei propri marchi e illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.; si era pure doluta della registrazione del nome a dominio www.valentinabag.it e del l’adozione dell a ragione sociale [OSCURATO:SOCIETA] da parte della convenuta così denominata. La sentenza del Tribunale emiliano è stata appellata d a [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito al gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e Fourcrea, Sez. I–RG 15222/2021 camera di consiglio23.5.2023 riproponendo l’ eccezion e , già sollevata in primo grado, di convalidazione dei segni «[OSCURATO:SOCIETA]». La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 novembre 2020, ha respinto il gravame. Ricorre per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorsole società vittoriose in appello, le quali hanno svolto una impugnazione incidentale su di un unico motivoe hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 12 , lett. e), 20 , lett. c) , e 25 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005),9.2, lett. c) , r eg. UE n. 2017/1001, già art. 9.1,lett. c), r eg. CE n. 207/09 . Lamenta, in sintesi, che , secondo la Corte di appello, ai fini del riconoscimento della tutela approntata per i marchi rinomati, essa istante avrebbe dovuto dimostrare, tra l’altro, l’esistenza di un indebitovantaggio per l’usurpatore e la sussistenza di un pregiudizio in capo al titolare del marchio rinomato anterio re : mostrando così di ritenere che i presupposti dell’indebito vantaggio e del pregiudizio di cui agliartt. 12, lett. e), e 20, lett. c), c.p.i. e 9.2 del reg. UEn. 2017/1001 debbano sussistere non già alternativamente, ma cumulativamente; questo convincimento , ad avviso d ella stessa ricorrente, si po rrebbe in aperto contrasto con la lettera di queste norme, ove i riferimenti all’indebito vantaggio e al pregiudizio sono significativamente legati dalla disgiuntiva « o », non dall a congiuntiva «e».Si deduce che l’ affermazione rifletterebbe una errata concezione della rinomanza del marchio, avendo la Corte distrettuale rilevato che «la rinomanza dipende da un complesso di elementi rilevanti e cumulativi, tra i quali la quota di mercato dei prodotti contrassegnati dal marchio, l’ambito geografico, l’intensità e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti promo - pubblicitari sostenuti dall’impresa titolare»; è osservato, in proposito, essere privo di Sez. I–RG 15222/2021 camera di consiglio23.5.2023 fondamento l’assunto per cui la detenzione di una certa quota di mercato costituirebbe presupposto al cui ricorrere èindefettibilmente subordinato il riconoscimento della tutela riservata ai marchi rinomati. Il secondo mezzo del ricorso principale oppone ― ancora ― la violazione ofalsa applicazione degli artt. 12 , lett. e), 20 , lett. c) , e 25 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005),9.2, lett. c) , r eg. UE n. 2017/1001, già art. 9.1,lett. c), r eg. CE n. 207/09 . Si rimprovera alla Corte di appello di aver apprezzato la notorietà delmarchio «[OSCURATO:PERSONA]» all’attualità, laddove, invece, per determinare la portata dellatutela di un marchio deve prendersi in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, il cui usolede l’altrui marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione. Si rileva, in proposito, che il primo dei marchi di controparte era stato depositato nel 1999 e che a tale anno doveva farsi dunque risalire lo sfruttamento dei segni in contestazione. Il terzo motivo di ricors o del la società [OSCURATO:PERSONA] r e ca la stessa titolazione dei primi due: violazione o falsa applicazione degli artt. 12, lett. e), 20,lett. c) , e 25 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005), 9.2 , lett. c),reg. UE n. 2017/1001, già art. 9.1, lett. c) , r eg. CE n. 207/09 . Si censura la sentenza impugnata per aver la Corte di appello «concentrato il suo accertamento della rinomanza del marchio ‘Valentino’ sullo specifico settore delle borse, senza attribuire al riguardo rilievo alla rinomanza dellostesso nel settore delle calzature: prodotti per i quali pure il marchio ‘Valentino’è stato registrato e fatto valere dalla ricorrente, sia in punto di nullità sia in punto di contraffazione». Si rileva, in proposito, che la tutela del marchio rinomato non presuppone l’accertamento della rinomanza per tutti i prodottio servizi per i quali esso sia fatto valere : quel che conta ― si deduce ― è che il marchio in questione sia appunto rinomato per almeno un prodottoo servizio oggetto di registrazione . I tre motivi, che hanno riguardo al tema della notorietà del Sez. I–RG 15222/2021 camera di consiglio23.5.2023 marchio «Valentino», negata dalla Corte di appello, possono essere esaminati congiuntamente. E’fondato il secondo mezzo, con assorbimento degli altri due. La Corte di merito ha osservato che se non poteva negarsi la grande notorietà del marchio [OSCURATO:PERSONA] prima della scomparsa dello stilista, nel 1991, altrettanto non poteva dirsi «con riferimento all'attualità e al mercato delle borse in pelle; ha precisato che la notorietà andava accertata in concreto, « con una specifica dimostrazione della percezione del marchio da parte degli utenti e della quota di mercato effettivamente detenuta dallo stesso»; vi era prova, ad avvisodel Giudice del gravame, della notorietà nel secolo scorso del marchio in questione, per lo più nel settore delle calzature destinate a un pubblico elegante e molto facoltoso,certamente diverso da quello di riferimento dell'appellata, ma gli acquisiti elementi di giudizio non confermavano che tale notorietà fosse rimasta immutata nel tempo e soprattutto in relazione al mercato delle borse in pelle.Secondo la Corte distrettuale non era decisival'inclusione del nome [OSCURATO:PERSONA] tra i creatori del made in Italy in una mostra allestita a Milano nel 2018 , posto che la stessa si riferiva ai protagonisti della moda dell'ultimo trentennio del secolo scorso. L’odierna ricorrente ha agito in giudizio per sentir dichiarare la nullità dei marchi di [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento della contraffazione posta in essere, ai propri danni, attraverso di essi. Sotto il primo profilo i Giudici del merito dovevano evidentemente v erificare se alla registrazionedei marchi si frapponesse l’impedimento di cui all’art. 12, lett. e): a tal fine l’indagine circa la rinomanza dei segni in questione andavacondotta avendo riguardo all’epoca del deposito del primo dei marchi «Velentina» ( anno 1999 , come è pacifico) , non ad epoca successiva. Simile (ma non esattamente coincidente) conclusione si impone in relazione alla sola domanda relativa all’accertamento dell’illecito contraffattivo. Come insegna la Corte di giustizia, il diritto Sez. I–RG 15222/2021 camera di consiglio23.5.2023 del titolare alla tutela del suo marchio contro le lesioni di quest’ultimo non sarebbe né effettivo né efficace se non permettesse di prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui si è iniziato l’uso del segno che lede il suddetto marchio: quindi, per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, il giudice deve prendere in considerazione la percezionedel pubblico interessato nel momento in cui il segno, il cui uso lede il suddetto marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione(Corte giust. CE 27 aprile 2006, C ‑ 145/05,[OSCURATO:PERSONA]., 17 e 20, pure citata da parte ricorrente). L’erronea individuazione del momento in cui collocare l’accertamento dellarinomanza assume rilievo assorbente rispetto alle altre censure: il Giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo accertamento della detta qualità dei marchi della ricorrente, avendo riguardo al momento in cui venne domandata la registrazione e s i intraprese l’utilizzo dei marchi «[OSCURATO:SOCIETA]» . Naturalmente, ove fosse accertata la rinomanzadei marchi «Valentino» dovr anno consider arsi inibitila registrazione e l’uso de i marchi della controricorrente ― alle condizioni di legge,date rispettivamente dagli artt. 12, lett. e) e 20 , lett. c), c.p.i. ― , quali che siano i prodotti da ess i contrassegnati (godendo, oltretutto, il marchio rinomato di tutela extramerceologica). 2. ― I l quarto motivo del ricorso principale è rubricato come i precedenti; esso denuncia, cioè, la violazione ofalsa applicazione degli artt. 12, comma 1, lett. e), 20, lett. c), e 25 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005), 9.2,lett. c) , r eg. UE n. 2017/1001, già art. 9.1 , lett. c) , r eg. CE n. 207/09. Con esso si rileva, in poche parole, quanto appresso. Imarchi registrati, nazionali e dell’UE, «Valentino» s ono tutti marchi denominativi, onde ― si assume ― «risultano privi di qualsivoglia caratterizzazione grafica e coprono dunque la denominazione in sé, appunto, in ogni possibile declinazione figurativa » ; ci si duole che la Corte di appello abbia preso in considerazione i se gni distintivi Sez. I–RG 15222/2021 camera di consiglio23.5.2023 concretamente usati dalla società attrice, valorizzandone le caratteristiche grafiche: tale criteriodi indagine avrebbe infatti portato il Giudice distrettuale a ricontrare differenze grafiche «semplicemente inconcepibili sul piano logico». Assume inoltre la ricorrente principale che la Corte territoriale avrebbe mancato di verificare, in via preliminare, se i marchi «Valentino» fossero forti o de boli : accertamento, questo, da considerarsi preliminare e fondamentale in qualsivoglia giudizio diconfondibilità, posto che il marchio forte gode di unasua sfera di tutela più ampia . [OSCURATO:PERSONA] rileva, infine, che , essendo titolare un marchio dell’Unione Europea, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se il pericolo di confusione sussistesse anche in altri paesi dell’Unione: «dunque sulla base della percezione di consumatori che non parlano lanostra lingua e che perciò non sono in grado in grado di cogliere la distinzione tra nome maschile e nome femminile enfatizzata dalla Corte di appello». Il motivo è anzitutto ammissibile. Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100; cfr. pure: Cass.17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790), Nel caso in esame il mezzo di censura soddisfa tale condizione. Il motivo deve poi ritenersi fondato avendo riguardo al criterio adottato nel raffronto tra i marchi in conflitto. Come accennato, la Corte di appello ha individuato differenze grafiche tra i due marchi della controricorrente , nei quali concorrono Sez. I–RG 15222/2021 camera di consiglio23.5.2023 una componentedenominativa e una componente figura tiva, e i marchi della ricorrente. Che questi ultimi siano denominativi è implicitamente riconosciuto dalla Corte di appello che, a pag. 15,conferisce rilievo alla declinazione grafica deisegni denominativi in quanto tali. Ciò detto, è senz’altro vero che il giudizio quanto al rischio confusoriodeterminato dalla somiglianza dei marchi , siccome impiegati per prodotti o servizi identici o affini, può riguardare segni che presentino una differente caratterizzazione (per essere l’uno denominativo e l’altro al contempo denominativo e figurativo: per una ipotesi siffatta cfr. ad es. Cass. 18 giugno 2018, n. 15927 ) . E’ altrettanto vero, però, che , ove si tratti di accertare la nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b), o l’uso illecitodel segno che sia simile ad altro marchio precedentemente registrato , a norma dell’art. 20 comma 1, lett. b),occorre guardare a tale titolo di privativa, e cioè al segno oggetto di deposito e registrazione,non al modo con cui essovenga utilizzato dall’avente diritto ( sull’irrilevanza delle modalità concrete di applicazione dei marchi denominativi ai prodotti, dovendo la valutazione quanto all’impedimento alla registrazione del marchio effettuarsi sulla base dei segniquali registrati o richiesti: Trib. UE 29 febbraio 2012, T ‑ 525/10, [OSCURATO:PERSONA] , 37 ; Trib. UE 9 giugno 2010, T ‑ 138/09, [OSCURATO:PERSONA],50). In tal senso, l’accertamento della Corte di appello che ha proceduto al raffronto tra i marchi della controricorrente e alcuni segni di [OSCURATO:PERSONA] che, per essere connotati da elementi estranei alla matrice denominativadei marchi registrati, non potevano identificarsi in questi ultimi, appare viziato. Restano assorbite le altre censure sollevatecol motivo in esame. 3. ― Il quinto motivo del ricorso principale prospetta la violazione o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., e cioè l’omessa pronuncia sulla domanda basata sull’art. 22 c.p.i.. Ci si duole che la Corte di appello non abbia statuito sulledomandedirette, rispettivamente, alla modifica Sez. I–RG 15222/2021 camera di consiglio23.5.2023 della denominazione sociale [OSCURATO:SOCIETA]. e alla revoca del nome a dominio www.valentinabag.it, la cui adozione e il cui uso era no stat e prospettate con l’atto di citazionedi primo grado. Col sesto mezzo, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e cioè per l’omessa pronuncia sulla domanda di concorrenza sleale di cui all’art.2598, nn. 1 e 2 c.c.. Lamenta la ricorrente che la Corte di merito abbia ritenuto assorbita la questione relativa alla sussistenza di una concorrenza sleale « dipendente » a fronte del rilevato difetto di un rischio di confusione in relazione ai marchi: osserva che non aveva affatto qualificato gli illeciti di concorrenzasleale come « dipendenti » , avendo al contrario va lorizzato la piena autonomia di questi illeciti, rilevando fra l’altro espressamente,in particolare per quanto riguarda l’illecito ai sensi dell’art.2598 c.c. n. 2), la circostanza che esso non è subordinato al riscontro di una confondibilità. Entrambi i mezzi sono da considerarsi assorbiti. Lo scrutinio del quintoè condizionato da un accertamento quanto alla natura contraffattiva dell’adozione di un nome a dominio che presenta chiare assonanze coi marchi « [OSCURATO:SOCIETA]» e non può non dipendere dall’esito dell’indagine che dovrà compiere il Giudice del rinvio quanto alla novitàdi questo. Il sesto si riferisce a questione che, secondo quanto esposto nel ricorso, èstatadeclinata, in sede di merito, avendo riguardo, anzitutto, alla confondibilitàdei segni: per modo che esso resta pure legato all’ulteriore attività processuale da compiersi. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 28 c.p.i.. Ci si duole, in sintesi, che la Corte distrettuale nonabbia pronunciato sulla questione relativa alla convalidazione del marchio. Il motivo, vertente sulla asserita illegittimità della statuizione con cui la Corte di appello ha dichiarato assorbita la questione posta dalla ricorrente per incidente, resta a sua volta assorbito.La questione, come Sez. I–RG 15222/2021 camera di consiglio23.5.2023 quelle di cui alle censure del ricorso principale che sono state dichiarate assorbite, potrà essere naturalmente riproposta alla Corte di appello in sededi rinvio. 4. ― In conclusione, va nno accolt i il secondo e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale; gli altri motivi del detto ricorso e il ricorso incidentale restano assorbiti. 5. ― La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, che deciderà in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte del rinvio dovrà fare applicazione deiseguenti principi di diritto: «Ai fini dell’accertamento della nullità di un marchio che si assuma simile ad altro che sia dotato di rinomanzaex art. 12, comma 1, lett. e), c.p.i. , occorre prendere in esame la rinomanza di quest’ultimo al momento del deposito del primo, mentre ai fini del giudizio di contraffazione tra segniex art. 20, comma 1, lett. c), deve guardarsi alla sua rinomanza nel momento in cui il marchio registrato per secondo ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione; «Ai fini dell’accertamento della nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i. e dell’accertamento del l’uso vietato del segno che si assuma simile ad altro marchio denominativo precedentemente registrato, a norma dell’art. 20 comma 1, lett. b), c.p.i.,non rilevano le modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione, dovendosi piuttosto guardare acome il detto segno sia stato depositato e registrato » . P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e, nei sensi di cui in motivazione, il quarto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sente