Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:661
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’8 novembre 2007
1
(
1
)
Causa C‑304/06 P
[OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’Armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti assoluti alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 – Esame d’ufficio dei fatti – Art. 74, n. 1 del regolamento (CE) n. 40/94 – Portata dell’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] di esaminare d’ufficio i fatti»
I –
Introduzione
1.
Il presente ricorso, proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2006, causa
T‑439/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
2
), solleva, da un lato, il problema della portata dell’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]) di esaminare d’ufficio i fatti nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario
e, dall’altro, quello della portata e delle conseguenze della sovrapposizione tra le lettere b) e c) dell’art. 7, n. 1, del
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento») (
3
).
II –
Ambito giuridico
2.
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento:
«(1) Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità,
la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; (…)».
3.
L’art. 7, n. 2, del regolamento precisa che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto
per una parte della Comunità».
4.
L’art. 73 del regolamento prevede che «[l]e decisioni dell’[[OSCURATO:PERSONA]] sono motivate».
5.
L’art. 74, n. 1, del regolamento indica che «[n]el corso della procedura l’[[OSCURATO:PERSONA]] procede d’ufficio all’esame dei fatti; (…)».
III –
Antefatti del ricorso d’impugnazione
6.
Il 30 aprile 2002, la [OSCURATO:PERSONA]‑Hamburg AG, divenuta in seguito [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «ricorrente»),
ha chiesto la registrazione del marchio comunitario «[OSCURATO:PERSONA]» quale marchio comunitario per i servizi di seguito indicati,
appartenenti alla classe 36 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti
e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato: «affari finanziari, affari monetari, affari
immobiliari, servizi finanziari, finanziamenti, analisi finanziarie, investimenti, assicurazioni».
7.
Con decisione 30 agosto 2002, l’esaminatrice ha respinto la domanda in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2,
del regolamento.
8.
Il 30 settembre 2002 la ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione.
9.
Con decisione 6 agosto 2004, la quarta commissione di ricorso ha accolto il ricorso per quanto riguardava i servizi «analisi
finanziarie, investimenti, assicurazioni». Il ricorso è invece stato respinto per quanto riguardava gli altri servizi della
classe 36, cioè «affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari, servizi finanziari, finanziamenti». In sostanza,
la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] fosse descrittivo di questi ultimi servizi ai sensi
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, aggiungendo che ciò valeva, in ogni caso, nei paesi di lingua tedesca e, in
applicazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento, bastava per giustificare un diniego di protezione. Essa ha inoltre considerato
che gli elementi «euro» e «hypo» comportavano un’indicazione direttamente comprensibile delle caratteristiche dei cinque servizi
suddetti e che la combinazione dei due elementi in una sola parola non rendeva il marchio meno descrittivo.
10.
Il 5 novembre 2004, la ricorrente ha presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento
di tale decisione e, a sostegno di tale ricorso, ha invocato due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione del principio
dell’esame d’ufficio di cui all’art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento e alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b),
del medesimo regolamento.
11.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso.
12.
Sul primo motivo, il Tribunale ha ritenuto sufficiente che, per prendere la propria decisione, la commissione di ricorso avesse
applicato il criterio del carattere descrittivo, come interpretato dalla giurisprudenza, senza doversi giustificare mediante
la produzione di elementi di prova (punto 19). Secondo il Tribunale, la decisione della commissione di ricorso, la quale –
avendo raggiunto un sufficiente grado di convinzione sul carattere descrittivo degli elementi «euro» e «hypo» e del termine
«eurohypo» per concludere che la registrazione doveva essere rifiutata – ha scelto di non effettuare ricerche supplementari,
non è in contrasto con l’art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento (punto 20).
13.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha innanzitutto fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata secondo cui un marchio
denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c),
del regolamento è per ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi
ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (punto 44). Il Tribunale ha altresì constatato che a giusto
titolo la commissione di ricorso aveva rilevato che il pubblico interessato percepiva l’elemento «EURO», nel settore finanziario,
come la moneta avente corso legale all’interno dell’Unione europea e come descrittivo di tale spazio monetario (punto 51);
che, inoltre, la commissione di ricorso aveva considerato legittimamente che, nell’ambito dei servizi finanziari, l’elemento
«HYPO» era inteso dal consumatore medio come abbreviazione del termine «ipoteca» (punto 52); che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]
è una combinazione di due elementi descrittivi che non crea un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla
semplice unione degli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi (punto 55); che la soluzione
elaborata nella sentenza BABY‑DRY [sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T‑163/98, [OSCURATO:PERSONA] & Gamble/[OSCURATO:PERSONA] (BABY‑DRY)
(Racc. pag. II‑2383)] non può essere trasposta al segno [OSCURATO:PERSONA] (punto 56).
14.
Nel presente ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare tale sentenza e annullare la decisione della
quarta commissione di ricorso. La ricorrente chiede altresì che l’[OSCURATO:PERSONA] sia condannato alle spese.
15.
L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.
IV –
Osservazioni sottoposte alla Corte
16.
La ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, deduce due motivi relativi alla violazione, rispettivamente, dell’art. 74,
n. 1, prima frase, e dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.
A –
Sul primo motivo
17.
La ricorrente sostiene che l’art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento impone di effettuare analisi approfondite per stabilire
con certezza se sussistono impedimenti alla registrazione. A suo avviso, né la sentenza, né le decisioni del convenuto che
la precedono contengono constatazioni di fatti sul preteso carattere descrittivo del segno [OSCURATO:PERSONA] considerato nel suo insieme.
Il convenuto avrebbe unicamente invocato risultati di ricerche riferiti a usi eventualmente descrittivi degli elementi «euro»
e «hypo» e avrebbe semplicemente affermato, senza fornire prove né indicazioni sulla fonte, che il termine nella sua globalità
è descrittivo quanto la somma degli elementi che lo compongono. La ricorrente aggiunge che da taluni documenti emerge che
l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettuato delle ricerche per trovare prove di un eventuale utilizzo in senso descrittivo e che avrebbe «scientemente
occultato» al Tribunale i risultati della ricerca effettuata. L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto snaturato i fatti. La constatazione
del Tribunale relativa al significato asseritamente descrittivo dell’intero termine «eurohypo» si fonderebbe dunque su una
base di fatto alterata e dovrebbe, conseguentemente, essere corretta dalla Corte.
18.
L’[OSCURATO:PERSONA] ammette di essere obbligato a motivare una decisione di rigetto di una domanda di registrazione. Tuttavia, siffatto
obbligo di motivazione non dovrebbe essere confuso con l’onere della prova. Ad avviso dell’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] può esprimersi
sulla questione se un fatto sia o meno appurato. L’[OSCURATO:PERSONA] afferma che dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che esso può
fondare la propria analisi su fatti derivanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione di
prodotti di largo consumo, i quali fatti possono essere conosciuti da chiunque e sono, in particolare, noti ai consumatori
di tali prodotti. In una situazione simile, trattandosi di una concretizzazione dell’obbligo di esporre i fatti che incombe
all’[OSCURATO:PERSONA] e non dell’onere della prova che spetterebbe a quest’ultimo, l’[OSCURATO:PERSONA] stesso non sarebbe obbligato a fornire esempi
di tale esperienza pratica.
19.
L’[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’esame del carattere distintivo si esegue con un’analisi a priori della percezione presunta del consumatore
medio dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal marchio richiesto. Conseguentemente, l’uso descrittivo effettivo di elementi
del segno o del segno stesso considerati nel loro insieme potrebbe senza dubbio far propendere per la constatazione della
mancanza di carattere distintivo, ma mai a favore di una condizione utile per giungere a tale constatazione. Pertanto, se
un elemento di fatto è irrilevante ai fini dell’analisi giuridica, non si può addebitare alla commissione di ricorso di non
averne fatto menzione.
B –
Sul secondo motivo
20.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha analizzato unicamente il carattere descrittivo degli elementi «EURO»
e «HYPO» considerati singolarmente, procedendo solo in via subordinata a un esame dell’impressione complessiva prodotta dal
marchio. La ricorrente stabilisce un confronto tra la presente causa e quella da cui è scaturita la sentenza del Tribunale
2 luglio 2002, causa T‑323/00, SAT.1/[OSCURATO:PERSONA] (SAT.2) (
4
), annullata dalla sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C‑329/02 P, SAT.1/[OSCURATO:PERSONA] (
5
). La ricorrente afferma che nelle due cause il Tribunale ha esaminato l’impressione complessiva prodotta dalla combinazione
delle parole solo in via subordinata e ha negato ogni rilevanza ad aspetti quali l’esistenza di un elemento di fantasia, di
cui sarebbe opportuno tener conto nell’ambito di un esame di tale natura. Questi motivi sarebbero stati decisivi per l’annullamento
da parte della Corte della sentenza T‑323/00 e non potrebbe essere altrimenti per il caso di specie.
21.
La ricorrente stabilisce altresì un parallelo con la sentenza 20 settembre 2001, causa C‑383/99 P, [OSCURATO:PERSONA] & Gamble/[OSCURATO:PERSONA] (
6
). In tale sentenza, la Corte non si sarebbe basata sulla caratteristica inusuale della successione delle parole «BABY‑DRY»
(al posto di DRY‑BABY), bensì sul fatto che tale combinazione di parole costituirebbe una denominazione insolita per i pannolini
per bambini. Lo stesso varrebbe per [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai servizi finanziari respinti. In entrambi i casi, i singoli
elementi dei due marchi sarebbero comprensibili per il pubblico. Inoltre, nella denominazione «BABY‑DRY», i singoli elementi
sarebbero ancor più chiaramente evidenziati dal trattino rispetto a quelli del marchio [OSCURATO:PERSONA]. In quest’ultimo, la fusione
grafica dei due elementi, atta a formare una combinazione di parole particolare, sarebbe assai più accentuata.
22.
L’[OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale, ai punti 54 e seguenti della sentenza impugnata, ha valutato l’impressione complessiva prodotta
dal marchio e ha ritenuto, come la commissione di ricorso, che la combinazione dei due elementi descrittivi non suscita un’impressione
che prevale sulla somma degli elementi. Quanto a sapere se il risultato della valutazione del marchio nel suo insieme è fondato
nel merito, si tratterebbe di una questione che non può più essere verificata in sede di ricorso.
23.
L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, altresì, che il Tribunale ha deciso che la struttura della combinazione di parole non è inconsueta e che
il caso di specie non può, pertanto, essere paragonato al segno «BABY‑DRY».
24.
In secondo luogo, la ricorrente osserva che la sentenza del Tribunale si basa sull’applicazione di un criterio in base al
quale un marchio costituito da elementi descrittivi può essere considerato idoneo alla registrazione se la parola composta
è entrata nel linguaggio corrente e vi ha acquisito un significato proprio. Orbene, tale criterio sarebbe rilevante, ai sensi
dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento per la questione di un possibile imperativo di disponibilità, ma non sarebbe
adeguato a interpretare la lett. b) di tale disposizione per stabilire il carattere distintivo, vale a dire la capacità di
essere percepito dal pubblico come indicante l’origine commerciale. Applicando tale criterio – che sarebbe relativo solamente
all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento – per motivare la decisione di rigetto della registrazione, il Tribunale avrebbe
interpretato erroneamente l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.
25.
La ricorrente aggiunge che il Tribunale avrebbe commesso un errore nell’applicazione di questo criterio affermando, al punto 55
della sentenza, che la ricorrente medesima non aveva dimostrato che la parola composta controversa avesse acquisito un significato
proprio, negandole, per questo motivo, un sufficiente carattere distintivo. Secondo la ricorrente, il segno globale [OSCURATO:PERSONA]
soddisferebbe il criterio relativo al suo significato proprio. Anche ammettendo che i singoli elementi «euro» e «hypo» siano
effettivamente intesi come indicazione descrittiva della moneta europea e dell’ipoteca, il termine «eurohypo» avrebbe più
possibilità di essere inteso dal pubblico tedesco come un’abbreviazione di «[OSCURATO:PERSONA]» («banca ipotecaria
europea») – se non puramente e semplicemente come indicazione della ricorrente quale impresa d’origine – e, dunque, con un
significato prevalente sulla somma della moneta «euro» e della nozione di «ipoteca». Ciò sarebbe peraltro dimostrato dalla
prassi di numerose altre banche la cui ragione sociale comprende l’elemento «hypo», nonché dalla storia della costituzione
della ricorrente, nata da una fusione, segnatamente con la «[OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]» e divenuta
«[OSCURATO:PERSONA]‑Hamburg AG».
26.
Infine, la ricorrente adduce che, mentre l’interesse generale alla base della disposizione contenuta nell’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento rinvia alla necessità di non limitare ingiustificatamente la disponibilità del segno per gli altri operatori
che commercializzano prodotti o servizi come quelli per cui si richiede la registrazione, l’interesse generale di cui all’art. 7,
n. 1, lett. c) del regolamento si fonda in modo determinante sulla necessità che il segno possa essere liberamente utilizzato
da tutti. Pertanto, esaminando incidentalmente l’impedimento alla registrazione di cui alla lett. c) nell’ambito dell’esame
della lett. b), senza distinguere tra i diversi tipi d’interesse generale, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato
l’art. 7, n. 1, lett. b). A tal riguardo, la ricorrente rinvia al punto 36 della sentenza SAT.1/[OSCURATO:PERSONA] (
7
).
27.
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], i campi d’applicazione delle norme contenute nell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento coincidono.
Un segno descrittivo rientrerebbe normalmente, pertanto, nel campo di applicazione di entrambe le norme. È quindi ovvio che
i principi tratti dalla giurisprudenza riguardante l’art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento in merito alla constatazione del
carattere distintivo di una parola composta si applicano, altresì, all’analisi di un termine descrittivo nell’ambito dell’art. 7,
n. 1, lett. b) del regolamento, in quanto il criterio di analisi delle due norme sarebbe la percezione del pubblico interessato.
La ricorrente non dimostrerebbe perché l’interesse generale diverso che soggiace a ciascuna norma dovrebbe comportare una
diversa interpretazione del criterio del termine descrittivo secondo la regola. L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che sapere se il consumatore
percepirà un termine come descrittivo non dipende, giustamente, dall’obiettivo di tutela della norma da applicare. La ricorrente
parrebbe peraltro condividere tale punto di vista, giacché essa vorrebbe trasporre al caso di specie la giurisprudenza della
sentenza «BABY‑DRY» relativa all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.
V –
Analisi
A –
Sul primo motivo
28.
L’[OSCURATO:PERSONA], alla ricorrente che adduce che la commissione di ricorso si è limitata ad affermare, senza tuttavia darne dimostrazione,
che il termine «eurohypo», considerato nella sua interezza, è descrittivo quanto la somma degli elementi «euro» e «hypo»,
controbatte che a tale [OSCURATO:PERSONA] non spetta l’onere della prova, bensì solo un obbligo di motivazione.
29.
Ai sensi dell’art. 74, n. 1, del regolamento, gli esaminatori dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA]
devono procedere all’esame d’ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applica, o
meno, uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all’art. 7 del medesimo regolamento (
8
). Tuttavia, è giocoforza constatare che siffatta disposizione non precisa in che modo l’[OSCURATO:PERSONA] debba procedere a tale esame.
Dalla giurisprudenza del Tribunale emerge, come altresì osservato nella sentenza impugnata con il presente ricorso, al suo
punto 19, che la commissione di ricorso non deve giustificarsi mediante la produzione di elementi di prova (
9
). Dalla giurisprudenza del Tribunale risulta, inoltre, che la commissione di ricorso può basare la propria analisi su fatti
risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, i quali
fatti sono conoscibili da qualsiasi persona e, in particolare, sono noti ai consumatori di tali prodotti (
10
).
30.
Nella fattispecie, come pure rilevato nella sentenza impugnata al punto 20, la commissione di ricorso ha analizzato anche
i possibili significati del termine composto «eurohypo» e non solo, quindi, il significato degli elementi «euro» e «hypo».
In particolare, la commissione di ricorso, al punto 14 della decisione impugnata, spiega che siffatto termine designerà, per
il consumatore tedesco, operazioni finanziarie garantite da garanzie reali e finanziamenti, in particolare nel settore degli
affari immobiliari ma anche in altri ambiti in cui vi è la necessità di garanzie reali (
11
). Al punto 16, la commissione di ricorso spiega che la soluzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Gamble/[OSCURATO:PERSONA] (
12
) non può essere accettata nel caso di specie, poiché tale sentenza ha considerato fondamentale l’ordine inconsueto delle parole
per sostenere che «BABY‑DRY» (al posto di dry baby) non fosse descrittivo con riferimento ai pannolini per bambini; orbene,
tale insolita sequenza (
13
) di parole non sussiste nella fattispecie (
14
).
31.
Il primo motivo addotto dalla ricorrente dev’essere pertanto respinto (
15
).
B –
Sul secondo motivo
32.
La ricorrente addebita innanzitutto al Tribunale di essersi basato sulla supposizione che gli elementi in oggetto, non distintivi
se considerati singolarmente, non possono diventarlo nemmeno se combinati, anziché fondare la propria valutazione sulla percezione
della combinazione nel suo insieme da parte del consumatore medio.
33.
Occorre anzitutto rammentare che solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza
materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall’altro, a valutarli. Pertanto,
fatta salva l’ipotesi dello snaturamento degli elementi presentatigli, la valutazione dei fatti non costituisce un motivo
di diritto da sottoporre, in quanto tale, all’esame della Corte nell’ambito di un’impugnazione (
16
).
34.
Occorre altresì rammentare che, per quanto riguarda un marchio composto di parole, è possibile verificare, in parte, un eventuale
carattere distintivo di ciascuno dei suoi termini o dei suoi elementi presi separatamente, ma il suddetto carattere deve,
comunque, dipendere da un esame dell’insieme che questi formano. Infatti, il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerati
separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere
distintivo (
17
).
35.
Il Tribunale ha anzitutto spiegato, al punto 51 della sentenza impugnata, che a giusto titolo la commissione di ricorso aveva
rilevato che il pubblico interessato percepiva l’elemento «euro», nel settore finanziario, come la moneta avente corso legale
all’interno dell’Unione europea e come descrittivo di tale spazio monetario o, come sostenuto dalla ricorrente, anche come
abbreviazione della parola «Europa». Tale elemento designa quindi, secondo il Tribunale, quantomeno in uno dei suoi significati
potenziali, una caratteristica dei servizi finanziari di cui trattasi. Il Tribunale ha poi esposto, al punto 52 della sentenza
impugnata, che la commissione di ricorso aveva considerato legittimamente che, nell’ambito dei servizi finanziari, l’elemento
«hypo» fosse inteso dal consumatore medio come abbreviazione del termine «ipoteca».
36.
Il Tribunale, al punto 54, ha quindi rammentato che dalla giurisprudenza risulta che un marchio costituito da una parola composta
di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione
è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, a meno che non vi sia uno scarto percettibile
tra la parola e la semplice somma degli elementi che la compongono, il che presuppone che, a causa del carattere insolito
della combinazione per detti prodotti o servizi, la parola produca un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta
dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi
ovvero che la parola sia entrata nel linguaggio corrente e vi abbia acquisito un significato suo proprio, al punto da essere
ormai autonoma rispetto agli elementi che la compongono.
37.
Il Tribunale, al punto 55, ha concluso che, da un lato, il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] è una semplice combinazione di due
elementi descrittivi che non crea un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione degli elementi
che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi, e che, dall’altro, la ricorrente non ha dimostrato che
tale parola composta fosse entrata nel linguaggio corrente e vi avesse acquisito un significato proprio. Al contrario, afferma
che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] non è entrato nell’uso corrente della lingua tedesca per la descrizione dei servizi finanziari.
38.
La ricorrente confronta la presente causa con le controversie decise con le sentenze SAT.1/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & Gamble/[OSCURATO:PERSONA]. Nella
prima di tali sentenze, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale proprio perché quest’ultimo non ha tenuto conto dell’esistenza
di un elemento di fantasia nell’impressione complessiva prodotta dal sintagma SAT.2 (
18
). Orbene, nel caso di specie non esiste alcun elemento di fantasia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che
abbia fornito un qualsiasi elemento di originalità in grado di assegnare al segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] il benché minimo carattere
distintivo. Quanto al riferimento della ricorrente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Gamble/[OSCURATO:PERSONA], è sufficiente osservare, come sottolinea
l’[OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata, al punto 56, ha indicato che il sintagma BABY-DRY era un’invenzione lessicale inconsueta
nella sua struttura (
19
), il che non avviene nel caso del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Gamble/[OSCURATO:PERSONA], ogni scostamento
percettibile nella formulazione del sintagma presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio
corrente della categoria interessata di consumatori, per designare il prodotto o il servizio o le loro caratteristiche essenziali
è atto a conferire a tale sintagma un carattere distintivo che gli permette d’essere registrato come marchio (
20
). Orbene, nel caso di specie non può dirsi che esista uno scostamento percettibile tra il segno composto e la somma delle
indicazioni apportate dagli elementi descrittivi (
21
).
39.
Peraltro, è interessante osservare che il Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 2007, ha ritenuto che il segno EUROPIG
non potesse essere registrato, in particolare, per prodotti di salumeria, in quanto tale segno non creava «un’impressione
sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice giustapposizione degli elementi denominativi che lo compongono
in modo tale da modificarne il senso o la portata» (
22
).
40.
Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato l’impressione complessiva
risultante dal segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].
41.
La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di avere interpretato erroneamente l’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento, avendo
fatto uso del criterio in base al quale può essere riconosciuta la possibilità di registrazione di un marchio costituito da
elementi descrittivi quando la parola composta è entrata a far parte del linguaggio corrente e vi ha acquisito un significato
proprio. Secondo la ricorrente, tale criterio sarebbe rilevante unicamente nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c).
42.
La sentenza impugnata ha effettivamente confermato la decisione della commissione di ricorso che, in particolare, ha ritenuto
che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] fosse descrittivo dei servizi «attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni
immobiliari, servizi finanziari, finanziamenti» considerando l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.
43.
Tuttavia, l’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento riguarda espressamente «i marchi privi di carattere distintivo». È al punto
seguente, e cioè all’art. 7, n. 1, lett. c) del medesimo regolamento che vi sono esempi di segni o indicazioni che non possono
essere utilizzati come marchi in virtù del loro carattere descrittivo.
44.
Peraltro, la Corte ha più volte osservato, come del resto rammenta la sentenza impugnata al punto 42, che i singoli impedimenti
alla registrazione indicati all’art. 7, n. 1, del regolamento sono indipendenti ed esigono un esame separato. Secondo la Corte,
i vari motivi d’impedimento alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sottostante a ciascuno
di essi. L’interesse generale preso in considerazione può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda del
motivo di rigetto (
23
). Orbene, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento persegue una finalità di interesse generale (
24
), che impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (
25
). La nozione di interesse generale alla base dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento si confonde con la funzione essenziale
del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del
servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio
da quelli di provenienza diversa (
26
).
45.
Tuttavia, la Corte (
27
), constatando che sussiste un’evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dei motivi enunciati alle lettere
b), c) e d) dell’art. 7, n. 1, del regolamento (
28
), ha anzitutto considerato che un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o
servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, è, per questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere
distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi ai sensi della lett. b) della stessa norma (
29
).
46.
Siffatta concezione è stata fortemente contestata da parte della dottrina (
30
), che ritiene che i diversi impedimenti alla registrazione dovrebbero essere visti come equivalenti e indipendenti e non compresi
l’uno nell’altro, anche se gli autori ammettono che i segni semplicemente descrittivi sono, di norma, altresì privi di carattere
distintivo (
31
).
47.
Peraltro, è interessante (
32
) osservare che nella proposta di regolamento del Consiglio (
33
), i segni descrittivi sono presentati come esempi di segni privi di carattere distintivo (
34
). Tuttavia, occorre insistere sul fatto che ciò non si verifica nella stesura finale del regolamento. Orbene, l’art. 7, n. 1,
in quanto norma di divieto, dev’essere interpretato in maniera restrittiva (
35
). In siffatta redazione, il carattere descrittivo di cui all’art. 7, n. 1, lett. c) è presentato come un impedimento assoluto
alla registrazione, oltre a quello relativo alla mancanza di carattere distintivo di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) (
36
). È dunque quest’ultima redazione, e non quella relativa alla proposta, che dev’essere applicata. Ritenere che il carattere
descrittivo non sarebbe altro che un esempio di mancanza di carattere distintivo equivarrebbe a negare ogni utilità a siffatta
modifica testuale. Inoltre, come più volte ricordato dalla giurisprudenza (
37
), ciascuno degli impedimenti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, del regolamento è indipendente e richiede un esame
a parte. Conseguentemente, non si può, come fa la sentenza impugnata, ritenere soddisfacente la supposizione che un elemento
recante un carattere descrittivo sia necessariamente privo del carattere distintivo per superare l’alternatività di tali caratteri,
come risulta dal testo del regolamento (
38
).
48.
Così, la Corte, nella sentenza SAT.1/[OSCURATO:PERSONA] del settembre 2004 (
39
), ha annullato la sentenza del Tribunale in quanto fondata sull’uso di un criterio in forza del quale non possono essere registrati
i marchi idonei a essere comunemente usati nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati. Orbene,
secondo la Corte, «[t]ale criterio è pertinente nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, ma non rappresenta
quello sotto il cui profilo deve essere interpretata la lett. b) di tale norma». Come suggerito dall’avvocato generale Léger (
40
) nelle sue conclusioni (
41
), la Corte, con la sentenza BioID/[OSCURATO:PERSONA] del settembre 2005, ha annullato la sentenza del Tribunale per lo stesso motivo e nei
medesimi termini (
42
) e la stessa linea è stata applicata nella sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA] SiSI-Werke/[OSCURATO:PERSONA], pronunciata nel gennaio 2006 (
43
).
49.
La situazione nella presente controversia è del tutto paragonabile. La sentenza del Tribunale e la decisione della commissione
di ricorso hanno ritenuto che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] non fosse distintivo e che, conseguentemente, la registrazione
dovesse essere respinta ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), poiché detto segno è composto da due termini descrittivi la
cui combinazione non crea un’impressione sufficientemente diversa dagli elementi che lo compongono, così da prevalere sulla
loro somma, mentre la questione del carattere descrittivo è prevista all’art. 7, n. 1, lett. c). Analogamente alle sentenze
SAT.1/[OSCURATO:PERSONA], BioID/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SiSI‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che è fondata la censura secondo la quale il Tribunale
ha utilizzato un criterio che sarebbe pertinente, non nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, ma in quello
della stessa disposizione, alla lett. c).
50.
In precedenza è stato senza dubbio accertato il carattere descrittivo del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, poiché
dalla formulazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento risulta molto chiaramente che è sufficiente che sia applicabile uno
degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come
marchio comunitario (
44
), il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinto per i servizi interessati in ragione del suo carattere descrittivo
ai sensi della lett. c) del suddetto articolo. Parimenti, secondo le spiegazioni della ricorrente medesima, il termine «eurohypo»
ha ogni probabilità di essere inteso dal pubblico tedesco come un’abbreviazione di «[OSCURATO:PERSONA]», ossia, in
italiano, «banca ipotecaria europea». Orbene, questo termine non sembra consentire al pubblico interessato di identificare
l’origine dei prodotti o dei servizi protetti e di distinguerli da quelli di altre imprese e non sembra, pertanto, in grado
di realizzare la funzione essenziale di un marchio. Al contrario, un termine che può essere inteso come «banca ipotecaria
europea» è in grado di restringere indebitamente la disponibilità di un tale significato per gli altri operatori che offrono
prodotti o servizi del tipo di quelli oggetto della domanda di registrazione. Orbene, come perfino la ricorrente sostiene,
l’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento mira giustamente a evitare ciò (
45
).
51.
Tuttavia, nell’ambito di un ricorso, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è
stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (
46
). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata perché il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, usando un criterio pertinente nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c), del medesimo
regolamento.
VI –
Sulle spese
52.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ne ha
fatto domanda, l’[OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
VII –
Conclusione
53.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di pronunciarsi nel modo seguente:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2006, causa T‑439/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA];
2) annullare la decisione 6 agosto 2004 della quarta commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Armonizzazione nel [OSCURATO:PERSONA]
(marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]);
3) condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Racc. pag. II‑6161; in prosieguo: la «sentenza impugnata».
3
– GU 1994, L 11, pag. 1.
4
– Racc. pag. II‑2839.
5
– Racc. pag. I‑8317.
6
– Racc. pag. I‑6251.
7
– Cit.
8
– [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5719, punto 50) e 19 aprile 2007, causa C‑273/05, [OSCURATO:PERSONA]/Celltech
, P (Racc. pag . I‑2883, punto 38).
9
– [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑289/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. II-2851,
punto 54) e 22 giugno 2005, causa T‑19/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (PAPERLAB) (Racc. pag. II‑2383, punto 34).
10
– Sentenza del Tribunale 22 giugno 2004, causa T‑185/02, Ruiz-Picasso e a./[OSCURATO:PERSONA]– DaimlerChrysler (PICARO) (Racc. pag. II‑1739,
punto 29).
11
– «[OSCURATO:PERSONA] beider Wortelemente der Markenanmeldung zu einem Wort macht die Gesamtmarke nicht weniger beschreibend.
Auch wenn der Beschwerdeführerin zuzugeben ist, dass nicht die Hypothek, sondern das dinglich gesicherte Darlehen – und auch
das nur ggf. in Euro ausgezahlt wird, folgt daraus nicht, dass ‘[OSCURATO:PERSONA]’ für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher
etwas anderes beschriebe als dinglich besicherte Geldgeschäfte und Finanzierungen insbesondere im Immobilienwesen, aber auch
in anderen Bereichen, wo es dinglicher Besicherungen für jede Art von Finanzdienstleistungen bedarf. Dabei ist unerheblich,
dass der Begriff ‘[OSCURATO:PERSONA]’ in Wörterbüchern so nicht nachweisbar ist (vgl. Entscheidung des [OSCURATO:PERSONA] vom 26.
Oktober 2000, Rs. T‑345/99, TRUSTEDLINK, Slg. 2000 II‑3525, Rdnr. 37), denn dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher erschließt
sich die Bedeutung der Bezeichnung unzweideutig auch so».
12
– Cit.
13
– Ekey, F. L., e Klippel, D., [OSCURATO:PERSONA] zum Markenrecht, C.F. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Heidelberg 2003, pag. 879: secondo
l’autore, in linea di principio, la combinazione delle parole non fa sì che la parola intera sia più descrittiva degli elementi
che la compongono, ma non altrettanto può dirsi se delle parole che non si usano abitualmente in combinazione sono combinate
in modo da formare una parola composta insolita nella sua struttura e che può essere facilmente memorizzata. Variazioni stilistiche
minori, come l’unione di parole normalmente separate, nulla aggiungono né tolgono alla mancanza di carattere distintivo, a
meno che non si crei un’impressione complessiva completamente diversa.
14
– «Was schließlich das ‘BABY-DRY’ – Urteil des EuGH angeht, ist anzumerken, dass jene Entscheidung entscheidend auf die unübliche
Wortfolge abgestellt hat, als sie ‘BABYDRY’ (statt dry baby) für nicht beschreibend im Hinblick auf Baby-Windeln erklärte.
Eine solche unübliche Wortstellung ist hier aber nicht gegeben».
15
– Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Celltech, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva osservato che la commissione
di ricorso avrebbe dovuto provare, ad esempio richiamando la letteratura scientifica, l’esattezza delle constatazioni sul
fondamento delle quali essa aveva affermato il carattere descrittivo del marchio CELLTECH, mentre la commissione di ricorso
aveva ritenuto che «il consumatore interessato [specializzato e medio] percepirà il sintagma CELLTECH, immediatamente e senza
ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti,
apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali attività o da esse derivanti». Nella fattispecie, non si può, tuttavia,
parlare propriamente di «prova scientifica» da fornire; l’analisi del termine «eurohypo» presuppone necessariamente una valutazione
soggettiva.
16
– V., in particolare, sentenze 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem (Racc. pag. I‑6733, punto 44); 19 settembre 2002,
causa C‑104/00 P, DKV/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7561, punto 22); 12 gennaio 2006, causa C‑173/04 P, [OSCURATO:PERSONA] SiSi-Werke/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑551,
punto 35); 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, Comunità montana della Valnerina/Commissione (Racc. pag. I‑731, punto 63); 23
marzo 2006, causa C‑206/04 P, Mülhens/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2717, punto 41); Storck/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 40); 26 aprile 2007, causa
C‑412/05 P, Alcon/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3569), nonché sentenza 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/Shaker (Racc. pag. I‑4529).
17
– Sentenza SAT.1/[OSCURATO:PERSONA], causa C-329/02 P, cit., punto 28
18
– Sentenza SAT.1/[OSCURATO:PERSONA], causa C‑329/02 P, cit., punto 35.
19
– Punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Gamble/[OSCURATO:PERSONA].
20
– Idem, punto 40.
21
– Sulla nozione di «scostamento percettibile», v. le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] presentate il
31 gennaio 2002 nella causa [OSCURATO:PERSONA] KPN Nederland (sentenza 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Racc. pag. I‑1619, punto 69
e segg.).
22
– Sentenza Europig/[OSCURATO:PERSONA] (EUROPIG), causa T‑207/06, Racc. pag. II‑1961, punto 35.
23
– V., in particolare, sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5089, punti 45
e 46); SAT.1/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25, e sentenza 15 settembre 2005, causa C‑37/03 P, BioID/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7975, punto 59).
24
– Ekey, F. L. e Klippel, D., cit., pag. 893: gli autori spiegano che la ratio legis dell’art. 7, n. 1, lett. c), è il «Freihaltungsbedürfniss»
(necessità di non monopolizzare tale nozione).
25
– Sentenza 23 ottobre 2003, causa C‑191/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/Wrigley (Racc. pag. I‑12447, punto 31). Ciò è stato formulato per la prima
volta a proposito dell’art. 3, n. 1, lett. c) della direttiva sui marchi (prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
n. 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa; GU 1989, L 40, pag. 1),
che riguarda i marchi nazionali e non comunitari, ma il cui testo è identico a quello dell’art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento
sul marchio comunitario, nelle sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2779,
punto 25) e 8 aprile 2003, cause riunite da C‑53/01 a C‑55/01, Linde e a. (Racc. pag. I‑3161, punto 73).
26
– [OSCURATO:PERSONA] SAT.1/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 23 e 27, e BioID/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 60. V., in particolare, Monteiro, J., “La marque verbale:
examen des décisions majeures concernant l’appréciation des motifs absolus”, Propriété industrielle, marzo 2006.
27
– [OSCURATO:PERSONA] KPN Nederland, cit., punti 67 e 85, e 12 febbraio 2004, causa C‑265/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1699,
punti 8 e 18).
28
– Su tale questione, v. in particolare Simon I., “[OSCURATO:PERSONA] at the CFI? [OSCURATO:PERSONA] on Descriptive and Non-[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], 2003, pag. 322; Handler M., “[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], 2005, pag. 306 e Tritton G.,
[OSCURATO:PERSONA] in Europe
, Sweet & Maxwell, 2002, pag. 220.
29
– [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19, e [OSCURATO:PERSONA] KPN Nederland cit., punto 86.
30
– Rohnke C., “[OSCURATO:PERSONA] des EuGH im Markenrecht – Schwerpunkte, Tendenzen, Systematik”, MarkenR, 2006, pag. 480;
Eisenführ G. e Schennen D.,
[OSCURATO:PERSONA] zur Gemeinschaftsmarkenverordnung
, Heymanns, 2003, pagg. 85, 86 e 123 [gli autori sostengono che tutti gli impedimenti alla registrazione devono essere valutati
in modo indipendente. La mancanza di carattere distintivo non è un concetto generico di cui le lett. c) e d) sarebbero dei
meri esempi. Senza dubbio, le ipotesi di cui alle lett. c) e d) spesso difettano del carattere distintivo, ma ciò non accade
sempre inevitabilmente, così come sono solo i segni ricompresi nelle lett. c) e d) che possono difettare del carattere distintivo],
e Ekey, F., L., e Klippel, D., cit., pag. 874 (secondo questi autori, i diversi impedimenti alla registrazione di cui all’art. 7,
n. 1, sono paralleli ed equivalenti: tra loro; non vi è subordinazione o interdipendenza e neppure coincidono; si tratta piuttosto
di impedimenti autonomi, sicché è sufficiente che uno di essi sia soddisfatto per respingere la richiesta).
31
– Eisenführ G. e Schennen D., cit., pag. 91; nonché Ekey, F. L. e Klippel, D., cit., pag. 878.
32
– Ekey, F. L. e Klippel, D., cit., sottolineano, a pag. 875, che il regolamento ha infine stabilito che ciascun impedimento
assoluto alla registrazione ha il medesimo valore. Il regolamento ha dunque chiaramente respinto l’opinione ancora assai diffusa
secondo cui l’unico impedimento sarebbe la mancanza di carattere distintivo e gli altri motivi sarebbero solo delle applicazioni.
33
– «Articolo 6 [Impedimenti assoluti alla registrazione]
1. Sono esclusi dalla registrazione (…) i marchi privi di carattere distintivo, in particolare:
a) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono essere richiesti, per designare la specie,
la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio» (GU 1980 C 351, pag. 5).
34
– Ströbele P., («[OSCURATO:PERSONA] auf fremden Matratzen, Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender Angaben»,
MarkenR, 2006, pag. 434) sostiene che, oltre all’iniziativa della delegazione tedesca, il progetto di testo, che prevedeva
che l’impedimento fosse la mancanza di carattere distintivo e che il carattere descrittivo fosse solo un esempio, è stato
modificato in modo da inserire una differenziazione tra i marchi sprovvisti di carattere distintivo e i marchi descrittivi.
35
– Eisenführ G. e Schennen D., cit., pag. 86.
36
– Dal punto di vista dell’interpretazione sistematica, sia dall’impianto interno che da quello esterno dell’art. 7, n. 1,
del regolamento, emerge che si tratta di due criteri diversi. L’impianto esterno – ossia la struttura del testo – mostra chiaramente
che le lettere b) e c) sono due punti distinti. Secondo l’impianto interno – ossia l’organizzazione del contenuto del testo
– le finalità di questi due punti sono diverse (sulle nozioni di impianto interno ed esterno v. Heck P., «
[OSCURATO:PERSONA] der Rechtsgewinnung, Gesetzauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz
», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Zurigo, 1968, pagg. 188‑189.
37
– Cfr. supra.
38
– L’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA], nelle conclusioni presentate il 14 maggio 2002, nella causa DKV/[OSCURATO:PERSONA], cit., indica,
al punto 40: «(…) Credo tuttavia preferibile che il giudice comunitario adotti un rigore simile a quello utilizzato dall’autorità
competente per la registrazione al momento di qualificare gli impedimenti. Ognuno dei requisiti per la registrazione di cui
all’art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), richiedendo che il segno sia distintivo per i prodotti o servizi considerati, e che non
sia descrittivo né generico in relazione a detti prodotti e servizi, è indipendente dagli altri e richiede un esame a parte.
Ciò non esclude che, in pratica, gli stessi segni possano frequentemente rientrare in più di una delle ipotesi. Così un segno
interamente descrittivo sarà privo, in generale, di carattere distintivo nel senso di cui alla lett. b)».
39
– Sentenza cit., punto 36.
40
– Conclusioni del 2 giugno 2005, punti 80 e 81: «(…) il Tribunale ha dedotto che il segno in questione è privo di carattere
distintivo dalla valutazione secondo cui «il marchio, considerato nel suo insieme, può essere comunemente utilizzato, nei
rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi» indicati nella domanda di marchio, ritengo che esso abbia
interpretato in modo erroneo l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. (…) concludo che la sentenza impugnata risulta viziata
dai medesimi errori di diritto della citata sentenza SAT.1/[OSCURATO:PERSONA] (SAT.2). Propongo pertanto alla Corte di trarne le stesse
conseguenze cui è pervenuta nella sentenza SAT.1/[OSCURATO:PERSONA], citata in precedenza, e di dichiarare che la sentenza impugnata dev’essere
annullata».
41
– V. anche conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, 14 dicembre 2006, nella causa C‑273/05 P, Celltech, cit., punti 23
e 24.
42
– Sentenza cit., punti 61‑63: «(…) ai punti 23, 34, 41 e 43 della sentenza impugnata, il Tribunale, per affermare che il
marchio richiesto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento, ha considerato soprattutto
il fatto che esso può essere comunemente utilizzato nel commercio. (…) Si deve tuttavia constatare che, come la Corte ha affermato
al punto 36 della precitata sentenza SAT.1/[OSCURATO:PERSONA], tale criterio, anche se è pertinente nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c),
del regolamento, non è il criterio in base al quale questa stessa disposizione, alla lett. b), deve essere interpretata. (…)
Di conseguenza, si deve constatare che è fondata la censura secondo la quale il Tribunale ha utilizzato un criterio che sarebbe
pertinente, non nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento, ma in quello della stessa disposizione, alla
lett. c)».
43
– Sentenza cit. punto 63.
44
– Sentenza DKV/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29.
45
– Sentenza SAT.1/[OSCURATO:PERSONA], punto 26. La Corte ha anzitutto sancito tale necessità, nell’ambito dell’art. 3, n. 1, lett. b), della
direttiva 89/104/CEE, in una sentenza 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel (Racc. pag. I‑3793, punto 60).
46
– V. in particolare, sentenze 11 novembre 2004, cause riunite C‑186/02 P e C‑188/02 P, Ramondín e a./Commissione (Racc. pag. I‑10653,
punto 60); Storck/[OSCURATO:PERSONA], cit., nonché [OSCURATO:PERSONA]/Celltech, cit., punto 21.