Corte di giustizia UE/2025

62024TJ0425_RES Causa T‑425/24 [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 settembre 2025 «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pastaZARA Sublime – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ZARA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 – Insussistenza di un nesso tra i segni – Assenza di rischio di indebito vantaggio tratto dal marchio notorio – Esistenza di un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto» Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Marchio figurativo pastaZARA Sublime e marchio denominativo ZARA (Regolamento del Consiglio n. o 40/94, art. 8, § 5) (v. punti 39, 59, 69, 90, 91, 115) Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Esistenza di un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. o 40/94, art. 8, § 5) (v. punti 96‑99, 110, 111, 113) [OSCURATO:PERSONA] annulla la decisione della commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ( 1 ) e constata, per la prima volta, che esiste un giusto motivo per l’uso di segni equivalenti a un marchio richiesto contenete l’elemento denominativo che costituisce un marchio notorio. [OSCURATO:PERSONA] SpA, ricorrente, ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di registrazione del marchio figurativo «pastaZARA Sublime» per paste alimentari ( 2 ). Sul fondamento del marchio dell’Unione europea denominativo anteriore «ZARA», la Industria de [OSCURATO:PERSONA], SA, ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto ( 3 ), che la divisione di opposizione dell’EUIPO ha accolto ( 4 ). La ricorrente ha, quindi, presentato un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, che l’ha respinto in quanto il marchio anteriore godeva di notorietà alla data di deposito del marchio richiesto, che i due marchi presentavano un grado di somiglianza elevato e che, quando il pubblico di riferimento si sarebbe trovato di fronte al marchio richiesto, lo avrebbe associato al marchio anteriore. Inoltre, essa ha considerato che esisteva un rischio che l’uso del marchio richiesto, per il quale il titolare non aveva dimostrato un giusto motivo, trarrebbe un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. È in tali circostanze che la ricorrente ha adito il Tribunale di un ricorso di annullamento di tale decisione. Giudizio del Tribunale Il Tribunale si pronuncia sull’esistenza di un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto dalla ricorrente. A tale proposito, esso ricorda che, se la nozione di «giusto motivo» non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, essa può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio. Il «giusto motivo» è quindi espressione dell’obiettivo generale del regolamento n. o 40/94, che è quello di contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo e, dall’altro, l’interesse di un terzo ad utilizzare, nella vita degli affari, tale segno al fine di identificare i prodotti e servizi che commercializza. Infatti, l’uso da parte di un terzo di un segno simile a un marchio notorio può essere qualificato come giusto motivo qualora sia assodato che tale segno è stato utilizzato anteriormente al deposito di detto marchio notorio e che un siffatto uso ha avuto luogo in buona fede. Tali elementi sono valutati tenendo conto, in particolare, del radicamento e della notorietà di detto segno presso il pubblico di riferimento, del grado di contiguità tra i prodotti e i servizi in questione e della pertinenza economica e commerciale dell’utilizzo del segno per i prodotti in questione. Nella specie, il Tribunale rileva, innanzitutto che la ricorrente ha usato segni che presentano l’elemento denominativo «pastazara» per la commercializzazione dei suoi prodotti prima del deposito del marchio anteriore, ovvero il 3 luglio 2001. Esso osserva, poi, che elementi di prova presentati dalla ricorrente dimostrano la buona fede di tale uso. Infatti, da un lato, ne deriva che l’uso del nome «Zara» da parte della ricorrente riguarda l’origine della sua attività nella città di Zara, (divenuta Zadar, Croazia), negli anni 1930 e che la ricorrente aveva già utilizzato segni contenenti il nome «Zara» per designare paste alimentari o prodotti simili anche prima del primo uso del marchio anteriore nel 1975. Dall’altro lato, la ricorrente è titolare di registrazioni internazionali di marchi che contengono l’elemento denominativo «pastazara» e commercializza paste alimentari con segni contenenti tale elemento denominativo nel territorio di diversi Stati membri dell’Unione. Tali elementi attestano la rilevanza economica e commerciale dell’uso dei segni contenenti l’elemento denominativo «pastazara» per la ricorrente. Inoltre, il Tribunale sottolinea che i prodotti di moda coperti dal marchio notorio e le paste alimentari a cui si riferisce il marchio richiesto non hanno niente in comune, poiché non sono né complementari né concorrenti e sono generalmente proposti da società diverse, attive in settori diversi. Infine, il Tribunale precisa che la nozione di «giusto motivo» non è subordinata alla circostanza che l’uso del segno sia necessario per la commercializzazione dei prodotti in questione, alla constatazione di un livello specifico di riconoscimento del segno in questione, a un determinato livello di investimenti e a sforzi promozionali o al godimento di una quota di mercato. Ciò posto, gli elementi di prova esaminati dimostrano la commercializzazione di pasta da parte della ricorrente con diversi marchi comprendenti l’elemento denominativo «pastazara» in una parte significativa dell’Unione e gli sforzi di quest’ultima diretti a difendere l’uso di tali segni mediante controversie avviate dinanzi a diversi giudici nazionali. Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un giusto motivo per l’uso dell’elemento denominativo «pastazara» all’interno del marchio o richiesto e annulla la decisione della commissione di ricorso. ( 1 ) Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 giugno 2024 nel procedimento R 1576/2023‑5). ( 2 ) Si trattava di servizi rientranti nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. ( 3 ) Fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e sull’articolo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ). ( 4 ) Sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. o 40/94.