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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12194/2026

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legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 82/2024 depositatail 22/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Genovaha ritenuto ammissibile un’istanza di limitazione ex art. 79, co. 3 c.p.i.Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026proposta in appello e l’ha accolta riformulando le rivendicazioni delbrevetto oggetto di causa.Per quel che qui interessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. - società che progetta,produce, assembla, distribuisce e vende tavoli ed accessori per calciobalilla (comunemente detti biliardini) nonché sue specifiche componenti -ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA].a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. chiedendo che fosse accertata e dichiarata:a) la validità del Modello di utilità UB2015U066271 depositato il 19 agosto2015, c.d.

MU Frim; b) del Brevetto nazionale per invenzione industriale n.0001352330, c.d. brevetto Giaccheri per «Sponde veloci» descritto come«biliardino con aste personalizzate, sponde sagomate, luce propria, puntaliprotetti», rilasciato in data 11.01.2009, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].a.s. per atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma concesso in uso a F. Mattioli (vale a direa FRIM) in pari data; c) del Modello di utilità UB2015U068596 (c.d.

MUproprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA].Controparte, in via riconvenzionale, chiedeva, che fosse dischiarata lanullità del modello di utilità UB2015U066271 di titolarità della societàIl Tribunale di Genova disponeva CTU volta ad accertare se i titolipredetti (c.d. [OSCURATO:PERSONA]; Modello di Utilità nazionale c.d.

MUrequisiti legali di validità, rispetto a quanto oggetto di contestazione.All’esito delle conclusioni del CTU ing.

Giuli - che riteneva che nessunodei titoli di privativa predetti presentasse i requisiti di validità richiestidalla legge quanto alle attuali rivendicazioni- parte convenuta Ferrandodepositava in fase di precisazione delle conclusioni, istanza di limitazionedella privativa brevettuale ex art. 79 comma 3° c.p.i. in via subordinata,ovvero per la denegata ipotesi in cui il giudice avesse aderito alleconclusioni della CTU depositata.

Sicché il Tribunale incaricava il CTU diNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026verificare l’ammissibilità delle limitazioni proposte e l’idoneità delle stessea superare le ragioni di invalidità del brevetto evidenziate nella relazioneperitale, incarico che veniva portato a termine – stante l’intervenutarinuncia all’incarico da parte dell’ing.

Giuli – dall’ing.

Ferroni, checoncludeva osservando:a) le limitazioni proposte da parte convenuta in relazione al brevetto perinvenzione industriale c.d.

Giaccheri sono ammissibili ai sensi dell’art.79(3) c.p.i. limitatamente alle nuove rivendicazioni 1-2, 3, 4, ma non perle rivendicazioni 5 e 6; la rivendicazione 1 a sé stante, cioè noncombinata con la rivendicazione 2, implica un ampliamento dellaprotezione rispetto al brevetto originariamente concesso; l’oggetto definitodalle nuove rivendicazioni 1-2, 3 e 4 soddisfa i requisiti di novità edrelazione peritale aveva riguardato il brevetto Giaccheri nella sua formaoriginale, che era diversa da quella limitata; le ragioni di invalidità delbrevetto evidenziate in tale relazione, non sono quindi applicabili allenuove rivendicazioni limitate. (in estrema sintesi nella nuovarivendicazione (1), la sagomatura della sponda definiva esclusivamente lafinalità di consentire alla pallina un rimbalzo senza saltelli, senza tuttaviaspiegare in che modo, quindi, pur emendata, restava formulata in terminigenerici e funzionali, come una eventualità desiderata; né trovavasupporto completo nella descrizione, rispetto alla quale non risultavacoerente; tuttavia dette mancanze appena descritte venivano comunquecolmate dalla rivendicazione (2), dipendente dalla prima, rispetto allaquale questa aggiunge il fatto che nella parte superiore dell’incavo èdefinita la zona di impatto della pallina, la quale presenta un angolo di 90°circa rispetto alla salita della sponda; per cui combinate insiemesoddisfacevano i requisiti di brevettabilità; e rivendicazioni 3 e 4 che sonodipendenti in successione da quelle precedenti, introducendoNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026caratteristiche dimensionali della sagomatura, delle salite e delle spondedel biliardino, mostrate nelle figure del brevetto);e) le limitazioni proposte da parte convenuta in relazione al brevetto permodello di utilità MU [OSCURATO:PERSONA], sono ammissibili ai sensi dell’art. 79(3)c.p.i. per tutte le nuove rivendicazioni da 1 a 4, ma l’oggetto di talirivendicazioni non soddisfa il requisito di particolare efficacia, richiesto perla sua valida brevettazione come modello di utilità; la precedenterelazione peritale aveva riguardato il modello [OSCURATO:PERSONA] nella sua formaoriginale, che era diversa da quella limitata; le ragioni di invalidità delmodello evidenziate in tale relazione, non sono quindi applicabili allenuove rivendicazioni limitate.1.1- Il Tribunale di Genova, quindi, definendo il giudizio dichiarava lanullità del Modello di Utilità c.d.

MU Frim; del Brevetto nazionale perInvenzione Industriale c.d. [OSCURATO:PERSONA]; del Modello di Utilitànazionale n° GE 2013000024, trasformata da Domanda di InvenzioneIndustriale - UB2015U068596 c.d.

MU [OSCURATO:PERSONA], respingendo le istanze dilimitazione ex art. 79 comma III c.p.i. formulate da parte convenuta, inquanto (come si legge nella sentenza della Corte d’appello qui gravata):a) posto che la proposizione di un’istanza di limitazione costituisce unpotere riconosciuto alla parte e collegato al diritto sostanziale della stessaquale dedotto in giudizio, la possibilità di formulare tale istanza «in ognistato e grado del giudizio», va coordinata con i principi del giusto processoe della ragionevole durata dello stesso, ex art. 111, comma I, cost.;perciò non può ritenersi compatibile con tali principi e deve quindi esseredichiarata inammissibile quando richieda il regresso della causa alla faseistruttoria, ormai chiusa con la fissazione di udienza di precisazione delleconclusioni; inoltre la possibilità di riformulare le rivendicazioni deveessere esercitata attraverso il deposito di un’istanza contenente unariformulazione precisa e priva di ambiguità, da valutarsi con il dovutoNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026rigore formale, sia in quanto comporta una disposizione del diritto incontesa, sia a tutela dei diritti dei terzi.b) la limitazione in esame, proposta soltanto in sede di precisazionedelle conclusioni, modificando la materia del contendere ad istruttoriaormai conclusa, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva;c) in ogni caso, era opportuno aggiungere che il testo riformulato insede di precisazione delle conclusioni presentava ambiguità, «giacchénell’accorpare la rivendicazione 1 e la rivendicazione 2 in un'unicarivendicazione non si procedeva ad una coerente rinumerazione cosicché atale rivendicazione unica si fa seguire la rivendicazione 3, che dovrebbediventare in realtà la n. 2, la quale fa riferimento alla precedenterivendicazione 2, ormai divenuta un tutt’uno con la n. 1.»; taleriformulazione non presentava, pertanto, caratteristiche di sufficientechiarezza, restando incerto nella rivendicazione 3 il riferimento alla“rivendicazione 2/precedente” e quindi, in definitiva, l’ambito dellaprivativa; inoltre veniva mantenuta la rivendicazione n. 5 ritenuta dal CTUnon ammissibile.2.-1 Su gravame della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., la Corte d’appello di Genova ha riformato parzialmente la decisionedi primo grado accogliendo l’istanza di limitazione ex art. 79 c.p.i.formulata nel quarto motivo di appello e, quindi, limitando lerivendicazioni del Brevetto nazionale per [OSCURATO:PERSONA] n°0001352330 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) sulla base delle conclusioni dellaCTU Ferroni («1) Biliardino comprendente un piano di gioco, sponde checircondano il piano di gioco, salite disposte alla base delle sponde, asteportanti birilli: detto biliardino si caratterizzando per il fatto che dettesponde presentano, superiormente a dette salite, una sagomatura informa di incavo che permette alla pallina un urto con rimbalzo tale daritornare verso il piano di gioco senza saltelli in cui nella parte superiore didetta sagomatura ad incavo è definita la zona di impatto con la pallina,Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026detta zona di impatto presentando un angolo di 90° o poco meno rispettoalla salita; 2) Biliardino secondo la rivendicazione 1/precedente, in cuidette salite presentano un’altezza di 2 cm e le sponde, partendo dallacima superiore delle salite presentano detta sagomatura ad incavo; 3)Biliardino secondo la rivendicazione 2/precedente, in cui detta sagomaturaad incavo presenta, dal basso verso l’alto, la massima profondità versol’alto entro 1 cm dalla cima delle salite e sopra questa, la zona di impattodella pallina»), confermate le altre statuizioni.2.1- Con un’articolata motivazione sulle risultanze dell’indagine tecnicaha, in sintesi, ritenuto, anzitutto, ammissibile l’istanza di limitazione inconformità alla giurisprudenza di legittimità in tema di controversie sullavalidità del brevetto:a) «… la facoltà di sottoporre al giudice la riformulazione dellerivendicazioni, prevista dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 èstabilita al fine di consentire al titolare del brevetto di conservare laprivativa, sia pure con limitazioni, individuando egli stesso le modifichealle rivendicazioni che devono essere compiute», detta finalità esprime lalegittima ragione giustificatrice dell’istituto in esame, che lascia al titolaredel brevetto la facoltà di decidere, in ogni stato e grado del giudiziorelativo alla nullità del titolo, le rivendicazioni da riformulare;b) perciò detta facoltà «non è sottoposta ad un vaglio discrezionale delgiudice, che è chiamato solo a verificarne i presupposti (…)» laddove nonsia ravvisabile una violazione del dovere di buona fede processuale ovveroun abuso del processo mirante a ritardare inutilmente i tempi di giudizio inragione di un «evidente e inequivoco carattere meramente fittizio edartificioso della stessa (Cass. n. 34428/2023)»;c) il suo esercizio «assume natura processuale e sostanziale in quantocostituente atto processuale con valenza dispositiva del diritto di privativaoggetto della contesa - sebbene la relativa istanza, salvi i presupposti perla rimessione in termini, possa essere presentata in primo grado fino aNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026che, precisate dalle parti le conclusioni definitive, la causa non vengarimessa al collegio per la decisione. (Cass. n. 34428/2023)»;c) del resto «… la presentazione della relativa istanza nel giudizio diappello, quando il brevetto sia stato già dichiarato in parte nullo in primogrado, non costituisce un uso non consentito di tale facoltà, maun'esplicazione della stessa in piena coerenza con le finalità per cui èprevista» (Cass. n. 34428/2023).2.2- Ha quindi precisato, che l’eccezione di tardività dell’istanza dilimitazione era infondata, atteso che, ai sensi dell’art. 79 comma III c.p.c.,in un giudizio di nullità il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre algiudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione dellerivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda dibrevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezioneconferita dal brevetto concesso, pena la nullità del titolo ai sensi dell'art.76, comma 1, lett. c), d.lgs. cit; ed, altresì, che l'ambito della protezionestabilito con la decisione di mantenimento in forma modificata o con ladecisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui èpubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o lalimitazione, ma ciò non osta a che la tutela derivante dalla procedura dilimitazione abbia effetto retroattivo, come prescritto dall'art. 68, comma2, CBE di cui il protocollo interpretativo dell'art. 69 CBE precisa che ildetto articolo deve essere inteso nel senso di offrire, nel contempo,un'equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza deldiritto ai terzi: il titolare della privativa deve ricevere protezione, inparticolare, con riferimento all'eventualità del rinvenimento di documentiche attestino l'esistenza di un'arte nota, anteriore al momento deldeposito del brevetto, tale da ridurre l'ambito di protezione della privativaregistrata (invero, proprio con riferimento a ipotesi siffatte si giustifica,difatti, la procedura di limitazione, con cui si pone rimedio al fatto chel'invenzione ricomprenda soluzioni precedute da anteriorità invalidanti);Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026d'altro canto, come rilevato, in dottrina, l'esigenza di ridurre il contenziosoin materia brevettuale sarebbe frustrata se l'efficacia della limitazionedecorresse dalla data in cui è emesso il provvedimento, giacché in tal casonon verrebbe meno l'interesse del terzo a far accertare la nullità delbrevetto nel periodo anteriore alla disposta limitazione, al fine di escluderela lamentata contraffazione (v.Cass. n. 34428/2023 in motivazione).2.3 - Quanto alla sua accoglibilità in concreto nella specie ha osservatoche:a) le valutazioni della sentenza impugnata dovevano essere confermatein merito inammissibilità della rivendicazione n. 5 secondo la limitazioneformulata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre per la parte restante dovevanoritenersi superate - in applicazione del criterio della ragione più liquida -dall’esame della limitazione formulata in appello («1) Biliardinocomprendente un piano di gioco, sponde che circondano il piano di gioco,salite disposte alla base delle sponde, aste portanti birilli: detto biliardinosi caratterizzando per il fatto che dette sponde presentano, superiormentea dette salite, una sagomatura in forma di incavo che permette alla pallinaun urto con rimbalzo tale da ritornare verso il piano di gioco senza saltelliin cui nella parte superiore di detta sagomatura ad incavo è definita lazona di impatto con la pallina, detta zona di impatto presentando unangolo di 90° o poco meno rispetto alla salita; 2) Biliardino secondo larivendicazione 1/precedente, in cui dette salite presentano un’altezza di 2cm e le sponde, partendo dalla cima superiore delle salite presentanodetta sagomatura ad incavo; 3) Biliardino secondo la rivendicazione2/precedente, in cui detta sagomatura ad incavo presenta, dal bassoverso l’alto, la massima profondità verso l’alto entro 1 cm dalla cima dellesalite e sopra questa, la zona di impatto della pallina») in ragione dellaquale:i) La rivendicazione (1) diventa una combinazione delle rivendicazioni(1) e (2) di cui alla limitazione esaminata dalla CTU Ferroni;Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026ii) in merito alle rivendicazioni (1) e (2) il CTU Ferroni aveva ritenuto,che «… la caratteristica qualificante dell’invenzione non sia solo quella dipredisporre un incavo sulla sponda laterale del biliardino, in posizionesoprastante alla corrispondente rampa di salita, ma anche quella disagomare o realizzare opportunamente tale incavo in modo che la suasuperficie di impatto con la pallina sia sostanzialmente ortogonale alladirezione di rotolamento della pallina stessa sulla salita.

In questo modo siottiene un rimbalzo della pallina in direzione sostanzialmente uguale econtraria a quella di salita lungo la rampa inclinata, così che essa ritornainevitabilmente verso il centro del campo, senza saltelli o sobbalzi….Inaltri termini, la rivendicazione 1 emendata non presenta tutte lecaratteristiche strutturali necessarie per ottenere l’effetto del ritorno dellapallina senza saltelli, ma è piuttosto formulata in termini generici efunzionali, come una eventualità desiderata»; e aveva concluso che «larivendicazione (1) a sé stante, cioè non combinata con la rivendicazione 2,implica un ampliamento della protezione rispetto al brevettooriginariamente concesso»; mentre «L’oggetto definito dalle nuoverivendicazioni 1-2, 3 e 4 soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva,richiesti per la valida brevettazione»;iii) la limitazione richiesta con il quarto motivo d’appello, attraverso lacombinazione delle rivendicazioni (1) e (2) di cui alla limitazioneesaminata dal CTU Ferroni, nonché la rinuncia alle rivendicazioni (5) e (6)della medesima limitazione, si conforma alle risultanze degli accertamentisvolti e alle conclusioni del CTU; pertanto era idonea a superare ledifficoltà che hanno impedito l’accoglimento della limitazione formulata insede di precisazione delle conclusioni in primo grado, che presentavaalcune discrasie formali correttamente sottolineate nella sentenza di primogrado e conteneva anche la rivendicazione n. 5) che il CTU avevaconsiderato inammissibile.Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026vi) perciò la limitazione in tale nuova formulazione doveva essereaccolta, in conformità al disposto dell’Art. 79 c.p.i. comma 3.4.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l. ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi di cassazione e corredato di memoria. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.73, co. 3° CPI, 51, 52 e 56 CPI, 24 bis D.M. n. 33 del 2010, art. 111, 1°co., Cost, con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c.La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile e accoglibilel’istanza ex art. 79, co 3° poiché il quarto motivo appello, così accolto, erainammissibile poiché era ripetizione del precedente terzo motivo, ecomunque, assorbito in quest’ultimo.

In ogni caso, la richiesta di «nuovaistanza ex art. 79, comma 3 C.P.I.» era inammissibile in sede di appello inquanto rappresenterebbe una domanda nuova, formulata in primo gradotardivamente, come argomentato dal primo giudice, che correttamenteaveva motivato che la limitazione delle rivendicazioni proposta dacontroparte aveva modificato la materia del contendere quandol’istruttoria si era già conclusa; invero la controparte avrebbe utilizzato lostrumento della limitazione delle rivendicazioni del brevetto nullo, in liminelitis, in modo improprio e contro le regole processuali e sostanziali suibrevetti, perché chiedendo al Giudice di riformulare le rivendicazioni incorso di causa, travalicavano i limiti generali della buona fedecommerciale e nel mancato rispetto del principio del giusto processo e deldovere di lealtà gravante sulle parti processuali.

La riformulazione cosìcome presentata, si limiterebbe ad un mero ampliamento degli elementitecnici riportati confusamente nella Descrizione e nell’accorpamento dirivendicazioni già esistenti che, con semplicistiche aggiunte especificazioni, peraltro già disponibili sotto il profilo tecnico, estendonoNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’ambito della privativa e della domanda originaria molto più di quantorivendicato e descritto nei brevetti originari e qui posti in discussione.Pertanto – sostiene la ricorrente - con la formulazione dell’istanza dimodifica delle rivendicazioni, la controparte aveva alterato i limiti delladomanda iniziale di brevetto, estendendo la protezione dello stesso oltrequella inizialmente concessa e poi dichiarata nulla con sentenza, sicché laCorte territoriale non avrebbe valutato «con la dovuta estrema cautela»detta riformulazione, come il caso avrebbe richiesto, stante il pregiudizioderivatone alla sicurezza giuridica dei traffici commerciali, alla certezza deltitolo e all’affidamento riposto dai terzi sulla non validità) dei suddetti titoliper come depositati.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 21, 46, 48, 49, 51 e 52 CPI con riferimento all’istanza 79, co. 3 CPI,con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c.

Secondo la ricorrente la Corte,9 rivendicazioni del [OSCURATO:PERSONA] alla sola rivendicazione originale V,facendo salva di tutto il Brevetto la generica caratteristica tecnica definita“sagomatura”; 2) operato un evidente ampliamento della caratteristicagenerica “sagomatura” con i dettagli tecnici indicati nelle riformulaterivendicazioni che erano comparsi in forma del tutto vaga e noncoordinata, non accessibili alle conoscenze di un tecnico di settore, e nonrealizzabili dal costruttore, violando le più semplici regole che reggono ilbrevetto per invenzione.In realtà, non si comprenderebbe come la Corte territoriale abbiapotuto “riabilitare” il brevetto in questione attraverso la combinazionedella rivendicazione 1 e 2 e delle specificazioni di cui alle rivendicazioni 3 e4 e dove abbia rinvenuto novità ed altezza inventiva nelle nuoverivendicazioni.

Inoltre, la riformulata rivendicazione 2 («dette salitepresentano un’altezza di 2 cm e le sponde, partendo dalla cima superioredelle salite presentano detta sagomatura ad incavo») non eraNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026minimamente presente nella formulazione iniziale del Brevetto pertantoessa travalicherebbe i limiti del trovato ampliando la sua tutela; nécomunque sarebbe chiara la conformazione delle “salite” nonché la formadelle sponde, che dovrebbero avere una presunta ed imprecisata“sagomatura ad incavo” che permetterebbe in promesso rimbalzocontrollato della pallina; lo stesso varrebbe per la riformulazione dellarivendicazione n.3.Perciò la decisione sarebbe erronea in quanto le riformulaterivendicazioni 1-2 e 3 del brevetto avversario non soddisfano i requisiti dichiarezza, novità e attività inventiva del brevetto, richiesti dalla Legge.3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c. e omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,con riferimento all’art. 360, n. 5 c.p.c.

La Corte territoriale avrebbeomesso di indicare le ragioni tecnico-scientifiche che l’hanno indotta aprendere le distanze dalla prima consulenza Giuli, che aveva dichiaratonulli tutti i brevetti e modelli di causa; avrebbe ignorato le osservazionipuntuali e circostanziate formulate dal CTP dalla attrice in primo grado,correttamente accolte dal CTU Giuli e poi trasfuse nella sentenza di primogrado.

Si tratterebbe di una censura per violazione di una “norma dimetodo” che chiede al giudice, prima di aderire alle conclusioni del proprioCTU, di assicurarsi che questi abbia risposto alle pertinenti osservazioni diquelli di parte nel caso di specie svolte tanto con riguardo alla CTU Giuliquanto alla CTU Ferroni.

Inoltre la Corte di Appello avrebbe sposato la tesidel CTU Ferroni, senza illustrare i motivi di tale scelta; perciò lamotivazione della sentenza non sarebbe carente «in sé stessa - perl’intrinseca contraddittorietà o illogicità - bensì per il solo fatto che esisteagli atti una consulenza tecnica (Ing.

Ferroni) contenente conclusioni deltutto diverse dalla prima (Ing.

Giuli), che addirittura consentono ad unbrevetto dichiarato nullo ex tunc, di farlo “rivivere” sotto una veste tecnicaNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026totalmente diversa da quella che l’inventore aveva intesointenzionalmente proteggere».

Tanto ciò sarebbe vero – afferma - che ilBrevetto in assenza del la CTU Ferroni, dovrebbe essere ritenutointegralmente invalido per mancanza dei requisiti di legge, stante le chiaree incontrovertibili conclusioni della prima CTU Giuli, laddove le conclusionidella CTU Ferroni avrebbe ignorato la totale discrasia tra le nuoverivendicazioni e la Descrizione e i Disegni dell’invenzione originari.4. - I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinammissibili.4.1 -Il primo motivo, che si articola in diverse censure (inammissibilitàdel quarto motivo d’appello accolto in quanto ripetitivo del terzo;inammissibilità in sede di appello dell’istanza ex art. 79 comma 3 inquanto domanda nuova; violazione della normativa in materia per avere laCorte distrettuale accolto la formulazione dell’istanza di modifica dellerivendicazioni nonostante questa avesse alterato i limiti della domandainiziale di brevetto, estendendo così indebitamente la protezione oltrequella inizialmente concessa, scavalcando le conclusioni delle CTU di primogrado (CTU Giuli e CTU Ferroni) è inammissibile, da un lato, per violazionedell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. poiché non vi è alcuna illustrazione delcontenuto dei motivi di appello che si assumono erroneamente valutati,dall’altro perché costituisce, quanto alla valutazione dell’esito dell’indaginetecnica, l’inammissibile tentativo di riproporre in questa sede di legittimitàvalutazione di merito circa il contenuto della riformulazione proposta chela Corte d’appello ha compiuto alla luce della giurisprudenza di legittimitàconsolidata in materia in punto di limitazione della privativa brevettualesottoposta a giudizio di nullità e delle due indagini tecniche compiute:l’una sul brevetto come depositato e l’altra sulla riformulazione dellerivendicazioni proposta in appello, e proprio alla luce delle conclusionitanto dell’una quanto dell’altra.

Con la conseguenza che ulteriore ragionedi inammissibilità deriva dal fatto che il motivo non si confronta con laNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026ratio decidendi che sorregge la decisione della Corte Genovese che èquella di valorizzare in sede decisoria la ragione più liquida rappresentatadalla limitazione formulata- appunto - in appello, coerentemente aldisposto normativo che consente di sottoporre al giudice «in ogni stato egrado del giudizio» una riformulazione delle rivendicazioni: ratio che rendeperaltro del tutto infondata la censura proposta in termini di novità delmotivo, e supera la questione (rilevante solo nel primo grado di giudizio)del limite dell’udienza di p.c. (v.

Cass 34428/23, citata dalla sentenzagravata per cui «la facoltà di sottoporre al giudice la riformulazione dellerivendicazioni, prevista dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 èstabilita al fine di consentire al titolare del brevetto di conservare laprivativa, sia pure con limitazioni, individuando egli stesso le modifichealle rivendicazioni che devono essere compiute, sicché la presentazionedella relativa istanza nel giudizio di appello, quando il brevetto sia statogià dichiarato in parte nullo in primo grado, non costituisce un uso nonconsentito di tale facoltà, ma un'esplicazione della stessa in pienacoerenza con le finalità per cui è prevista»).4.2 – Il secondo motivo è evidentemente inammissibile poiché attienealla valutazione compiuta nel merito dalla Corte d’appello con riguardo allariformulazione delle rivendicazioni 1,2,3 e 4 alla luce delle conclusionidella CTU che afferma di condividere dando ampio conto delle motivazionitecniche anche in rapporto alle conclusioni della precedente CTU basatasisulla formulazione originaria; perciò le censure per cui la riformulazionesarebbe andata oltre i limiti del contenuto della domanda di brevettooriginariamente depositata e non sarebbe comunque idonea agli effettidei requisiti della novità e di altezza inventiva, esorbitano dai limiti dellavalutazione di legittimità poiché implicano una revisione del giudizio nelmerito.4.3- Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché invoca del tuttoimpropriamente tanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. quanto il vizioNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo.

Sotto il primoaspetto va ricordato che per invocare la violazione dell'articolo 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia(per tutte Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867); il chesembrerebbe, invece, proprio quello di cui la ricorrente intende qui dolersiladdove afferma che la Corte avrebbe omesso di indicare le ragionitecnico-scientifiche che l’hanno indotta a prendere le distanze dalla primaconsulenza Giuli, che aveva dichiarato nulli tutti i brevetti e modelli dicausa; avrebbe ignorato le osservazioni puntuali e circostanziateformulate dal CTP dalla attrice in primo grado, correttamente accolte dalCTU Giuli; avrebbe sposato la tesi del CTU Ferroni, senza illustrare i motividi tale scelta stanti le chiare e incontrovertibili conclusioni della prima CTUGiuli e senza considerare che la CTU Ferroni avrebbe, invece, ignorato latotale discrasia tra le nuove rivendicazioni e la Descrizione e i Disegnidell’invenzione originari.

Tutti argomenti non suscettibili di essereinquadrati non solo in termini di violazione dell’art. 115 c.p.c. ma tantomeno nel paradigma del vizio motivazionale di cui all’art. 360 n 5 c.p.c.che richiede sia stata omessa dal giudice la valutazione di un fatto storiconaturalistico, discusso tra le parti e decisivo per l’esito del giudizio oveconsiderato, e non circostanze processuali o risultanze istruttorie, giacchéil giudice è libero di valorizzare motivatamente quelle che reputa idonee asorreggere il suo convincimento ( v.

Cass. Sez.

Un n. 8053/2014).De resto la censura nel complesso insistendo sulla riformulazioneproposta in primo grado risulta eccentrica rispetto ad una motivazione –Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026ampia e completa - che si riferisce alla riformulazione sottoposta con l’attodi appello.5.- Il ricorso in conclusione va dichiarato inammissibile.

Nessunastatuizione va assunta sulle spese in quanto le parti resistenti sonorimaste intimate.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012,n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paraquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.4.2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 82/2024 depositatail 22/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Genovaha ritenuto ammissibile un’istanza di limitazione ex art. 79, co. 3 c.p.i.Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026proposta in appello e l’ha accolta riformulando le rivendicazioni delbrevetto oggetto di causa.Per quel che qui interessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. - società che progetta,produce, assembla, distribuisce e vende tavoli ed accessori per calciobalilla (comunemente detti biliardini) nonché sue specifiche componenti -ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA].a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. chiedendo che fosse accertata e dichiarata:a) la validità del Modello di utilità UB2015U066271 depositato il 19 agosto2015, c.d. MU Frim; b) del Brevetto nazionale per invenzione industriale n.0001352330, c.d. brevetto Giaccheri per «Sponde veloci» descritto come«biliardino con aste personalizzate, sponde sagomate, luce propria, puntaliprotetti», rilasciato in data 11.01.2009, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].a.s. per atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma concesso in uso a F. Mattioli (vale a direa FRIM) in pari data; c) del Modello di utilità UB2015U068596 (c.d. MUproprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA].Controparte, in via riconvenzionale, chiedeva, che fosse dischiarata lanullità del modello di utilità UB2015U066271 di titolarità della societàIl Tribunale di Genova disponeva CTU volta ad accertare se i titolipredetti (c.d. [OSCURATO:PERSONA]; Modello di Utilità nazionale c.d. MUrequisiti legali di validità, rispetto a quanto oggetto di contestazione.All’esito delle conclusioni del CTU ing. Giuli - che riteneva che nessunodei titoli di privativa predetti presentasse i requisiti di validità richiestidalla legge quanto alle attuali rivendicazioni- parte convenuta Ferrandodepositava in fase di precisazione delle conclusioni, istanza di limitazionedella privativa brevettuale ex art. 79 comma 3° c.p.i. in via subordinata,ovvero per la denegata ipotesi in cui il giudice avesse aderito alleconclusioni della CTU depositata. Sicché il Tribunale incaricava il CTU diNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026verificare l’ammissibilità delle limitazioni proposte e l’idoneità delle stessea superare le ragioni di invalidità del brevetto evidenziate nella relazioneperitale, incarico che veniva portato a termine – stante l’intervenutarinuncia all’incarico da parte dell’ing. Giuli – dall’ing. Ferroni, checoncludeva osservando:a) le limitazioni proposte da parte convenuta in relazione al brevetto perinvenzione industriale c.d. Giaccheri sono ammissibili ai sensi dell’art.79(3) c.p.i. limitatamente alle nuove rivendicazioni 1-2, 3, 4, ma non perle rivendicazioni 5 e 6; la rivendicazione 1 a sé stante, cioè noncombinata con la rivendicazione 2, implica un ampliamento dellaprotezione rispetto al brevetto originariamente concesso; l’oggetto definitodalle nuove rivendicazioni 1-2, 3 e 4 soddisfa i requisiti di novità edrelazione peritale aveva riguardato il brevetto Giaccheri nella sua formaoriginale, che era diversa da quella limitata; le ragioni di invalidità delbrevetto evidenziate in tale relazione, non sono quindi applicabili allenuove rivendicazioni limitate. (in estrema sintesi nella nuovarivendicazione (1), la sagomatura della sponda definiva esclusivamente lafinalità di consentire alla pallina un rimbalzo senza saltelli, senza tuttaviaspiegare in che modo, quindi, pur emendata, restava formulata in terminigenerici e funzionali, come una eventualità desiderata; né trovavasupporto completo nella descrizione, rispetto alla quale non risultavacoerente; tuttavia dette mancanze appena descritte venivano comunquecolmate dalla rivendicazione (2), dipendente dalla prima, rispetto allaquale questa aggiunge il fatto che nella parte superiore dell’incavo èdefinita la zona di impatto della pallina, la quale presenta un angolo di 90°circa rispetto alla salita della sponda; per cui combinate insiemesoddisfacevano i requisiti di brevettabilità; e rivendicazioni 3 e 4 che sonodipendenti in successione da quelle precedenti, introducendoNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026caratteristiche dimensionali della sagomatura, delle salite e delle spondedel biliardino, mostrate nelle figure del brevetto);e) le limitazioni proposte da parte convenuta in relazione al brevetto permodello di utilità MU [OSCURATO:PERSONA], sono ammissibili ai sensi dell’art. 79(3)c.p.i. per tutte le nuove rivendicazioni da 1 a 4, ma l’oggetto di talirivendicazioni non soddisfa il requisito di particolare efficacia, richiesto perla sua valida brevettazione come modello di utilità; la precedenterelazione peritale aveva riguardato il modello [OSCURATO:PERSONA] nella sua formaoriginale, che era diversa da quella limitata; le ragioni di invalidità delmodello evidenziate in tale relazione, non sono quindi applicabili allenuove rivendicazioni limitate.1.1- Il Tribunale di Genova, quindi, definendo il giudizio dichiarava lanullità del Modello di Utilità c.d. MU Frim; del Brevetto nazionale perInvenzione Industriale c.d. [OSCURATO:PERSONA]; del Modello di Utilitànazionale n° GE 2013000024, trasformata da Domanda di InvenzioneIndustriale - UB2015U068596 c.d. MU [OSCURATO:PERSONA], respingendo le istanze dilimitazione ex art. 79 comma III c.p.i. formulate da parte convenuta, inquanto (come si legge nella sentenza della Corte d’appello qui gravata):a) posto che la proposizione di un’istanza di limitazione costituisce unpotere riconosciuto alla parte e collegato al diritto sostanziale della stessaquale dedotto in giudizio, la possibilità di formulare tale istanza «in ognistato e grado del giudizio», va coordinata con i principi del giusto processoe della ragionevole durata dello stesso, ex art. 111, comma I, cost.;perciò non può ritenersi compatibile con tali principi e deve quindi esseredichiarata inammissibile quando richieda il regresso della causa alla faseistruttoria, ormai chiusa con la fissazione di udienza di precisazione delleconclusioni; inoltre la possibilità di riformulare le rivendicazioni deveessere esercitata attraverso il deposito di un’istanza contenente unariformulazione precisa e priva di ambiguità, da valutarsi con il dovutoNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026rigore formale, sia in quanto comporta una disposizione del diritto incontesa, sia a tutela dei diritti dei terzi.b) la limitazione in esame, proposta soltanto in sede di precisazionedelle conclusioni, modificando la materia del contendere ad istruttoriaormai conclusa, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva;c) in ogni caso, era opportuno aggiungere che il testo riformulato insede di precisazione delle conclusioni presentava ambiguità, «giacchénell’accorpare la rivendicazione 1 e la rivendicazione 2 in un'unicarivendicazione non si procedeva ad una coerente rinumerazione cosicché atale rivendicazione unica si fa seguire la rivendicazione 3, che dovrebbediventare in realtà la n. 2, la quale fa riferimento alla precedenterivendicazione 2, ormai divenuta un tutt’uno con la n. 1.»; taleriformulazione non presentava, pertanto, caratteristiche di sufficientechiarezza, restando incerto nella rivendicazione 3 il riferimento alla“rivendicazione 2/precedente” e quindi, in definitiva, l’ambito dellaprivativa; inoltre veniva mantenuta la rivendicazione n. 5 ritenuta dal CTUnon ammissibile.2.-1 Su gravame della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., la Corte d’appello di Genova ha riformato parzialmente la decisionedi primo grado accogliendo l’istanza di limitazione ex art. 79 c.p.i.formulata nel quarto motivo di appello e, quindi, limitando lerivendicazioni del Brevetto nazionale per [OSCURATO:PERSONA] n°0001352330 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) sulla base delle conclusioni dellaCTU Ferroni («1) Biliardino comprendente un piano di gioco, sponde checircondano il piano di gioco, salite disposte alla base delle sponde, asteportanti birilli: detto biliardino si caratterizzando per il fatto che dettesponde presentano, superiormente a dette salite, una sagomatura informa di incavo che permette alla pallina un urto con rimbalzo tale daritornare verso il piano di gioco senza saltelli in cui nella parte superiore didetta sagomatura ad incavo è definita la zona di impatto con la pallina,Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026detta zona di impatto presentando un angolo di 90° o poco meno rispettoalla salita; 2) Biliardino secondo la rivendicazione 1/precedente, in cuidette salite presentano un’altezza di 2 cm e le sponde, partendo dallacima superiore delle salite presentano detta sagomatura ad incavo; 3)Biliardino secondo la rivendicazione 2/precedente, in cui detta sagomaturaad incavo presenta, dal basso verso l’alto, la massima profondità versol’alto entro 1 cm dalla cima delle salite e sopra questa, la zona di impattodella pallina»), confermate le altre statuizioni.2.1- Con un’articolata motivazione sulle risultanze dell’indagine tecnicaha, in sintesi, ritenuto, anzitutto, ammissibile l’istanza di limitazione inconformità alla giurisprudenza di legittimità in tema di controversie sullavalidità del brevetto:a) «… la facoltà di sottoporre al giudice la riformulazione dellerivendicazioni, prevista dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 èstabilita al fine di consentire al titolare del brevetto di conservare laprivativa, sia pure con limitazioni, individuando egli stesso le modifichealle rivendicazioni che devono essere compiute», detta finalità esprime lalegittima ragione giustificatrice dell’istituto in esame, che lascia al titolaredel brevetto la facoltà di decidere, in ogni stato e grado del giudiziorelativo alla nullità del titolo, le rivendicazioni da riformulare;b) perciò detta facoltà «non è sottoposta ad un vaglio discrezionale delgiudice, che è chiamato solo a verificarne i presupposti (…)» laddove nonsia ravvisabile una violazione del dovere di buona fede processuale ovveroun abuso del processo mirante a ritardare inutilmente i tempi di giudizio inragione di un «evidente e inequivoco carattere meramente fittizio edartificioso della stessa (Cass. n. 34428/2023)»;c) il suo esercizio «assume natura processuale e sostanziale in quantocostituente atto processuale con valenza dispositiva del diritto di privativaoggetto della contesa - sebbene la relativa istanza, salvi i presupposti perla rimessione in termini, possa essere presentata in primo grado fino aNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026che, precisate dalle parti le conclusioni definitive, la causa non vengarimessa al collegio per la decisione. (Cass. n. 34428/2023)»;c) del resto «… la presentazione della relativa istanza nel giudizio diappello, quando il brevetto sia stato già dichiarato in parte nullo in primogrado, non costituisce un uso non consentito di tale facoltà, maun'esplicazione della stessa in piena coerenza con le finalità per cui èprevista» (Cass. n. 34428/2023).2.2- Ha quindi precisato, che l’eccezione di tardività dell’istanza dilimitazione era infondata, atteso che, ai sensi dell’art. 79 comma III c.p.c.,in un giudizio di nullità il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre algiudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione dellerivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda dibrevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezioneconferita dal brevetto concesso, pena la nullità del titolo ai sensi dell'art.76, comma 1, lett. c), d.lgs. cit; ed, altresì, che l'ambito della protezionestabilito con la decisione di mantenimento in forma modificata o con ladecisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui èpubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o lalimitazione, ma ciò non osta a che la tutela derivante dalla procedura dilimitazione abbia effetto retroattivo, come prescritto dall'art. 68, comma2, CBE di cui il protocollo interpretativo dell'art. 69 CBE precisa che ildetto articolo deve essere inteso nel senso di offrire, nel contempo,un'equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza deldiritto ai terzi: il titolare della privativa deve ricevere protezione, inparticolare, con riferimento all'eventualità del rinvenimento di documentiche attestino l'esistenza di un'arte nota, anteriore al momento deldeposito del brevetto, tale da ridurre l'ambito di protezione della privativaregistrata (invero, proprio con riferimento a ipotesi siffatte si giustifica,difatti, la procedura di limitazione, con cui si pone rimedio al fatto chel'invenzione ricomprenda soluzioni precedute da anteriorità invalidanti);Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026d'altro canto, come rilevato, in dottrina, l'esigenza di ridurre il contenziosoin materia brevettuale sarebbe frustrata se l'efficacia della limitazionedecorresse dalla data in cui è emesso il provvedimento, giacché in tal casonon verrebbe meno l'interesse del terzo a far accertare la nullità delbrevetto nel periodo anteriore alla disposta limitazione, al fine di escluderela lamentata contraffazione (v.Cass. n. 34428/2023 in motivazione).2.3 - Quanto alla sua accoglibilità in concreto nella specie ha osservatoche:a) le valutazioni della sentenza impugnata dovevano essere confermatein merito inammissibilità della rivendicazione n. 5 secondo la limitazioneformulata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre per la parte restante dovevanoritenersi superate - in applicazione del criterio della ragione più liquida -dall’esame della limitazione formulata in appello («1) Biliardinocomprendente un piano di gioco, sponde che circondano il piano di gioco,salite disposte alla base delle sponde, aste portanti birilli: detto biliardinosi caratterizzando per il fatto che dette sponde presentano, superiormentea dette salite, una sagomatura in forma di incavo che permette alla pallinaun urto con rimbalzo tale da ritornare verso il piano di gioco senza saltelliin cui nella parte superiore di detta sagomatura ad incavo è definita lazona di impatto con la pallina, detta zona di impatto presentando unangolo di 90° o poco meno rispetto alla salita; 2) Biliardino secondo larivendicazione 1/precedente, in cui dette salite presentano un’altezza di 2cm e le sponde, partendo dalla cima superiore delle salite presentanodetta sagomatura ad incavo; 3) Biliardino secondo la rivendicazione2/precedente, in cui detta sagomatura ad incavo presenta, dal bassoverso l’alto, la massima profondità verso l’alto entro 1 cm dalla cima dellesalite e sopra questa, la zona di impatto della pallina») in ragione dellaquale:i) La rivendicazione (1) diventa una combinazione delle rivendicazioni(1) e (2) di cui alla limitazione esaminata dalla CTU Ferroni;Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026ii) in merito alle rivendicazioni (1) e (2) il CTU Ferroni aveva ritenuto,che «… la caratteristica qualificante dell’invenzione non sia solo quella dipredisporre un incavo sulla sponda laterale del biliardino, in posizionesoprastante alla corrispondente rampa di salita, ma anche quella disagomare o realizzare opportunamente tale incavo in modo che la suasuperficie di impatto con la pallina sia sostanzialmente ortogonale alladirezione di rotolamento della pallina stessa sulla salita. In questo modo siottiene un rimbalzo della pallina in direzione sostanzialmente uguale econtraria a quella di salita lungo la rampa inclinata, così che essa ritornainevitabilmente verso il centro del campo, senza saltelli o sobbalzi….Inaltri termini, la rivendicazione 1 emendata non presenta tutte lecaratteristiche strutturali necessarie per ottenere l’effetto del ritorno dellapallina senza saltelli, ma è piuttosto formulata in termini generici efunzionali, come una eventualità desiderata»; e aveva concluso che «larivendicazione (1) a sé stante, cioè non combinata con la rivendicazione 2,implica un ampliamento della protezione rispetto al brevettooriginariamente concesso»; mentre «L’oggetto definito dalle nuoverivendicazioni 1-2, 3 e 4 soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva,richiesti per la valida brevettazione»;iii) la limitazione richiesta con il quarto motivo d’appello, attraverso lacombinazione delle rivendicazioni (1) e (2) di cui alla limitazioneesaminata dal CTU Ferroni, nonché la rinuncia alle rivendicazioni (5) e (6)della medesima limitazione, si conforma alle risultanze degli accertamentisvolti e alle conclusioni del CTU; pertanto era idonea a superare ledifficoltà che hanno impedito l’accoglimento della limitazione formulata insede di precisazione delle conclusioni in primo grado, che presentavaalcune discrasie formali correttamente sottolineate nella sentenza di primogrado e conteneva anche la rivendicazione n. 5) che il CTU avevaconsiderato inammissibile.Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026vi) perciò la limitazione in tale nuova formulazione doveva essereaccolta, in conformità al disposto dell’Art. 79 c.p.i. comma 3.4.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi di cassazione e corredato di memoria. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.73, co. 3° CPI, 51, 52 e 56 CPI, 24 bis D.M. n. 33 del 2010, art. 111, 1°co., Cost, con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c.La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile e accoglibilel’istanza ex art. 79, co 3° poiché il quarto motivo appello, così accolto, erainammissibile poiché era ripetizione del precedente terzo motivo, ecomunque, assorbito in quest’ultimo. In ogni caso, la richiesta di «nuovaistanza ex art. 79, comma 3 C.P.I.» era inammissibile in sede di appello inquanto rappresenterebbe una domanda nuova, formulata in primo gradotardivamente, come argomentato dal primo giudice, che correttamenteaveva motivato che la limitazione delle rivendicazioni proposta dacontroparte aveva modificato la materia del contendere quandol’istruttoria si era già conclusa; invero la controparte avrebbe utilizzato lostrumento della limitazione delle rivendicazioni del brevetto nullo, in liminelitis, in modo improprio e contro le regole processuali e sostanziali suibrevetti, perché chiedendo al Giudice di riformulare le rivendicazioni incorso di causa, travalicavano i limiti generali della buona fedecommerciale e nel mancato rispetto del principio del giusto processo e deldovere di lealtà gravante sulle parti processuali. La riformulazione cosìcome presentata, si limiterebbe ad un mero ampliamento degli elementitecnici riportati confusamente nella Descrizione e nell’accorpamento dirivendicazioni già esistenti che, con semplicistiche aggiunte especificazioni, peraltro già disponibili sotto il profilo tecnico, estendonoNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’ambito della privativa e della domanda originaria molto più di quantorivendicato e descritto nei brevetti originari e qui posti in discussione.Pertanto – sostiene la ricorrente - con la formulazione dell’istanza dimodifica delle rivendicazioni, la controparte aveva alterato i limiti delladomanda iniziale di brevetto, estendendo la protezione dello stesso oltrequella inizialmente concessa e poi dichiarata nulla con sentenza, sicché laCorte territoriale non avrebbe valutato «con la dovuta estrema cautela»detta riformulazione, come il caso avrebbe richiesto, stante il pregiudizioderivatone alla sicurezza giuridica dei traffici commerciali, alla certezza deltitolo e all’affidamento riposto dai terzi sulla non validità) dei suddetti titoliper come depositati.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 21, 46, 48, 49, 51 e 52 CPI con riferimento all’istanza 79, co. 3 CPI,con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c. Secondo la ricorrente la Corte,9 rivendicazioni del [OSCURATO:PERSONA] alla sola rivendicazione originale V,facendo salva di tutto il Brevetto la generica caratteristica tecnica definita“sagomatura”; 2) operato un evidente ampliamento della caratteristicagenerica “sagomatura” con i dettagli tecnici indicati nelle riformulaterivendicazioni che erano comparsi in forma del tutto vaga e noncoordinata, non accessibili alle conoscenze di un tecnico di settore, e nonrealizzabili dal costruttore, violando le più semplici regole che reggono ilbrevetto per invenzione.In realtà, non si comprenderebbe come la Corte territoriale abbiapotuto “riabilitare” il brevetto in questione attraverso la combinazionedella rivendicazione 1 e 2 e delle specificazioni di cui alle rivendicazioni 3 e4 e dove abbia rinvenuto novità ed altezza inventiva nelle nuoverivendicazioni. Inoltre, la riformulata rivendicazione 2 («dette salitepresentano un’altezza di 2 cm e le sponde, partendo dalla cima superioredelle salite presentano detta sagomatura ad incavo») non eraNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026minimamente presente nella formulazione iniziale del Brevetto pertantoessa travalicherebbe i limiti del trovato ampliando la sua tutela; nécomunque sarebbe chiara la conformazione delle “salite” nonché la formadelle sponde, che dovrebbero avere una presunta ed imprecisata“sagomatura ad incavo” che permetterebbe in promesso rimbalzocontrollato della pallina; lo stesso varrebbe per la riformulazione dellarivendicazione n.3.Perciò la decisione sarebbe erronea in quanto le riformulaterivendicazioni 1-2 e 3 del brevetto avversario non soddisfano i requisiti dichiarezza, novità e attività inventiva del brevetto, richiesti dalla Legge.3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c. e omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,con riferimento all’art. 360, n. 5 c.p.c. La Corte territoriale avrebbeomesso di indicare le ragioni tecnico-scientifiche che l’hanno indotta aprendere le distanze dalla prima consulenza Giuli, che aveva dichiaratonulli tutti i brevetti e modelli di causa; avrebbe ignorato le osservazionipuntuali e circostanziate formulate dal CTP dalla attrice in primo grado,correttamente accolte dal CTU Giuli e poi trasfuse nella sentenza di primogrado. Si tratterebbe di una censura per violazione di una “norma dimetodo” che chiede al giudice, prima di aderire alle conclusioni del proprioCTU, di assicurarsi che questi abbia risposto alle pertinenti osservazioni diquelli di parte nel caso di specie svolte tanto con riguardo alla CTU Giuliquanto alla CTU Ferroni. Inoltre la Corte di Appello avrebbe sposato la tesidel CTU Ferroni, senza illustrare i motivi di tale scelta; perciò lamotivazione della sentenza non sarebbe carente «in sé stessa - perl’intrinseca contraddittorietà o illogicità - bensì per il solo fatto che esisteagli atti una consulenza tecnica (Ing. Ferroni) contenente conclusioni deltutto diverse dalla prima (Ing. Giuli), che addirittura consentono ad unbrevetto dichiarato nullo ex tunc, di farlo “rivivere” sotto una veste tecnicaNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026totalmente diversa da quella che l’inventore aveva intesointenzionalmente proteggere». Tanto ciò sarebbe vero – afferma - che ilBrevetto in assenza del la CTU Ferroni, dovrebbe essere ritenutointegralmente invalido per mancanza dei requisiti di legge, stante le chiaree incontrovertibili conclusioni della prima CTU Giuli, laddove le conclusionidella CTU Ferroni avrebbe ignorato la totale discrasia tra le nuoverivendicazioni e la Descrizione e i Disegni dell’invenzione originari.4. - I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinammissibili.4.1 -Il primo motivo, che si articola in diverse censure (inammissibilitàdel quarto motivo d’appello accolto in quanto ripetitivo del terzo;inammissibilità in sede di appello dell’istanza ex art. 79 comma 3 inquanto domanda nuova; violazione della normativa in materia per avere laCorte distrettuale accolto la formulazione dell’istanza di modifica dellerivendicazioni nonostante questa avesse alterato i limiti della domandainiziale di brevetto, estendendo così indebitamente la protezione oltrequella inizialmente concessa, scavalcando le conclusioni delle CTU di primogrado (CTU Giuli e CTU Ferroni) è inammissibile, da un lato, per violazionedell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. poiché non vi è alcuna illustrazione delcontenuto dei motivi di appello che si assumono erroneamente valutati,dall’altro perché costituisce, quanto alla valutazione dell’esito dell’indaginetecnica, l’inammissibile tentativo di riproporre in questa sede di legittimitàvalutazione di merito circa il contenuto della riformulazione proposta chela Corte d’appello ha compiuto alla luce della giurisprudenza di legittimitàconsolidata in materia in punto di limitazione della privativa brevettualesottoposta a giudizio di nullità e delle due indagini tecniche compiute:l’una sul brevetto come depositato e l’altra sulla riformulazione dellerivendicazioni proposta in appello, e proprio alla luce delle conclusionitanto dell’una quanto dell’altra. Con la conseguenza che ulteriore ragionedi inammissibilità deriva dal fatto che il motivo non si confronta con laNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026ratio decidendi che sorregge la decisione della Corte Genovese che èquella di valorizzare in sede decisoria la ragione più liquida rappresentatadalla limitazione formulata- appunto - in appello, coerentemente aldisposto normativo che consente di sottoporre al giudice «in ogni stato egrado del giudizio» una riformulazione delle rivendicazioni: ratio che rendeperaltro del tutto infondata la censura proposta in termini di novità delmotivo, e supera la questione (rilevante solo nel primo grado di giudizio)del limite dell’udienza di p.c. (v. Cass 34428/23, citata dalla sentenzagravata per cui «la facoltà di sottoporre al giudice la riformulazione dellerivendicazioni, prevista dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 èstabilita al fine di consentire al titolare del brevetto di conservare laprivativa, sia pure con limitazioni, individuando egli stesso le modifichealle rivendicazioni che devono essere compiute, sicché la presentazionedella relativa istanza nel giudizio di appello, quando il brevetto sia statogià dichiarato in parte nullo in primo grado, non costituisce un uso nonconsentito di tale facoltà, ma un'esplicazione della stessa in pienacoerenza con le finalità per cui è prevista»).4.2 – Il secondo motivo è evidentemente inammissibile poiché attienealla valutazione compiuta nel merito dalla Corte d’appello con riguardo allariformulazione delle rivendicazioni 1,2,3 e 4 alla luce delle conclusionidella CTU che afferma di condividere dando ampio conto delle motivazionitecniche anche in rapporto alle conclusioni della precedente CTU basatasisulla formulazione originaria; perciò le censure per cui la riformulazionesarebbe andata oltre i limiti del contenuto della domanda di brevettooriginariamente depositata e non sarebbe comunque idonea agli effettidei requisiti della novità e di altezza inventiva, esorbitano dai limiti dellavalutazione di legittimità poiché implicano una revisione del giudizio nelmerito.4.3- Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché invoca del tuttoimpropriamente tanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. quanto il vizioNumero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo. Sotto il primoaspetto va ricordato che per invocare la violazione dell'articolo 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia(per tutte Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); il chesembrerebbe, invece, proprio quello di cui la ricorrente intende qui dolersiladdove afferma che la Corte avrebbe omesso di indicare le ragionitecnico-scientifiche che l’hanno indotta a prendere le distanze dalla primaconsulenza Giuli, che aveva dichiarato nulli tutti i brevetti e modelli dicausa; avrebbe ignorato le osservazioni puntuali e circostanziateformulate dal CTP dalla attrice in primo grado, correttamente accolte dalCTU Giuli; avrebbe sposato la tesi del CTU Ferroni, senza illustrare i motividi tale scelta stanti le chiare e incontrovertibili conclusioni della prima CTUGiuli e senza considerare che la CTU Ferroni avrebbe, invece, ignorato latotale discrasia tra le nuove rivendicazioni e la Descrizione e i Disegnidell’invenzione originari. Tutti argomenti non suscettibili di essereinquadrati non solo in termini di violazione dell’art. 115 c.p.c. ma tantomeno nel paradigma del vizio motivazionale di cui all’art. 360 n 5 c.p.c.che richiede sia stata omessa dal giudice la valutazione di un fatto storiconaturalistico, discusso tra le parti e decisivo per l’esito del giudizio oveconsiderato, e non circostanze processuali o risultanze istruttorie, giacchéil giudice è libero di valorizzare motivatamente quelle che reputa idonee asorreggere il suo convincimento ( v. Cass. Sez. Un n. 8053/2014).De resto la censura nel complesso insistendo sulla riformulazioneproposta in primo grado risulta eccentrica rispetto ad una motivazione –Numero registro generale 17526/2024Numero sezionale 1897/2026Numero di raccolta generale 12194/2026Data pubblicazione 01/05/2026ampia e completa - che si riferisce alla riformulazione sottoposta con l’attodi appello.5.- Il ricorso in conclusione va dichiarato inammissibile. Nessunastatuizione va assunta sulle spese in quanto le parti resistenti sonorimaste intimate. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012,n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paraquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.4.2026Il PresidenteEnrico Scoditti