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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12772/2026

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ppresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero delle Imprese e del Made in Italy in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 102,500 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della Comm.ric.prov.uff.cen.br di Roma n. 116/2024depositata il 17/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].È proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 136-terdeciesd.lgs. n. 30/2005, avverso la sentenza del 26 settembre 2024, n.116/2024 della “Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UfficioItaliano Brevetti e Marchi”, che ha accolto i motivi secondo e quarto,assorbiti il primo ed il terzo, dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 102,500Hit [OSCURATO:SOCIETA]. contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy econtro RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbH (già RTL Group DeutschlandMarkenverwaltungs GmbH), nei confronti del provvedimento emesso il 22novembre 2022 dall’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM), con il quale,in accoglimento dell’opposizione di quest’ultima società e ritenuta lasussistenza di un rischio di confusione ed associazione tra i marchi, è statarespinta la domanda di registrazione del marchio “RTL 102.5 VIARADIO”per i prodotti e i servizi delle classi 9, 35, 38 e 41 della Classificazioneinternazionale, depositata da RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La sentenza impugnata ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:a) è consentita l’applicazione del “principio della ragione più liquida”,ritenendo di accantonare le questioni relative alla prova dell’uso delmarchio europeo n. 109363 ad opera di RTL Group MarkenverwaltungsGmbH ed all’ambito territoriale di diffusione dei marchi in conflitto,anteponendovi le questioni contenute nel il secondo e il quarto motivo delricorso innanzi a sé proposto;b) i motivi esaminati concernono l’esistenza di un effettivo rischio diconfusione tra i segni: motivi che – riassume la sentenza impugnata –30/2005, alla considerazione del preuso e della coesistenza dei segni inNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026conflitto (secondo motivo), nonché all’erronea valutazione di somiglianzadei segni, essendo stato utilizzato il marchio “RTL 102,500” dal 1976 al1991 come marchio di fatto e, dal 1991, come marchio registrato, ondeesso è anteriore alle registrazioni della controparte e le due famiglie dimarchi hanno avuto una coesistenza durata per oltre trent’anni; inoltre,era ivi dedotto che le registrazioni di RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbHnelle classi di interesse in Italia avessero ad oggetto marchi figurativigraficamente diversi dai marchi di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ondedifetterebbe in radice ogni rischio di confusione e associazione tra i segni(quarto motivo);c) l’errore in cui è incorsa la decisione dell’UIMB è consistito dunquenel valutare esclusivamente la confondibilità del marchio di cui è statachiesta la registrazione con quelli nella titolarità della controparte,dovendosi invece considerare, ai fini del giudizio di confondibilità, che:c1) rileva «la circostanza, indiscussa e indiscutibile, che allo statoesistono due famiglie di marchi registrati che fanno uso del medesimolemma RTL, acronimo, per l’una, “della già storica Radio TélévisionLuxembourg fondata nel 1924” (…) e, per l’altra, di Radio TelevisioniLombarde, sigla già presente nella denominazione della società che avevala titolarità della relativa emittente (pag. 14 del ricorso)»;c2) l’istituto del preuso non è correttamente richiamato nel caso inesame, in quanto esso attiene ai marchi non registrati e tutela il preutenteassicurandogli di continuare ad utilizzare il segno: mentre, nella specie,sussiste la registrazione da parte della richiedente di un marchio recantela sigla “RTL” da epoca antecedente rispetto alla prima registrazioneconseguita dall’opponente;c3) nella vicenda di causa «la richiesta di registrazione è agganciatapiù che a un preuso in senso tecnico, alla dedotta, consolidata esistenza diuna famiglia di marchi in cui è inserito il lemma comune alla famigliaantagonista.

E in tale prospettiva neppure può ignorarsi che, secondoNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026quanto affermato dalla ricorrente, e non smentito dalla resistente, fu unmarchio di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a essere registrato per primo, nel1991, mentre le registrazioni qui opposte furono chieste e ottenute da RTLGroup solo in epoca successiva, a partire dal 1998»: ha, dunque,accertato – in punto di fatto – che «siamo in realtà di fronte allaprolungata coesistenza di due famiglie di marchi aventi un elementodistintivo centrale affatto identico, con conseguente operatività, nellapresunta buona fede del titolare del marchio posteriore, della relativapreclusione, e cioè del venir meno del requisito essenziale del pericolo diconfusione tra i segni distintivi di cui all’art. 20, comma l lett. b), del d.lgs.n. 30 del 2005», in quanto «deve ritenersi venuto meno ogni pericolo diconfusione, almeno con riferimento al lemma RTL, dovendosi piuttosto ilgiudizio di confondibilità appuntare su elementi denominativi e/o figuratividiversi e ulteriori dei segni in conflitto, qui giammai evocati».Hanno depositato controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato anche la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Non va accolta l’eccezione, formulata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di difetto di legittimazione attiva della ricorrente,posta la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c., da cui sirileva che RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbH è la nuova denominazione– assunta a seguito di deliberazione dell’assemblea dei soci del 13 agosto2020 – della RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbH, originariaparte del giudizio.2.1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), 20, lett. b), 177, 178 e 180d.lgs. n. 30 del 2005, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la sentenza impugnata ritenuto insussistente il rischio di confusioneNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026presso il pubblico ex art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. cit., errandonell’applicazione del principio della c.d. preclusione [alla tutela del marchioper primo registrato] per coesistenza [del marchio altrui successivoidentico o simile che abbia pacificamente convissuto per lungo tempo nelmedesimo mercato di riferimento], coesistenza tale da integrare lacapacità distintiva autonoma, idonea ad escludere il rischio di confusione oassociazione nel pubblico: principio che, nell’assunto della ricorrente,richiederebbe invero una valutazione riferita esclusivamente all’utilizzo delsegno (RTL 102.5 VIARADIO) di cui venga richiesta la registrazione e non,invece, alla “famiglia di marchi” cui il medesimo appartenga, dei qualialcuni aventi registrazione e coesistenza anteriori alla prima registrazionedel marchio del soggetto opponente.Pertanto, essendo stato il marchio richiesto in registrazione (RTL 102.5VIARADIO) da RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2019 ed esistendoregistrazioni dal 1998 nella titolarità di RTL Group MarkenverwaltungsGmbH, né avendo quella società provato di aver fatto uso dello specificosegno opposto prima del deposito della relativa domanda di marchio,l’istanza di registrazione avanzata nel 2019 all’UIMB non è meritevole diaccoglimento; senza possibilità, dunque, di dare rilievo, nell’applicazionedel principio in discorso, all’esistenza di altri e diversi marchi anteriori,contenenti anch’essi la sigla “RTL”, di pertinenza di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA].r.l., situazione di fatto comunque disputabile.

Altrimenti, sussisterebbeuna violazione di legge, in quanto l’argomento fondato sulla sussistenza diuna famiglia di marchi può essere utilizzato, in sede di opposizione, perampliare il giudizio di confondibilità o associazione rilevante ai sensidell’art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30/2005, e non per restringerlo,come invece avvenuto nel caso di specie.Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente assume altresì laviolazione della regola per cui, nel giudizio di opposizione allaregistrazione, non può farsi nessuna questione in merito alla validità eNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026legittimità del titolo anteriore su cui si fonda l’opposizione, come sidesume dagli artt. 177, comma 1, e 180, comma 1, lett. e), d.lgs. n.30/2005: mentre la sentenza impugnata violerebbe tale principio, dandoinammissibilmente ingresso, in sede di opposizione alla registrazione, aduna discussione sulla stessa validità del titolo di privativa di RTL GroupMarkenverwaltungs GmbH.2.2. – Il primo motivo è infondato.2.2.1. – La ricorrente nella sostanza chiede l’enunciazione del principiodi diritto, secondo cui la c.d. preclusione per coesistenza non opera conriferimento alle famiglie di marchi, ma soltanto al singolo marchio di cuisia chiesta la registrazione.2.2.2. – Il principio della c.d. preclusione per coesistenza è statoaffermato dalla Corte di giustizia del 22 settembre 2011, C-482/09,marchio [OSCURATO:PERSONA], nelle cui conclusioni, ripetendo i punti 82 e 84, èenunciato che: «L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 dev’essereinterpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore non puòottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designaprodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga duratadi tali due marchi d’impresa quando, in circostanze come quelle dellacausa principale, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare lafunzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire aiconsumatori l’origine dei prodotti o dei servizi».In tal modo, la Corte di giustizia ha individuato una peculiare ipotesi,in cui il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento diun marchio posteriore simile o uguale, in presenza di particolari elementicostitutivi – differenti rispetto a quelle dell’art. 9 della direttiva n.89/104/CEE sulla convalidazione del marchio, corrispondentementedall’art. 28 d.lgs. n. 30 del 2005 – in quanto viene meno il requisitoessenziale del pericolo di confusione in concreto.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026La giurisprudenza, anche italiana, ha ritenuto di fare un uso alquantolargo del principio de quo (cfr. Cass., sez.

I, 3 agosto 2023, n. 23727:«Con il trascorrere del tempo, i due marchi – in origine potenzialmenteconfondibili – assumono autonoma capacità distintiva, facendo veniremeno il rischio di confusione in concreto»).Si tratta dunque della ricostruzione di una regola secondo cui dalcompletamento della fattispecie – costituita dall’esistenza di marchi in séconfondibili, dall’uso di essi in via simultanea per un lungo periodo ditempo, dalla “buona fede” di tale lungo uso e dunque dalla prevedibilecapacità distintiva acquisita presso i consumatori – discende l’effettosecondo cui si continua a permetterne la coesistenza, precludendo lainvalidazione di uno dei due in omaggio ad una situazione realizzatasi sulmercato.2.2.3. – Tale principio non esclude affatto, ma anzi per coerenzainclude, l’applicazione del medesimo quando l’uso simultaneo riguardi ilcuore del marchio, come riportato in una pluralità di marchi avvinti dallasituazione nota come “famiglia di marchi” o “marchi seriali”, tale daescludere il predetto rischio di confusione.Invero, una volta accolto il principio di cui sopra, il quale propriosomiglianza di segni, si esclude il rischio di confusione per incontrastatacoesistenza tale da conformare la capacità distintiva di essi – esso nonpuò che essere esteso, per identità di ratio, alla situazione in cui il rischiodi confondibilità sia escluso, perché detta situazione riguardi, addirittura,una pluralità di marchi, tutti coesistenti da lungo tempo con quello cheoppone la propria tutela, riconducibili alla stessa impresa ed idonei aconnotarla, in quanto avvinti dal medesimo “cuore” distintivo, qual è c.d.famiglia di marchi.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/20262.2.4. – La “famiglia di marchi” sussiste quando più segni, accomunatida un elemento distintivo ricorrente (il c.d. gene familiare), vengonopercepiti dal pubblico come riferibili a una medesima impresa.La giurisprudenza europea ha soprattutto contribuito all’elaborazionedella figura (tra le altre, cfr.: Corte giust. 18 dicembre 2008, C-16/06 P;Tribunale Unione europea, 5 luglio 2016, n. 518/13; Tribunale Unioneeuropea, 8 luglio 2015, n. 548/12; Tribunale Unione europea, 8 luglio2015, n. 436/12; Trib.

Unione europea, 25 novembre 2014, n. 303/06 e337/06; Trib.

Unione europea, 23 febbraio 2006, marchio Bainbridge, T194/03; Trib.

Unione europea, 18 dicembre 2008, T-287/06; Trib.

Unioneeuropea, 14 ottobre 2009, T-104/08; Trib.

Unione europea, 6 ottobre2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03) e precedenti siriscontrano anche presso questa Corte (cfr. Cass. 20 dicembre 2024, n.33655).L’imprenditore commerciale spesso adotta i marchi seriali, qualetecnica aziendale mirante a rafforzare i propri segni distintivi ed afidelizzare più ampie categorie di consumatori.

Soprattutto in talunispecifici settori commerciali, avviene in modo non raro che il medesimomarchio presenti diverse configurazioni, a seconda del tipo di prodotti oservizi che esso contraddistingue.

In tal caso, la stessa impresa diabbigliamento utilizza «marchi secondari, ossia segni derivati da unmarchio principale e che condividono con questo un elemento dominantecomune, per distinguere le sue differenti linee di prodotti» (Trib.

Unioneeuropea 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, punto 51).La giurisprudenza non poteva dunque che rilevare tale prassieconomica, incidente su requisito della confondibilità tra marchi, inpresenza della circostanza che un segno faccia parte della “serie deimarchi”, o, secondo il linguaggio dei giudici unionali, di una “famiglia dimarchi” appartenente alla stessa impresa.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/20262.2.5. – Orbene, la regola enunciata dalla citata decisione in causaC-482/09 della Corte di giustizia fa leva proprio sull’inesistenza del rischiodi confusione in virtù della lunga coesistenza e convivenza pacifica dellevalutazione che inevitabilmente deve tener conto, tra le altre cose, delladedotta esistenza di segni commerciali seriali distintivi delle attività delmedesimo imprenditore, quale uno degli elementi pertinenti che senz’altroinfluenzano l’esclusione di un rischio di confusione.Tali presupposti sono stati ritenuti esistenti in fatto dalla sentenzaimpugnata.A tal riguardo costituisce giudizio di fatto, non sindacabile in questasede, sia la coesistenza pacifica per più decenni dei marchi, sia l’uso delsegno RTL ininterrottamente dal 1976 (come marchio di fatto) e dal 1991(come marchio registrato) da parte di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia lacomponente identitaria nei marchi (RTL) ed in particolare nel marchio RTL102,5 VIARADIO, oggetto della domanda di registrazione: in una parola,l’esistenza di una famiglia di marchi notori anteriore riproduttiva dellacomponente dominante e distintiva del segno di cui si domanda laregistrazione.Dunque, la decisione non è censurabile: la pacifica convivenzapoliennale tra segni può rivelarsi idonea a radicare la diffusaconsapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, delladifferente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati,escludendo, con ciò, il rischio di confusione e il conseguente pregiudizioalla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela, mentresfugge al sindacato di legittimità l’accertamento di fatto quanto allapacifica coesistenza dei marchi in conflitto (cfr. Cass., sez.

I, 27 maggio2024, n. 14680).Né può condividersi l’argomento, secondo cui l’istituto della famiglia dimarchi possa essere utilizzato solo per ampliare il giudizio di confondibilitàNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026o associazione rilevante ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n.30/2005, e non per restringerlo: una volta, invero, individuata unasituazione di fatto ed attribuita ad essa una denominazione definitoria(come per la “famiglia di marchi”), la stessa è suscettibile di essereinserita in qualsiasi fattispecie la contempli, indipendentemente dall’effettoche la norma o il principio a quella fattispecie ricolleghi.3.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30 del 2005, 2697c.c. e dei principî che regolano il vincolo dei giudizi nazionali alle sentenzerese sul rinvio pregiudiziale interpretativo della Corte di giustizia UE, inquanto il requisito della buona fede, richiesto con riguardo alla coesistenzadel marchio posteriore con quello anteriore in applicazione del principiodella c.d. preclusione per coesistenza, non è accertabile nella sedeamministrativa, donde l’inapplicabilità in definitiva di tale principio nelgiudizio di opposizione.Inoltre, nel ritenere sussistere la «prolungata coesistenza di duefamiglie di marchi aventi un elemento distintivo centrale affatto identico,con conseguente operatività, nella presunta buona fede del titolare delmarchio posteriore, della relativa preclusione», la sentenza impugnata haesposto una motivazione contraddittoria, in quanto, dapprima, ha ritenutodi non poter esaminare il requisito della buona fede, e, poi, invece l’haconsiderata per ritenere infondata l’opposizione di RTL GroupMarkenverwaltungs GmbH, ed ha operato una presunzione di buona fededel titolare del marchio posteriore, ponendo in tal modo sul titolare delmarchio anteriore l’onere di allegare e dimostrare la mala fede del titolaredel marchio posteriore.

In tal modo, si è violato il vincolo del giudicenazionale alla sentenza della CGUE 22 settembre 2011, causa C-482/09,[OSCURATO:PERSONA], la quale, ponendo l’accento sulla necessità della buona fededel titolare del marchio posteriore, esclude che di questo elemento possapresumersi l’esistenza, con inversione dell’onere della prova.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026E, poiché il contemporaneo utilizzo di un marchio posteriore simile aduno anteriore costituisce concorrenza sleale, così come affermato dallaCorte di giustizia al punto 83 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], vige piuttosto laregola di cui all’ultimo comma dell’art. 2600 c.c., secondo cui «accertati glicolui che compie un atto di oggettiva violazione dell’altrui esclusiva.3.2. – Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.3.2.1. – Non è, in primo luogo, estraneo al sindacato amministrativo ilrilievo della coesistenza idonea ad escludere il rischio di confusione ai finidel giudizio di registrazione pervenuto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA],essendo al contrario tale rilievo costantemente da questa Cortericonosciuto come ammissibile anche nel giudizio di opposizione allaregistrazione del marchio.In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha, nei limiti dei suoi poteri,tenuto in considerazione gli elementi di fatto consistenti nella titolarità incapo a RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sin dal 1991 del marchio denominativo“RTL 102.500”, nonché nell’uso del medesimo per la propria attivitàd’impresa sin dal 1976, nell’esistenza di una pluralità di marchiappartenenti alla stessa famiglia e nell’acquisita capacità distintiva presso iconsumatori: tutti elementi confluenti nella valutazione del rischio diconfusione tra i rispettivi segni distintivi, dunque non esulanti dai poteri inquella sede consentiti, dovendo essa necessariamente considerare tutti glielementi pertinenti del caso concreto, suscettibili di influire sullasussistenza del rischio di confusione.3.2.2. – Non vi è contraddizione – motivo qui esaminato quale assuntopreliminare della ricorrente in relazione al vizio di violazione di leggelamentato, e dunque ammissibile – nell’affermazione della sentenzaimpugnata circa l’irrilevanza innanzi a sé dell’accertamento della buonafede ai fini della nullità della registrazione del marchio, ai sensi dell’art. 19d.lgs. n. 30 del 2005, oggetto del giudizio ordinario di cognizioneNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026pendente innanzi al Tribunale di Milano, e nella contestuale ritenutaesigenza, invece, di valutare la preclusione per coesistenza, idonea adescludere lamentato rischio di confusione.3.2.3. – In terzo luogo, la nozione di buona fede rilevantenell’applicazione dell’istituto in discorso assume il connotato dellacorrettezza nella condotta imprenditoriale, in tal modo coincidendo con ilcomportamento di uso del proprio marchio che non consista in unastrategia commerciale sleale verso il titolare del segno identico o simile.Va premesso che, secondo le tradizionali elaborazioni, della buona fedein capo al soggetto – come tale sempre avente dunque un connotato“psicologico” o “soggettivo” in senso lato – si danno due distinte versioni.Da un lato, la “buona fede in senso oggettivo”, la quale è contemplatain numerose disposizioni in ambito negoziale (cfr. artt. 1175, 1337, 1375,ecc.) e consiste nella regola di condotta che richiede ai soggetti diadeguare il proprio comportamento a lealtà e correttezza, dunqueapplicabile anche in ambito extracontrattuale, quale espressione delgenerale principio di solidarietà sociale, dalla cui violazione conseguonoprofili di responsabilità.Dall’altro lato, la “buona fede in senso soggettivo”, che potremmo direin senso stretto, richiamata in tema di possesso (artt. 1147, 1153 c.c.),ma anche di contratto (art. 1415, 1445 c.c.), di indebito (art. 2033 c.c.) edi invalidazione delle deliberazioni assembleari, ove la legge prevede lasalvezza dei diritti dei terzi che in buona fede abbiano ignorato ladeliberazione (artt. 2377, comma 7, 2379-bis c.c., con criterio ripetuto perl’organo amministrativo agli artt. 2388, 2391, 2475-ter, come già agli artt.23, comma 2, e 25, comma 2, c.c.) o ricevuto utili non dovuti (artt. 2321,2433 comma 4, 2433-bis comma 7, 2478-bis c.c.), e dunque ancora qualeelemento costitutivo della fattispecie conservativa dell’acquisto, la qualeconsiste nell’ignoranza di ledere un diritto altrui.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ora, unicamente in questa seconda accezione può farsi richiamo alprincipio, collocato nella disposizione dell’art. 1147 c.c., secondo cui labuona fede si presume, essendo essa oggetto appunto della presunzioneiuris tantum posta dal legislatore: mentre, nel prima significato, nessunapresunzione di tal genere esiste.In tale contesto, la nozione di honest concurrent use, tradotta comeuso simultaneo in buona fede, indica dunque, secondo la Corte di giustiziaUE, un comportamento improntato a criteri di correttezza, in cui i titolaridei marchi perseguono autonomamente la propria strategiaimprenditoriale, senza l’intento di inserirsi nella scia del concorrentesfruttando la somiglianza tra i segni.

Ed invero, la Corte di giustizia UEprecisa come, qualora in futuro si verificassero comportamenti nonconformi a buona fede, la situazione dovrebbe essere valutata alla lucedelle regole sulla concorrenza sleale (punto 83) (cfr. App.

Milano 2febbraio 2021, n. 547; Trib.

Milano, sez. spec. impresa, 15 marzo 2016, n.3320, [OSCURATO:PERSONA], sebbene in obiter dictum; e v.

Trib.

Milano, sez. spec.impresa, 6 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]; Trib.

Milano 25 luglio 2017, n. 8287).In tal senso è anche la decisione di questa Corte del 3 agosto 2023, n.23727, in cui la buona fede è richiamata nel senso fatto proprio dallaCorte di giustizia; e comunque diversa essendo ivi la ratio decidendi, cheriguarda il distinto thema decidendum, con il conseguente principio didiritto, sulla questione specifica relativa all’àmbito territoriale di utilizzo delmarchio, che la Corte reputa irrilevante ove puramente locale («lacoesistenza deve essere valutata con riferimento all’intero ambitooperativo della privativa di cui il titolare del diritto di esclusiva può goderee che, invece, proprio in ragione della menzionata coesistenza, gli èlimitata, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini dellaintegrazione di tale ipotesi, il fatto che il titolare del marchio per primoregistrato abbia acconsentito all’utilizzo del marchio identico o simile in unambito strettamente locale»).Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Commissione dei Ricorsi ha ritenuto di individuare, nella vicendaall’esame, la medesima situazione esaminata nella decisione della Corte digiustizia nella causa [OSCURATO:PERSONA], applicando il principio dellapreclusione per coesistenza.

L’espressione sintetica usata dalla sentenzaimpugnata («operatività, nella presunta buona fede del titolare delmarchio posteriore, della relativa preclusione») risulta coerente propriocon tale lettura.

La presunzione di buona fede non è stata collegata allaqualità di titolare del marchio successivo, ma è stata fondata sullaprolungata coesistenza di due famiglie di marchi aventi un elementodistintivo centrale affatto identico per circa un trentennio, così operandoun elemento presuntivo di libera valutazione al riguardo, ravvisatonell’assenza di condotta scorretta e sleale.In definitiva, dalla ricostruzione in fatto, compiuta dalla sentenzaimpugnata, emerge che l’elemento caratterizzante (“RTL”) fosse utilizzatoin funzione distintiva da più decenni da parte dell’odierna resistente,situazione da cui essa ha tratto la presunzione di buona fede, sulla basedel fatto noto della “prolungata” coesistenza.Su tale accertamento si fonda la regola ivi applicata ed esso èinsindacabile in sede di legittimità.È, infine, da precisare come resti estranea la fattispecie dellapresunzione di colpa, prevista dall’art. 2600 c.c., non essendo statoaccertato nessun atto di concorrenza sleale, ma avendo la [OSCURATO:PERSONA] applicato il principio unionale della c.d. preclusione percoesistenza: il quale, al contrario, prevede che le azioni a tutela delmarchio possano essere esercitate solo se l’uso del marchio posterioreleda una delle funzioni giuridicamente protette del marchio, in particolareil rischio di confusione; quindi, se tale rischio è venuto meno a seguito diprolungata coesistenza tra i segni in conflitto, che ha consentito aiconsumatori di divenire edotti delle differenze e distinguere quindi leNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026diverse fonti di provenienza, il titolare non potrà più agire per tutelare ilproprio marchio.4.1. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenzae del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 115, 132, comma 2, n. 4,c.p.c., in ragione del difetto assoluto di motivazione e motivazioneinesistente o apparente in relazione ad un fatto decisivo per lacontroversia, per avere la sentenza impugnata ritenuto “non smentita”dalla ricorrente la circostanza che RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fossetitolare di un marchio anteriore risalente al 1991: la sentenza ha ritenutosussistere una non contestata e non smentita registrazione nel 1991 delmarchio recante la sigla “RTL”, laddove né vi era onere di smentita daparte di RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbH, irrilevante in sedeamministrativa secondo i limiti istituzionali del sindacato ivi consentito, néè stata esaminata la circostanza che invece essa ha pienamentecontestato, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, la buonafede di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche nel richiedere la registrazionedel 1991.4.2. – Il motivo è inammissibile.Esso non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, cheha ritenuto di poter ricavare in via presuntiva la buona fede di RTL102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel corso del prolungato uso ultradecennale delmarchio “RTL”, senza affatto indagare sulla denunciata nullità – oggettodel giudizio ordinario di cognizione – della prima registrazione del marchiodella controricorrente risalente al 1991.

Da un lato, dunque, lamotivazione esposta, pur sintetica, è idonea a sostenere la decisione inpunto di fatto circa il principio applicato, trattandosi del rilievo di un fattoprocessuale interno al giudizio svolto innanzi a sé, che in tal modo vieneenunciato con adeguata chiarezza; e, dall’altro lato, non rilevano alriguardo i fatti processuali afferenti il giudizio ordinario altrove pendente.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/20265. – Le spese seguono la soccombenza.

La mancanza di resistenza daparte del Ministero induce alla compensazione integrale delle speseriguardo il medesimo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di legittimità in favore della RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in€ 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge.Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero delle Imprese edel Made in Italy.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero delle Imprese e del Made in Italy in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 102,500 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della Comm.ric.prov.uff.cen.br di Roma n. 116/2024depositata il 17/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].È proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 136-terdeciesd.lgs. n. 30/2005, avverso la sentenza del 26 settembre 2024, n.116/2024 della “Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UfficioItaliano Brevetti e Marchi”, che ha accolto i motivi secondo e quarto,assorbiti il primo ed il terzo, dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 102,500Hit [OSCURATO:SOCIETA]. contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy econtro RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbH (già RTL Group DeutschlandMarkenverwaltungs GmbH), nei confronti del provvedimento emesso il 22novembre 2022 dall’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM), con il quale,in accoglimento dell’opposizione di quest’ultima società e ritenuta lasussistenza di un rischio di confusione ed associazione tra i marchi, è statarespinta la domanda di registrazione del marchio “RTL 102.5 VIARADIO”per i prodotti e i servizi delle classi 9, 35, 38 e 41 della Classificazioneinternazionale, depositata da RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La sentenza impugnata ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:a) è consentita l’applicazione del “principio della ragione più liquida”,ritenendo di accantonare le questioni relative alla prova dell’uso delmarchio europeo n. 109363 ad opera di RTL Group MarkenverwaltungsGmbH ed all’ambito territoriale di diffusione dei marchi in conflitto,anteponendovi le questioni contenute nel il secondo e il quarto motivo delricorso innanzi a sé proposto;b) i motivi esaminati concernono l’esistenza di un effettivo rischio diconfusione tra i segni: motivi che – riassume la sentenza impugnata –30/2005, alla considerazione del preuso e della coesistenza dei segni inNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026conflitto (secondo motivo), nonché all’erronea valutazione di somiglianzadei segni, essendo stato utilizzato il marchio “RTL 102,500” dal 1976 al1991 come marchio di fatto e, dal 1991, come marchio registrato, ondeesso è anteriore alle registrazioni della controparte e le due famiglie dimarchi hanno avuto una coesistenza durata per oltre trent’anni; inoltre,era ivi dedotto che le registrazioni di RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbHnelle classi di interesse in Italia avessero ad oggetto marchi figurativigraficamente diversi dai marchi di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ondedifetterebbe in radice ogni rischio di confusione e associazione tra i segni(quarto motivo);c) l’errore in cui è incorsa la decisione dell’UIMB è consistito dunquenel valutare esclusivamente la confondibilità del marchio di cui è statachiesta la registrazione con quelli nella titolarità della controparte,dovendosi invece considerare, ai fini del giudizio di confondibilità, che:c1) rileva «la circostanza, indiscussa e indiscutibile, che allo statoesistono due famiglie di marchi registrati che fanno uso del medesimolemma RTL, acronimo, per l’una, “della già storica Radio TélévisionLuxembourg fondata nel 1924” (…) e, per l’altra, di Radio TelevisioniLombarde, sigla già presente nella denominazione della società che avevala titolarità della relativa emittente (pag. 14 del ricorso)»;c2) l’istituto del preuso non è correttamente richiamato nel caso inesame, in quanto esso attiene ai marchi non registrati e tutela il preutenteassicurandogli di continuare ad utilizzare il segno: mentre, nella specie,sussiste la registrazione da parte della richiedente di un marchio recantela sigla “RTL” da epoca antecedente rispetto alla prima registrazioneconseguita dall’opponente;c3) nella vicenda di causa «la richiesta di registrazione è agganciatapiù che a un preuso in senso tecnico, alla dedotta, consolidata esistenza diuna famiglia di marchi in cui è inserito il lemma comune alla famigliaantagonista. E in tale prospettiva neppure può ignorarsi che, secondoNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026quanto affermato dalla ricorrente, e non smentito dalla resistente, fu unmarchio di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a essere registrato per primo, nel1991, mentre le registrazioni qui opposte furono chieste e ottenute da RTLGroup solo in epoca successiva, a partire dal 1998»: ha, dunque,accertato – in punto di fatto – che «siamo in realtà di fronte allaprolungata coesistenza di due famiglie di marchi aventi un elementodistintivo centrale affatto identico, con conseguente operatività, nellapresunta buona fede del titolare del marchio posteriore, della relativapreclusione, e cioè del venir meno del requisito essenziale del pericolo diconfusione tra i segni distintivi di cui all’art. 20, comma l lett. b), del d.lgs.n. 30 del 2005», in quanto «deve ritenersi venuto meno ogni pericolo diconfusione, almeno con riferimento al lemma RTL, dovendosi piuttosto ilgiudizio di confondibilità appuntare su elementi denominativi e/o figuratividiversi e ulteriori dei segni in conflitto, qui giammai evocati».Hanno depositato controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato anche la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Non va accolta l’eccezione, formulata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di difetto di legittimazione attiva della ricorrente,posta la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c., da cui sirileva che RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbH è la nuova denominazione– assunta a seguito di deliberazione dell’assemblea dei soci del 13 agosto2020 – della RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbH, originariaparte del giudizio.2.1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), 20, lett. b), 177, 178 e 180d.lgs. n. 30 del 2005, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la sentenza impugnata ritenuto insussistente il rischio di confusioneNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026presso il pubblico ex art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. cit., errandonell’applicazione del principio della c.d. preclusione [alla tutela del marchioper primo registrato] per coesistenza [del marchio altrui successivoidentico o simile che abbia pacificamente convissuto per lungo tempo nelmedesimo mercato di riferimento], coesistenza tale da integrare lacapacità distintiva autonoma, idonea ad escludere il rischio di confusione oassociazione nel pubblico: principio che, nell’assunto della ricorrente,richiederebbe invero una valutazione riferita esclusivamente all’utilizzo delsegno (RTL 102.5 VIARADIO) di cui venga richiesta la registrazione e non,invece, alla “famiglia di marchi” cui il medesimo appartenga, dei qualialcuni aventi registrazione e coesistenza anteriori alla prima registrazionedel marchio del soggetto opponente.Pertanto, essendo stato il marchio richiesto in registrazione (RTL 102.5VIARADIO) da RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2019 ed esistendoregistrazioni dal 1998 nella titolarità di RTL Group MarkenverwaltungsGmbH, né avendo quella società provato di aver fatto uso dello specificosegno opposto prima del deposito della relativa domanda di marchio,l’istanza di registrazione avanzata nel 2019 all’UIMB non è meritevole diaccoglimento; senza possibilità, dunque, di dare rilievo, nell’applicazionedel principio in discorso, all’esistenza di altri e diversi marchi anteriori,contenenti anch’essi la sigla “RTL”, di pertinenza di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA].r.l., situazione di fatto comunque disputabile. Altrimenti, sussisterebbeuna violazione di legge, in quanto l’argomento fondato sulla sussistenza diuna famiglia di marchi può essere utilizzato, in sede di opposizione, perampliare il giudizio di confondibilità o associazione rilevante ai sensidell’art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30/2005, e non per restringerlo,come invece avvenuto nel caso di specie.Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente assume altresì laviolazione della regola per cui, nel giudizio di opposizione allaregistrazione, non può farsi nessuna questione in merito alla validità eNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026legittimità del titolo anteriore su cui si fonda l’opposizione, come sidesume dagli artt. 177, comma 1, e 180, comma 1, lett. e), d.lgs. n.30/2005: mentre la sentenza impugnata violerebbe tale principio, dandoinammissibilmente ingresso, in sede di opposizione alla registrazione, aduna discussione sulla stessa validità del titolo di privativa di RTL GroupMarkenverwaltungs GmbH.2.2. – Il primo motivo è infondato.2.2.1. – La ricorrente nella sostanza chiede l’enunciazione del principiodi diritto, secondo cui la c.d. preclusione per coesistenza non opera conriferimento alle famiglie di marchi, ma soltanto al singolo marchio di cuisia chiesta la registrazione.2.2.2. – Il principio della c.d. preclusione per coesistenza è statoaffermato dalla Corte di giustizia del 22 settembre 2011, C-482/09,marchio [OSCURATO:PERSONA], nelle cui conclusioni, ripetendo i punti 82 e 84, èenunciato che: «L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 dev’essereinterpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore non puòottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designaprodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga duratadi tali due marchi d’impresa quando, in circostanze come quelle dellacausa principale, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare lafunzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire aiconsumatori l’origine dei prodotti o dei servizi».In tal modo, la Corte di giustizia ha individuato una peculiare ipotesi,in cui il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento diun marchio posteriore simile o uguale, in presenza di particolari elementicostitutivi – differenti rispetto a quelle dell’art. 9 della direttiva n.89/104/CEE sulla convalidazione del marchio, corrispondentementedall’art. 28 d.lgs. n. 30 del 2005 – in quanto viene meno il requisitoessenziale del pericolo di confusione in concreto.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026La giurisprudenza, anche italiana, ha ritenuto di fare un uso alquantolargo del principio de quo (cfr. Cass., sez. I, 3 agosto 2023, n. 23727:«Con il trascorrere del tempo, i due marchi – in origine potenzialmenteconfondibili – assumono autonoma capacità distintiva, facendo veniremeno il rischio di confusione in concreto»).Si tratta dunque della ricostruzione di una regola secondo cui dalcompletamento della fattispecie – costituita dall’esistenza di marchi in séconfondibili, dall’uso di essi in via simultanea per un lungo periodo ditempo, dalla “buona fede” di tale lungo uso e dunque dalla prevedibilecapacità distintiva acquisita presso i consumatori – discende l’effettosecondo cui si continua a permetterne la coesistenza, precludendo lainvalidazione di uno dei due in omaggio ad una situazione realizzatasi sulmercato.2.2.3. – Tale principio non esclude affatto, ma anzi per coerenzainclude, l’applicazione del medesimo quando l’uso simultaneo riguardi ilcuore del marchio, come riportato in una pluralità di marchi avvinti dallasituazione nota come “famiglia di marchi” o “marchi seriali”, tale daescludere il predetto rischio di confusione.Invero, una volta accolto il principio di cui sopra, il quale propriosomiglianza di segni, si esclude il rischio di confusione per incontrastatacoesistenza tale da conformare la capacità distintiva di essi – esso nonpuò che essere esteso, per identità di ratio, alla situazione in cui il rischiodi confondibilità sia escluso, perché detta situazione riguardi, addirittura,una pluralità di marchi, tutti coesistenti da lungo tempo con quello cheoppone la propria tutela, riconducibili alla stessa impresa ed idonei aconnotarla, in quanto avvinti dal medesimo “cuore” distintivo, qual è c.d.famiglia di marchi.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/20262.2.4. – La “famiglia di marchi” sussiste quando più segni, accomunatida un elemento distintivo ricorrente (il c.d. gene familiare), vengonopercepiti dal pubblico come riferibili a una medesima impresa.La giurisprudenza europea ha soprattutto contribuito all’elaborazionedella figura (tra le altre, cfr.: Corte giust. 18 dicembre 2008, C-16/06 P;Tribunale Unione europea, 5 luglio 2016, n. 518/13; Tribunale Unioneeuropea, 8 luglio 2015, n. 548/12; Tribunale Unione europea, 8 luglio2015, n. 436/12; Trib. Unione europea, 25 novembre 2014, n. 303/06 e337/06; Trib. Unione europea, 23 febbraio 2006, marchio Bainbridge, T194/03; Trib. Unione europea, 18 dicembre 2008, T-287/06; Trib. Unioneeuropea, 14 ottobre 2009, T-104/08; Trib. Unione europea, 6 ottobre2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03) e precedenti siriscontrano anche presso questa Corte (cfr. Cass. 20 dicembre 2024, n.33655).L’imprenditore commerciale spesso adotta i marchi seriali, qualetecnica aziendale mirante a rafforzare i propri segni distintivi ed afidelizzare più ampie categorie di consumatori. Soprattutto in talunispecifici settori commerciali, avviene in modo non raro che il medesimomarchio presenti diverse configurazioni, a seconda del tipo di prodotti oservizi che esso contraddistingue. In tal caso, la stessa impresa diabbigliamento utilizza «marchi secondari, ossia segni derivati da unmarchio principale e che condividono con questo un elemento dominantecomune, per distinguere le sue differenti linee di prodotti» (Trib. Unioneeuropea 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, punto 51).La giurisprudenza non poteva dunque che rilevare tale prassieconomica, incidente su requisito della confondibilità tra marchi, inpresenza della circostanza che un segno faccia parte della “serie deimarchi”, o, secondo il linguaggio dei giudici unionali, di una “famiglia dimarchi” appartenente alla stessa impresa.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/20262.2.5. – Orbene, la regola enunciata dalla citata decisione in causaC-482/09 della Corte di giustizia fa leva proprio sull’inesistenza del rischiodi confusione in virtù della lunga coesistenza e convivenza pacifica dellevalutazione che inevitabilmente deve tener conto, tra le altre cose, delladedotta esistenza di segni commerciali seriali distintivi delle attività delmedesimo imprenditore, quale uno degli elementi pertinenti che senz’altroinfluenzano l’esclusione di un rischio di confusione.Tali presupposti sono stati ritenuti esistenti in fatto dalla sentenzaimpugnata.A tal riguardo costituisce giudizio di fatto, non sindacabile in questasede, sia la coesistenza pacifica per più decenni dei marchi, sia l’uso delsegno RTL ininterrottamente dal 1976 (come marchio di fatto) e dal 1991(come marchio registrato) da parte di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia lacomponente identitaria nei marchi (RTL) ed in particolare nel marchio RTL102,5 VIARADIO, oggetto della domanda di registrazione: in una parola,l’esistenza di una famiglia di marchi notori anteriore riproduttiva dellacomponente dominante e distintiva del segno di cui si domanda laregistrazione.Dunque, la decisione non è censurabile: la pacifica convivenzapoliennale tra segni può rivelarsi idonea a radicare la diffusaconsapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, delladifferente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati,escludendo, con ciò, il rischio di confusione e il conseguente pregiudizioalla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela, mentresfugge al sindacato di legittimità l’accertamento di fatto quanto allapacifica coesistenza dei marchi in conflitto (cfr. Cass., sez. I, 27 maggio2024, n. 14680).Né può condividersi l’argomento, secondo cui l’istituto della famiglia dimarchi possa essere utilizzato solo per ampliare il giudizio di confondibilitàNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026o associazione rilevante ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n.30/2005, e non per restringerlo: una volta, invero, individuata unasituazione di fatto ed attribuita ad essa una denominazione definitoria(come per la “famiglia di marchi”), la stessa è suscettibile di essereinserita in qualsiasi fattispecie la contempli, indipendentemente dall’effettoche la norma o il principio a quella fattispecie ricolleghi.3.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30 del 2005, 2697c.c. e dei principî che regolano il vincolo dei giudizi nazionali alle sentenzerese sul rinvio pregiudiziale interpretativo della Corte di giustizia UE, inquanto il requisito della buona fede, richiesto con riguardo alla coesistenzadel marchio posteriore con quello anteriore in applicazione del principiodella c.d. preclusione per coesistenza, non è accertabile nella sedeamministrativa, donde l’inapplicabilità in definitiva di tale principio nelgiudizio di opposizione.Inoltre, nel ritenere sussistere la «prolungata coesistenza di duefamiglie di marchi aventi un elemento distintivo centrale affatto identico,con conseguente operatività, nella presunta buona fede del titolare delmarchio posteriore, della relativa preclusione», la sentenza impugnata haesposto una motivazione contraddittoria, in quanto, dapprima, ha ritenutodi non poter esaminare il requisito della buona fede, e, poi, invece l’haconsiderata per ritenere infondata l’opposizione di RTL GroupMarkenverwaltungs GmbH, ed ha operato una presunzione di buona fededel titolare del marchio posteriore, ponendo in tal modo sul titolare delmarchio anteriore l’onere di allegare e dimostrare la mala fede del titolaredel marchio posteriore. In tal modo, si è violato il vincolo del giudicenazionale alla sentenza della CGUE 22 settembre 2011, causa C-482/09,[OSCURATO:PERSONA], la quale, ponendo l’accento sulla necessità della buona fededel titolare del marchio posteriore, esclude che di questo elemento possapresumersi l’esistenza, con inversione dell’onere della prova.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026E, poiché il contemporaneo utilizzo di un marchio posteriore simile aduno anteriore costituisce concorrenza sleale, così come affermato dallaCorte di giustizia al punto 83 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], vige piuttosto laregola di cui all’ultimo comma dell’art. 2600 c.c., secondo cui «accertati glicolui che compie un atto di oggettiva violazione dell’altrui esclusiva.3.2. – Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.3.2.1. – Non è, in primo luogo, estraneo al sindacato amministrativo ilrilievo della coesistenza idonea ad escludere il rischio di confusione ai finidel giudizio di registrazione pervenuto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA],essendo al contrario tale rilievo costantemente da questa Cortericonosciuto come ammissibile anche nel giudizio di opposizione allaregistrazione del marchio.In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha, nei limiti dei suoi poteri,tenuto in considerazione gli elementi di fatto consistenti nella titolarità incapo a RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sin dal 1991 del marchio denominativo“RTL 102.500”, nonché nell’uso del medesimo per la propria attivitàd’impresa sin dal 1976, nell’esistenza di una pluralità di marchiappartenenti alla stessa famiglia e nell’acquisita capacità distintiva presso iconsumatori: tutti elementi confluenti nella valutazione del rischio diconfusione tra i rispettivi segni distintivi, dunque non esulanti dai poteri inquella sede consentiti, dovendo essa necessariamente considerare tutti glielementi pertinenti del caso concreto, suscettibili di influire sullasussistenza del rischio di confusione.3.2.2. – Non vi è contraddizione – motivo qui esaminato quale assuntopreliminare della ricorrente in relazione al vizio di violazione di leggelamentato, e dunque ammissibile – nell’affermazione della sentenzaimpugnata circa l’irrilevanza innanzi a sé dell’accertamento della buonafede ai fini della nullità della registrazione del marchio, ai sensi dell’art. 19d.lgs. n. 30 del 2005, oggetto del giudizio ordinario di cognizioneNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026pendente innanzi al Tribunale di Milano, e nella contestuale ritenutaesigenza, invece, di valutare la preclusione per coesistenza, idonea adescludere lamentato rischio di confusione.3.2.3. – In terzo luogo, la nozione di buona fede rilevantenell’applicazione dell’istituto in discorso assume il connotato dellacorrettezza nella condotta imprenditoriale, in tal modo coincidendo con ilcomportamento di uso del proprio marchio che non consista in unastrategia commerciale sleale verso il titolare del segno identico o simile.Va premesso che, secondo le tradizionali elaborazioni, della buona fedein capo al soggetto – come tale sempre avente dunque un connotato“psicologico” o “soggettivo” in senso lato – si danno due distinte versioni.Da un lato, la “buona fede in senso oggettivo”, la quale è contemplatain numerose disposizioni in ambito negoziale (cfr. artt. 1175, 1337, 1375,ecc.) e consiste nella regola di condotta che richiede ai soggetti diadeguare il proprio comportamento a lealtà e correttezza, dunqueapplicabile anche in ambito extracontrattuale, quale espressione delgenerale principio di solidarietà sociale, dalla cui violazione conseguonoprofili di responsabilità.Dall’altro lato, la “buona fede in senso soggettivo”, che potremmo direin senso stretto, richiamata in tema di possesso (artt. 1147, 1153 c.c.),ma anche di contratto (art. 1415, 1445 c.c.), di indebito (art. 2033 c.c.) edi invalidazione delle deliberazioni assembleari, ove la legge prevede lasalvezza dei diritti dei terzi che in buona fede abbiano ignorato ladeliberazione (artt. 2377, comma 7, 2379-bis c.c., con criterio ripetuto perl’organo amministrativo agli artt. 2388, 2391, 2475-ter, come già agli artt.23, comma 2, e 25, comma 2, c.c.) o ricevuto utili non dovuti (artt. 2321,2433 comma 4, 2433-bis comma 7, 2478-bis c.c.), e dunque ancora qualeelemento costitutivo della fattispecie conservativa dell’acquisto, la qualeconsiste nell’ignoranza di ledere un diritto altrui.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ora, unicamente in questa seconda accezione può farsi richiamo alprincipio, collocato nella disposizione dell’art. 1147 c.c., secondo cui labuona fede si presume, essendo essa oggetto appunto della presunzioneiuris tantum posta dal legislatore: mentre, nel prima significato, nessunapresunzione di tal genere esiste.In tale contesto, la nozione di honest concurrent use, tradotta comeuso simultaneo in buona fede, indica dunque, secondo la Corte di giustiziaUE, un comportamento improntato a criteri di correttezza, in cui i titolaridei marchi perseguono autonomamente la propria strategiaimprenditoriale, senza l’intento di inserirsi nella scia del concorrentesfruttando la somiglianza tra i segni. Ed invero, la Corte di giustizia UEprecisa come, qualora in futuro si verificassero comportamenti nonconformi a buona fede, la situazione dovrebbe essere valutata alla lucedelle regole sulla concorrenza sleale (punto 83) (cfr. App. Milano 2febbraio 2021, n. 547; Trib. Milano, sez. spec. impresa, 15 marzo 2016, n.3320, [OSCURATO:PERSONA], sebbene in obiter dictum; e v. Trib. Milano, sez. spec.impresa, 6 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]; Trib. Milano 25 luglio 2017, n. 8287).In tal senso è anche la decisione di questa Corte del 3 agosto 2023, n.23727, in cui la buona fede è richiamata nel senso fatto proprio dallaCorte di giustizia; e comunque diversa essendo ivi la ratio decidendi, cheriguarda il distinto thema decidendum, con il conseguente principio didiritto, sulla questione specifica relativa all’àmbito territoriale di utilizzo delmarchio, che la Corte reputa irrilevante ove puramente locale («lacoesistenza deve essere valutata con riferimento all’intero ambitooperativo della privativa di cui il titolare del diritto di esclusiva può goderee che, invece, proprio in ragione della menzionata coesistenza, gli èlimitata, con la conseguenza che non può assumere rilievo, ai fini dellaintegrazione di tale ipotesi, il fatto che il titolare del marchio per primoregistrato abbia acconsentito all’utilizzo del marchio identico o simile in unambito strettamente locale»).Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Commissione dei Ricorsi ha ritenuto di individuare, nella vicendaall’esame, la medesima situazione esaminata nella decisione della Corte digiustizia nella causa [OSCURATO:PERSONA], applicando il principio dellapreclusione per coesistenza. L’espressione sintetica usata dalla sentenzaimpugnata («operatività, nella presunta buona fede del titolare delmarchio posteriore, della relativa preclusione») risulta coerente propriocon tale lettura. La presunzione di buona fede non è stata collegata allaqualità di titolare del marchio successivo, ma è stata fondata sullaprolungata coesistenza di due famiglie di marchi aventi un elementodistintivo centrale affatto identico per circa un trentennio, così operandoun elemento presuntivo di libera valutazione al riguardo, ravvisatonell’assenza di condotta scorretta e sleale.In definitiva, dalla ricostruzione in fatto, compiuta dalla sentenzaimpugnata, emerge che l’elemento caratterizzante (“RTL”) fosse utilizzatoin funzione distintiva da più decenni da parte dell’odierna resistente,situazione da cui essa ha tratto la presunzione di buona fede, sulla basedel fatto noto della “prolungata” coesistenza.Su tale accertamento si fonda la regola ivi applicata ed esso èinsindacabile in sede di legittimità.È, infine, da precisare come resti estranea la fattispecie dellapresunzione di colpa, prevista dall’art. 2600 c.c., non essendo statoaccertato nessun atto di concorrenza sleale, ma avendo la [OSCURATO:PERSONA] applicato il principio unionale della c.d. preclusione percoesistenza: il quale, al contrario, prevede che le azioni a tutela delmarchio possano essere esercitate solo se l’uso del marchio posterioreleda una delle funzioni giuridicamente protette del marchio, in particolareil rischio di confusione; quindi, se tale rischio è venuto meno a seguito diprolungata coesistenza tra i segni in conflitto, che ha consentito aiconsumatori di divenire edotti delle differenze e distinguere quindi leNumero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/2026diverse fonti di provenienza, il titolare non potrà più agire per tutelare ilproprio marchio.4.1. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenzae del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 115, 132, comma 2, n. 4,c.p.c., in ragione del difetto assoluto di motivazione e motivazioneinesistente o apparente in relazione ad un fatto decisivo per lacontroversia, per avere la sentenza impugnata ritenuto “non smentita”dalla ricorrente la circostanza che RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fossetitolare di un marchio anteriore risalente al 1991: la sentenza ha ritenutosussistere una non contestata e non smentita registrazione nel 1991 delmarchio recante la sigla “RTL”, laddove né vi era onere di smentita daparte di RTL [OSCURATO:PERSONA] GmbH, irrilevante in sedeamministrativa secondo i limiti istituzionali del sindacato ivi consentito, néè stata esaminata la circostanza che invece essa ha pienamentecontestato, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, la buonafede di RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche nel richiedere la registrazionedel 1991.4.2. – Il motivo è inammissibile.Esso non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, cheha ritenuto di poter ricavare in via presuntiva la buona fede di RTL102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel corso del prolungato uso ultradecennale delmarchio “RTL”, senza affatto indagare sulla denunciata nullità – oggettodel giudizio ordinario di cognizione – della prima registrazione del marchiodella controricorrente risalente al 1991. Da un lato, dunque, lamotivazione esposta, pur sintetica, è idonea a sostenere la decisione inpunto di fatto circa il principio applicato, trattandosi del rilievo di un fattoprocessuale interno al giudizio svolto innanzi a sé, che in tal modo vieneenunciato con adeguata chiarezza; e, dall’altro lato, non rilevano alriguardo i fatti processuali afferenti il giudizio ordinario altrove pendente.Numero registro generale 25701/2024Numero sezionale 1907/2026Numero di raccolta generale 12772/2026Data pubblicazione 05/05/20265. – Le spese seguono la soccombenza. La mancanza di resistenza daparte del Ministero induce alla compensazione integrale delle speseriguardo il medesimo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di legittimità in favore della RTL 102,500 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in€ 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge.Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero delle Imprese edel Made in Italy.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 12772/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris