Cassazione n. 13702/2022

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17500/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. KG, in persona dei legali rappresentanti p.t. ThiloHart- mann e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. KG, in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] e Marcel von Haber, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- chter, e [OSCURATO:PERSONA]. KG, in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Tomacelli, n. 146; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del presidente del consiglio di ammini- strazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Bo- sio e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, iscrittoal n. 6127/2019 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l'11 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni GIACALONE, che ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., attiva nel settore della produzione e commer- cializzazione di prodotti e bevande a base alcoolica e produttrice di un liquore alla mandorla denominato "Disaronno", commercializzato nella bottiglia defi- nita "[OSCURATO:PERSONA]", nonché titolare dei marchi registrati relativi alla bottiglia, al tappo ed alle etichette,ha convenuto dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa,la [OSCURATO:PERSONA]. KG , l a [OSCURATO:PERSONA]- leistungGmbH Co. KG, la Lidl UK GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] InternationalGmbH Co. KG, denunciando il compimento di atti di concorrenza sleale da parte delle convenute, e chiedendo a)accertarsi la violazione dei suoi diritti di pro- prietà intellettuale inerenti ai predetti marchi, posta in essere attraverso la produzione, a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., o il rilascio alla stessa dell'autorizzazione a produrre la b ottiglia " Armilar " ed a produrre e commercializzare liquori contrassegnati dalla medesima bottiglia, b) inibirsi alle convenute la produzione, l'immissione in commercio e la vendita di tali prodottie c) ordinarsi il ritiro dal commercio e la distruzione dei medesimi prodottie di tutti gli strumenti utilizzati per la produzione e la commercializ- zazione degli stessi, con d)la fissazione di una penale per il ritardo nell'ese- cuzione e per la violazione del provvedimento, e)la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed alla restituzione degli utili realizzatie f) la pubblicazione dell ' emananda sentenza. 1.1. Si sono costituite le convenute, ed hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, sostenendo di non operare sul territorio italiano e negando di aver mai prodotto o esportato o commercializzato in Italia la bottiglia "Armilar" ed il liquore in essa contenuto. Precisato che gli stessi,prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], sonocom- mercializzati in Italia soltanto dalla [OSCURATO:SOCIETA]hanno aggiunto che nei confronti delle predette società l'attrice ha promosso un separato giudizio, pendente in parte dinanzi alla Corte d'appello di Milano, per l'impugnazione della sentenza riguardante l'accertamento dell'illecito, ed in parte dinanzi al Tribunale di Milano, per la liquidazione del risarcimento. Hanno concluso per- tanto per la sospensione del giudizio ed in subordine per l'accertamento della invalidità dei marchi, nonché peril rigetto della domanda proposta dall'attrice. 1.2. Con ordinanza del 4 aprile 2020, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di riunione o di trattazione congiunta dei giudizi, riservando al Col- legio, in sede di decisione, la valutazione dell'istanza di sospensione. 2. Con atto notificato il 22 giugno 2021, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]- stung, la Lidl UK e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, illustrato anche con memoria, chiedendo dichia- rarsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana. L'Illva ha resi- stito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. A sostegno dell'istanza, le ricorrenti affermano di non aver potuto com- mettere alcuna violazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Illva idonea a giustificare la devoluzione della controversia alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, non svolgendo alcuna attività commerciale in Italia, e non essendo la predetta giurisdizione configurabile in relazione ad atti di commer- cializzazione eventualmente compiuti nel territorio tedesco. Precisato di non aver mai provveduto alla produzione, alla vendita o all'esportazione della bot- tiglia "Armilar", imputabili esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha prodotto in Italia e consegnato a propria cura e spese gli articoli destinati alla vendita all'estero, sostengono che, ai fini del radicamento della giurisdizione italiana nei loro confronti, non possono assumere alcun rilievo la titolarità del marchio europeo "Armilar" da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la sottoscrizione con la [OSCURATO:PERSONA] dicondizioni di fornitura per le botti- glie prodotte ed esportate all'estero, non costituendo il predetto marchio og- gettodel giudizio in esame, non essendo stata allegata né provata la com- missione di attività illecite in Italia, e risultando assolutamente ininfluente l'appartenenza delle altre società al medesimo gruppo d'imprese. 1.1. Ciò posto, e rilevato che la controversia in esame ha ad oggetto titoli di proprietà industriale registrati a livello nazionale ed europeo, le ricorrenti contestano innanzitutto la sussistenza dei criteri di collegamento previsti dallo art. 3, comma primo,della legge 31 maggio 1995, n. 218 e di quell o previsto dall'art. 7 n. 2 del regolamento UE n. 1215/tutto 2012, affermando di non avere la propria sede legale in Italiaed osservando che l'operatività del for o alternativo del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso è subordinata all'e- sistenza di uno stretto collegamento tra l'autorità giurisdizionale e la contro- versia. 1.2. Premesso inoltre che, in tema di contraffazione di marchi europei, l'applicabilità dell'art. 7 n. 2 del regolamento UE n. 1215/2012 è esclusa dallo art. 122 del regolamento UE n. 1001/2017 in favore dei criteri di collega- mento previsti dall'art. 125 del medesimo regolamento, costituiti dal domicilio del convenuto o, in via alternativa, dal luogo in cui l'atto di contraffazione è stato commesso, osservano che il riferimento al forum commissi delictirecato da quest'ultima disposizione va interpretato in senso più restrittivo rispetto a quello di cui all'art. 7 n. 2 del regolamento UE n. 1215/2012, venendo in considerazione esclusivamente il luogo in cui è stata posta in essere la con- dotta dell'agente, e non assumendo alcun rilievo quello in cui si è verificato il pregiudizio eventualmente subìto dal danneggiato.Ribadiscono pertanto che, ai fini del radicamento della giurisdizione italiana, risultano ininfluenti la tito- larità del marchio europeo "Armilar" da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la sottoscri- zione delle condizioni di fornitura tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], non essendo ad esse imputabile alcun atto di contraffazione commesso direttamente in Italia, inteso come pubblicizzazione od offerta in vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio contraffatto. Aggiungono che, anche a voler ipotizzare un vincolo di solidarietà passiva tra il produttore ed il distributore, in relazione ad atti di commercializzazione compiuti all'estero, lo stesso dovrebbe considerarsi inoperante nel caso in esame, avuto riguardo all'avvenuta proposizione delle domande in giudizi diversi. Sostengono co- munque che, anche a voler ritenere sussistente la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di accertamento della contraffazione di marchi europei, la stessa dovrebbe considerarsi limitata agli atti commessi nel territorio ita- liano, ai sensi dell'art. 126, par. 2, del regolamento UE n. 1001/2017, in quanto fondata sul criterio del forum commissi delicti. 1.3. Quanto infine alle domande di accertamento della contraffazione dei marchi nazionali, le ricorrenticontestano l'operatività del cumulo soggettivo previsto dall'art. 8, par. 1, del regolamento UE n. 1215/2012, rilevando che nel giudizio in esame non risulta convenuto alcun soggetto di nazionalità ita- liana, ed insistono sull'inapplicabilità del criterio del locus commissi delicti , affermando che per luogo in cui si è verificato l'evento dannoso deve inten- dersi esclusivamente quello in cui è stata posta in essere la condotta pregiu- dizievole, non assumendo alcun rilievo il luogo in cui il danneggiato ha la sua sede legale, o dove si verificano gli effetti pregiudizievoli della condotta la- mentata. 2. Si osserva al riguardo che la domanda proposta dalla controricorrente nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha ad oggetto l'accertamento della violazione di diritti di proprietà intellettuale connessi alla titolarità di marchi sia nazionali che euro- pei e l'inibizione della produzione e della commercializzazione dei prodotti contrassegnati dai marchi contraffatti, con l'adozione dei provvedimenti con- seguenti e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. A sostegno delle predette domande, l'attrice allega la con- traffazione dei marchi aventi ad oggetto la bottiglia,il tappo e le etichette di cui essa è titolare, e da essa utilizzati per la commercializzazione del liquore denominato "Disaronnno", asseritamente commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- zione Liquori, avente sede in Italia,attraverso la produzione, su commissione delle convenute, di un liquore contenuto in bottiglie aventi caratteristiche analoghe, nonché, per quanto sembra emergere dalla lettura dell'atto di ci- tazione, nell'esportazione di tali prodotti e nella pubblicizzazione degli stessi sul webda parte della [OSCURATO:PERSONA] , che si occupa di commercio elettronico. 2.1. In quanto concernente sia marchi europei che marchi nazionali , la domandaricade sotto la previsione dell'art. 122 del regolamento UE n. 1001/ 2017, il quale, disponendo che alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, salvo di- sposizione contraria del medesimo regolamento, richiama la disciplina dettata dal regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, escludendo quindi, in ambito eurounitario, l'applicabilità della norma interna di cui all'art. 3 della legge n. 218 del 1995, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 cod. proc. civ.ovvero, nelle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, anche nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni II, III e IV del Titolo II della medesima Convenzione. Il regolamento UE n. 1215/2012 di- spone a sua volta, in linea generale, che le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro (art. 4), prevedendo tuttavia che esse possono essere convenute anche davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro, ma solo nelle ipotesi contemplate dalle norme di cui alle Sezioni da II a VII del Capo II del mede- simo regolamento(art. 5). Tra queste norme, vanno menzionate in partico- lare, in quanto astrattamente pertinenti alla fattispecie in esame, l'art. 7 n. 2, che in materia di illeciti civili dolosi o colposi consente di convenire una persona domiciliata in uno Stato membro dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, e l'art. 24, che in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito o la registrazione attribuisce una competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio delle parti, alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il de- posito o la registrazione sono stati richiestio effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione in- ternazionale. In tema di marchi UE, sulla predetta disciplina prevale peraltro quella speciale dettata dagli artt. 122, par. 2, lett. a), e 124, lett. a) , del regolamento n. 1001/2017, i quali attribuiscono ai tribunali dei marchi UE una competenza esclusivaper tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione, escludendo espressamente l'applicabilità, tra l'altro, degli artt. 4 e 7 n. 2 del regolamento n. 1215/2012; l'art. 125 del regolamento n. 1001/2017 dispone inoltre che le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'art. 124vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio (par. 1), prevedendo comun- que che esse possono essere avviate anche dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso (par. 5); l'art. 136, par. 1, lett. a)e b),prevede infine che, qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchioUE e sulla base di un marchio nazionale, il tribunale successi- vamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a fa- vore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici, e può sospendere il procedimento quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili, nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili. 2.2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che, trattandosi di azione simultanea proposta per la contraffazione di marchi nazionali ed europei, la competenza spetta, ai sensi dell'art. 125 del regola- mento n. 1001/2017, alternativamente al Giudice tedesco, quale autorità giu- risdizionale del luogo in cui le convenute hanno la loro sede, o al Giudice italiano, quale autorità giurisdizionale del luogo in cui l'attrice sostiene che è stata commessa la contraffazione, non assumendo alcun rilievo, in contrario, le contestazioni sollevate dalle convenutein ordine all'imputabilità della pre- detta attività. Anche in tema d'individuazione del giudice competente a cono- scere della domanda proposta nei confronti dello straniero, così come ai fini del riparto di giurisdizione tra il Gi udice ordinario e quello amministrativo, trova infatti applicazione il criterio del petitum sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis, impo- nendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescin- dere dalle eccezioni del convenuto, delle quali dovrà tenersi conto nel mo- mento logicamente successivo della valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della decisione del merito della controversia(cfr. Cass., Sez. Un., 9/02/ 2015, n. 2360; 24/07/2007, n. 16296). E' pur vero che nell'esame delle questioni di giurisdizione queste Sezioni Unite sono chiamate ad operare come giudice anche del fatto, e possono quindi accedere direttamente agli atti di causa ed alle risultanze istruttorie, nei limiti stabiliti dall'art. 37 cod. proc. civ., traendone le dovute conseguenze in piena autonomia rispetto sia alle deduzioni delle parti che all'apprezza- mento eventualmente compiuto dal giudice di merito, sicché anche ai fini del riparto di giurisdizione tra il giudice italiano e quello straniero occorre tener conto non già della prospettazione della domanda, ma della vera natura della controversia, da individuare con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia, sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti di causa. Nella specie, peraltro, le stesse ricorrenti, pur negando di produrre o commercializzare in Italia prodotti con- trassegnati dai marchi contraffatti,riconoscono che la produzione e l'espor- tazione degli stessi da parte della [OSCURATO:PERSONA] liquori hanno luogo sulla base di condizioni di fornitura sottoscritte con la [OSCURATO:PERSONA] e con l'uso di segni distintivi di cui è titolare la [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha verosimilmente concesso l'utilizzazione, sicchénon può escludersi a priori il loro coinvolgimento nell'attività illecita,in una delle forme previste sia dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30che dall'art. 9, par. 3, del regolamento n. 1001/2017, fermo restando che la configurabilità esussi- stenza in concreto delle condotte sanzionate da tali disposizioni sono rimesse alla valutazione del giudice di merito, nei limiti previsti dall'art. 126, par.2, del regolamento n. 1001/2017, secondo cui, ove la giurisdizione trovi fonda- mento nell'art. 125, par. 5, la competenza del giudice resta circoscritta agli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede. 2.3. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla con- dotta addebitata alla Lidl DigitalInternational, consistente nella pubblicizza- zione sul web dei prodotti contraddistinti dal marchio contraffatto, rivolgen- dosi potenzialmente la stessa anche al pubblico dei consumatori italiani, e non assumendo pertanto alcun rilievo la circostanza, fatta valere dalle ricor- renti, che la predetta società abbia sede in Germania, dove ha luogo l'immis- sione nella rete telematica dei contenuti che determinano la lesione del diritto dell'attrice. In proposito, è appena il caso di richiamare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia UE in riferimento alla disciplina dettata dall'art. 97, par. 5, del regolamento UE n. 207/2009 (ma riferibile anche a quella successiva- mente introdotta dall'art. 125, par. 5, del regolamento n. 1001/2017, avente identica formulazione), secondo cui il titolare di un marchio UE che si ritiene leso dall'uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio nelle pubblicità e nelle offerte di vendita pubblicate per via elettronica per prodotti identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, può introdurre un'azione per contraffazione contro tale terzo di- nanzi a un tribunale dei marchi dell'UE dello Stato membro sul cui territorio si trovano consumatori o professionisti cui si rivolgono tali pubblicità o dette offerte di vendita, nonostante il fatto che il suddetto terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 5/09/2019, in causa C - 172/18, AMS [OSCURATO:PERSONA]. e altri): a sostegno di tale affermazione, è stato ri- chiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria, se- condo cui i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della deter- minazione del proprio significato e della propria portata, devono essere inter- pretati tenendo conto del contesto di tale disposizione e della finalità perse- guita dalla normativa di cui fa parte (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 3/09/ 2014, in causa C-201/13, Deckmyn et Vrijheidsfonds; 18/05/2017, in causa C-617/15, [OSCURATO:PERSONA]), osservandosi che, ove i termini «[territorio dello Stato membro] in cui l'atto di contraffazione è stato commesso», utilizzati dalla norma in esame,dovessero essere interpretati nel senso che essi fanno riferimento allo Stato membro sul cui territorio l'autore degli atti contestati ha organizzato il suo sito Internet e ha avviato la pubblicazione delle sue pubblicità e delle sue offerte di vendita, ai contraffattori stabiliti all'interno dell'Unione, operanti per via elettronica e che vogliano impedire ai titolari dei marchi dell'Unione europea contraffatti di disporre di un foro alternativo,ba- sterebbe, per privare la predetta disposizione di ogni portata alternativa ri- spetto alla regola di competenza giurisdizionale stabilita in via generale dal par. 1 del medesimo articolo, far coincidere il territorio del caricamento online con quello di loro stabilimento(cfr. al riguardo anche Corte di Giustizia UE, sent. 12/07/2011, in causaC-324/09, L'Oréal SA e altri, relativa alla vendita onlinedi prodotti che si trovano in uno Stato terzo, recanti un marchio regi- strato in uno Stato membro dell'Unione o un marchio comunitario e non com- mercializzati precedentemente nello spazio economico europeo o, nel caso di marchio comunitario, non commercializzati precedentemente nell'Unione,ef- fettuata da un operatore economico,senza il consenso del titolare del mar- chio, ad un consumatore che si trova nel territorio per il quale il marchio di cui trattasi è stato registrato). 2.4. Ininfluente, ai fini del riparto di giurisdizione, deve infine ritenersi la circostanza, fatta valere dalle ricorrenti, che l'azione nei loro confronti sia stata promossa separatamente da quella avviata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], cui, secondo la concorde prospettazione delle parti, sono in ogni caso addebitabili la produzione e la commercializzazione del li- quore contenuto nelle bottiglie contraffatte: la connessione esistente tra le due domande, che ai sensi dell'art. 8 n. 1 del regolamento n. 1215/2012 (applicabile in assenza di una specifica disposizione del regolamento n. 1001/ 2017, in virtù del richiamo di cui agli artt. 122, par. 1, e 125, par. 1) ne avrebbe consentito la proposizione cumulativa dinanzi all'autorità giurisdizio- nale del luogo in cui era domiciliato uno dei convenuti,non può considerarsi preclusiva dell'instaurazione di distinti giudizi dinanzi alle autorità giurisdizio- nali rispettivamente competenti, che nella specie possono peraltro essere in- dividuati per entrambe le domande nell'Autorità giudiziaria italiana, alla stre- gua delle considerazioni che precedono; né la predetta connessione può inci- dere sulla prosecuzione del giudizio promosso nei confronti delle ricorrenti, nontrovando applicazione l'art. 136 del regolamento n. 1001/2017, il quale si riferisce esclusivamente all'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui le azioni di contraffazione pendenti dinanzi a tribunali di Stati membri diffe- renti, oltre ad avere ad oggetto i medesimi fatti, siano state proposte tra le stesse parti. 3. In conclusione, va quindi dichiarato che la giurisdizione in ordine alle domande proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della Lidl UK e della [OSCURATO:PERSONA] spetta,, ai sensi dell'art. 125, par. 5, del regolamento UE n. 1001/2017, all'Autorità giu- diziaria italiana, con il conseguente rinvio della causa al Tri