Cassazione n. 09216/2026

ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a. inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], IuriMaria Prado-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protemporeNumero registro generale 4549/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 9216/2026Data pubblicazione 12/04/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7075/2023depositata il 03/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato il 25/9/2011 [OSCURATO:PERSONA] InternationalS.A. ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Roma la società [OSCURATO:SOCIETA]. per fare accertare e dichiarare che l’utilizzo daparte della stessa dei segni “[OSCURATO:PERSONA] station”, “B [OSCURATO:PERSONA] station”, “Bstilizzato” e “bugattista-tion.com”, con riferimento a vari articoli diabbigliamento di tipo sportivo ed informale, costituiva contraffazione delleregistrazioni di marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, “EB [OSCURATO:PERSONA] figurativo” ed “EBfigurativo” di parte attrice, nonché atto di concorrenza sleale ai sensidell’art. 2598 c.c. n. 1, 2 e 3, con le conseguenti domande risarcitorie einibitorie.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il preuso dei suoi marchicontenenti il termine [OSCURATO:PERSONA], la convalidazione delle sue due registrazioni(marchio nazionale “B [OSCURATO:PERSONA]” depositato il 4 marzo 1998, n°1335501, e marchio nazionale di difesa “[OSCURATO:PERSONA]” depositato il 28aprile 2008 n° 1335464) ex art. 28 c.p.i., e l’assenza, comunque, dirischio di confusione fra i propri marchi e le registrazioni di marchioavversarie, nonché l’insussistenza della concorrenza sleale.Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 18/12/2018, haritenuto convalidate ex art. 28 CPI le registrazioni di marchio di GTI e harigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] S.A.[OSCURATO:PERSONA] S.A. ha proposto appello con atto notificato il18/6/2019, eccependo che non sussistevano i requisiti per laconvalidazione ai sensi dell’art. 28 CPI e che il Tribunale non avevamotivato sulla contraffazione dei marchi [OSCURATO:PERSONA], aveva omesso diNumero registro generale 4549/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 9216/2026Data pubblicazione 12/04/2026considerare la loro rinomanza, aveva altresì omesso di statuire sullaconcorrenza sleale e aveva erroneamente respinto la domanda dirisarcimento danni.[OSCURATO:PERSONA] GTI ha chiesto l’accertamento dell’utilizzo di fatto dei segniBugatti che esso ha esercitato, almeno sin dal 1994, la confermadell’accertata avvenuta convalidazione in suo favore dei predetti marchi ela reiezione di tutte le domande della [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 3/11/2023,premesso che il marchio di GTI n. 1335501 era scaduto il 4/3/2018 e nonrinnovato, ha esaminato il marchio n. 1335464 registrato da GTI il16/9/2010, accogliendo la doglianza di [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza diconvalidazione del medesimo, essendo stata la domanda di Bugattinotificata nel 2011, ben prima della scadenza del termine quinquennaleprevisto dall’art. 28 CPI, e non essendo stata provata la conoscenzaeffettiva da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’uso del marchio da parte di GTI.La Corte ha anche preso in considerazione quanto affermato da GTIcirca l’acquisizione del diritto di preuso in virtù dell’uso del proprio marchiosin dal 1983 da parte della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e poidal 1994 da parte di GTI, accertando che però la [OSCURATO:PERSONA] aveva registrato isuoi marchi già a partire dal 1976 e aveva intrapreso lacommercializzazione anche nel campo dell’abbigliamento già dagli anni1993/1994 (come emergente da documentazione e testimonianze) edescludendo la decadenza dei marchi della [OSCURATO:PERSONA].A questo punto la Corte ha ritenuto sussistente la contraffazione deimarchi della [OSCURATO:PERSONA] da parte di GTI, rilevando la confondibilità tra imarchi, l’effettivo uso di quelli della [OSCURATO:PERSONA] anche nel settoredell’abbigliamento e la tutela ultramerceologica degli stessi ai sensidell’art. 20 lett. c CPI.Infine, ha ritenuto sussistente la concorrenza sleale (rilevandol’agganciamento dei marchi di GTI a quelli della [OSCURATO:PERSONA]), ha accolto leNumero registro generale 4549/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 9216/2026Data pubblicazione 12/04/2026domande della [OSCURATO:PERSONA] di inibitoria e provvedimenti accessori e ha respintola richiesta di risarcimento danni per assenza di prove.2) Con ricorso notificato il 16/2/2024 [OSCURATO:PERSONA] srlha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, proponendo duemotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] S.A. resiste con controricorso.Il Procuratore Generale ha depositato note, chiedendo la reiezione delricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Omissione, violazione e falsaapplicazione dell’art. 2571, c.c., e dell’art. 12, comma 1, lett. b, c.p.i., inrelazione all’art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c. Vizio di motivazioneapparente, e di omessa valutazione di elementi decisivi per la definizionedell’intera controversia”.La ricorrente afferma di aver chiesto la reiezione delle domande dellaBugatti sia in forza dell’utilizzo di fatto da parte sua dei suoi marchi, siaper l’accertata convalidazione dei suoi marchi registrati e censura lasentenza impugnata per aver esaminato compiutamente solo la secondamotivazione della sua domanda (negando la convalidazione) e averdedicato al tema del preuso del marchio di GTI solo contraddittorieconsiderazioni.La ricorrente, sul tema del preuso, sostiene che la registrazioneeffettuata da [OSCURATO:PERSONA] nel 1976 non indicava tra le classi rivendicate ancheil settore dell’abbigliamento, richiama quando accertato dalla sentenzaimpugnata circa l’utilizzo del marchio della [OSCURATO:PERSONA] in detto settore solo apartire dalle collezioni 1993/1994 e censura la sentenza impugnata peraver attribuito al marchio “forte” una tutela ultramerceologica,sottolineando che essa spetta al marchio che “gode di rinomanza” (art.20, co. 1, lett. c CPI) e che tale tutela, comunque, è stata riconosciutaNumero registro generale 4549/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 9216/2026Data pubblicazione 12/04/2026soltanto dalla riforma della legge marchi di cui al d. lgs. n. 480 del4/12/1992, entrato in vigore nel 1993, in adeguamento alla PrimaDirettiva CE in materia di marchi, normativa non applicabileretroattivamente al conflitto tra un marchio registrato nel 1976 e unmarchio non registrato ma usato già negli [OSCURATO:PERSONA].Sostiene pertanto che, grazie al suo preuso del marchio a partire daglianni ’80, ha diritto a valersi dell’art. 2571 c.c. (“Chi ha fatto uso di unmarchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostantela registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne èvalso”) e proseguire liberamente l’uso di tale marchio.Il motivo è inammissibile.1.1) La censura del ricorrente è, in primo luogo, inammissibile ai sensidell’art. 366 n. 6 c.p.c., perché parte da presupposti di fatto di cui nondeduce e spiega l’origine probatoria e processuale e il carattereasseritamente “pacifico” in causa, o che sono comunque incerti econtraddittori.Per sostenere la prevalenza del preuso dei marchi della GTI sullaregistrazione dei marchi della [OSCURATO:PERSONA] e sull’uso di questi ultimi, affermache la registrazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nel 1976 nonindicava tra le classi rivendicate anche il settore dell’abbigliamento esottolinea che, mentre GTI ha iniziato a usare il marchio [OSCURATO:PERSONA] già apartire dal 1983, la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato tale uso nel settoredell’abbigliamento solo nel periodo 1995-2000 e più precisamente neglianni 1993/1994 a [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, per quanto riguarda la registrazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1976,la ricorrente- di fronte alla contestazione della parte controricorrente (chededuce di avere, nelle fasi anteriori del presente procedimento, dedotto eprovato documentalmente che con la registrazione del 1976 era giàrivendicata anche la classe relativa all’abbigliamento -classe merceologican. 25 della Classificazione di Nizza-)- non ha dedotto alcunché, senzaNumero registro generale 4549/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 9216/2026Data pubblicazione 12/04/2026dare alcuna indicazione degli atti processuali e dei documenti da cuiemergerebbe quello che essa presenta come un dato pacifico.Del tutto incerto è anche l’uso che la ricorrente avrebbe fatto delproprio marchio, dal momento che genericamente essa fa riferimento adun uso a inizio anni ’80, per poi ripiegare, nelle conclusioni presentate inappello, su di un utilizzo “almeno sin dal 1994” e citare, nella memoria del13/3/2026, quanto accertato dal Tribunale, cioè che risulta“documentalmente provato l’uso da parte di GTI del marchio [OSCURATO:PERSONA] perprodotti tessili sin dalla fine degli anni ‘90” (utilizzo che dunque, fra l’altro,sarebbe successivo a quello della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] negli anni1993/1994).Né la ricorrente specifica se si sia trattato di un uso notorio o meno (aisensi dell’art. 12, co. 1, lett. b, CPI, da essa stessa richiamato), né seabbia avuto ambito nazionale o puramente locale.In definitiva, il motivo è inammissibile perché la ricorrente imposta ilsuo ragionamento partendo da presupposti di fatto (registrazione diBugatti [OSCURATO:PERSONA] del 1976 che non rivendicava la classe relativaall’abbigliamento, uso del marchio da parte di GTI sicuramente anteriore,nel settore dell’abbigliamento, a quello di [OSCURATO:PERSONA]) che nonsono stati oggetto di accertamento fattuale da parte del giudice delmerito. Né la censura, in relazione ai presupposti di fatto in questione, èvalutabile sotto il profilo del vizio di motivazione, non essendo formulatanei termini dell’omesso esame del fatto storico, con l’assolvimento deglioneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c..1.2) Non coglie nel segno, poi, neppure la censura circa l’attribuzione,da parte della Corte d’Appello, ai marchi della [OSCURATO:PERSONA] di tutelaultramerceologica.In primo luogo, si osserva che l’utilizzo da parte della Corte delladicitura “marchio forte” è chiaramente una svista, che non oblitera ilchiaro riferimento, nella sentenza impugnata, al marchio “rinomato”, comeNumero registro generale 4549/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 9216/2026Data pubblicazione 12/04/2026emerge dall’indicazione della rinomanza del marchio [OSCURATO:PERSONA] a pag. 2 dellasentenza, punto B dei motivi dell’appellante, dal richiamo all’art. 20, co. 1,lett. c, CPI a pag. 12 e dalla citazione di Cass. n. 13090/2013 nellamedesima pagina.Si nota, poi, che l’argomentazione della ricorrente circa l’impossibilitàdi applicazione retroattiva della tutela merceologica di cui all’art. 20 co. 1,lett. c, CPI citato cede di fronte alla giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale “il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altrocoperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato - anchenella disciplina dei marchi interpretata conformemente alla direttiva 21dicembre 1988, n. 89/104/CEE e previgente rispetto alle modificheintrodotte con il d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 (espressione di un vero eproprio "favor legis" nei confronti dei marchi notori) - secondo un criteriopiù largo di quello adoperato per i marchi comuni. Ne consegue che inrelazione ai marchi cosiddetti "celebri" - ai quali il pubblico ricollega nonsolo un prodotto, ma un prodotto di qualità "soddisfacente" e che quindigarantiscono un successo del prodotto stesso a prescindere dalle suequalità intrinseche - occorre tener conto del pericolo di confusione in cui ilconsumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebrela fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto ilpiano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da altaspecializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quellonotorio e del suo segno” (Cass. civ., sez. I, 27/05/2013, n. 13090).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2598, c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, cpc.Vizio di motivazione apparente, nonché di omessa valutazione di elementidecisivi per la definizione dell’intera controversia”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dichiarato laresponsabilità di GTI anche per concorrenza sleale ai danni della [OSCURATO:PERSONA],per il fatto della riconosciuta contraffazione dei marchi di quest’ultima.Numero registro generale 4549/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 9216/2026Data pubblicazione 12/04/2026Il motivo è assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primomotivo di impugnazione.3) Ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]:Primo motivo di ricorso incidentale: “Motivo di ricorso ai sensidell’art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto(art. 278 c.p.c)”.Secondo motivo di ricorso incidentale: “Motivo di ricorso ai sensidell’art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto(art. 125 c.p.i.)”.Il ricorso incidentale, incentrato sulla contestazione della decisionedella Corte d’Appello sulla domanda di risarcimento danni, è inefficace aisensi dell'art. 334 c.p.c. (“Le parti, contro le quali è stata propostaimpugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a normadell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anchequando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza allasentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiaratainammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia”),considerato che la sentenza impugnata è stata notificata il 18/12/2023, ilricorso principale è stato notificato il 16/2/2024 (l’ultimo giorno utile per lanotifica) e il controricorso contenente il ricorso incidentale è datato25/3/2024 (nello stesso controricorso si afferma che il ricorso è statonotificato il 16/12/2024).4) Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile e il ricorsoincidentale va dichiarato inefficace.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualiNumero registro generale 4549/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 9216/2026Data pubblicazione 12/04/2026dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace ilricorso incidentale;condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spesedel presente giudizio, che liquida in €. 8.000, oltre a €. 200 per esborsi,oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 27/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti