Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑288/03
[OSCURATO:PERSONA] Holdings, Inc.
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Marchio denominativo nazionale [OSCURATO:PERSONA] — Diritto di essere sentiti — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 maggio 2005
Massime della sentenza
1.
Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Esistenza di un marchio anteriore identico
o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Titolare del
marchio comunitario impugnato detentore di un marchio identico ad esso e avente priorità rispetto al marchio anteriore — Irrilevanza
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, e art. 52, n. 1, lett. a)]
2.
Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Procedimento di annullamento — Esame limitato
ai motivi dedotti — Onere per le parti di far valere i fatti e le prove a sostegno
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 52 e 74, n. 1)
3.
Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione di un’unità dell’[OSCURATO:PERSONA] — Esame da parte
della commissione di ricorso — Portata — Procedura di opposizione o di annullamento — Esame limitato ai motivi dedotti
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74)
4.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
1. Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sia, nell’ambito di un procedimento
di annullamento ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, tenuto ad accertarsi
dell’esistenza del diritto anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità, nessuna disposizione del regolamento prevede
che l’[OSCURATO:PERSONA] proceda, da parte sua, ad un esame incidentale delle cause di nullità ovvero di decadenza atte a invalidare
tale diritto. Inoltre, il regolamento n. 40/94 non prevede che l’esistenza, sul medesimo territorio, di un marchio la cui
data di priorità precede quella del marchio anteriore, sul quale si fonda la domanda di nullità e che è identico al marchio
comunitario impugnato, possa convalidare quest’ultimo, ancorché esista una causa relativa di nullità con riguardo al detto
marchio comunitario.
Pertanto, non ha alcun effetto giuridico, in considerazione del tenore letterale del regolamento n. 40/94, la circostanza
che il titolare del marchio comunitario impugnato sia titolare di un marchio identico e notoriamente conosciuto sul territorio
di cui trattasi, marchio che è prioritario rispetto al marchio anteriore.
(v. punti 29‑30)
2. Ai sensi dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nell’ambito di un procedimento concernente
impedimenti relativi alla registrazione, l’esame da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) si limita agli argomenti dedotti e alle richieste presentate dalle parti. Se è pur vero che il tenore letterale
di tale disposizione può eventualmente essere interpretato nel senso che essa concerne unicamente i procedimenti di opposizione,
le cause di nullità relativa, previste dall’art. 52 del regolamento n. 40/94, rinviano espressamente all’art. 8 del regolamento
medesimo, che definisce gli impedimenti relativi alla registrazione. Al pari degli impedimenti relativi alla registrazione
nei procedimenti di opposizione, le cause di nullità relativa sono esaminate dall’[OSCURATO:PERSONA] solo su domanda del titolare del
marchio anteriore in oggetto. Conseguentemente, il procedimento di nullità concernente una causa di nullità relativa, in linea
di principio, è disciplinato dai medesimi principi dei procedimenti di opposizione. Segnatamente, deve lasciarsi alle parti
l’onere di dedurre gli elementi di fatto e di prova utili. Pertanto, l’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 si
applica, del pari, ai procedimenti di annullamento concernenti una causa di nullità relativa ai sensi dell’art. 52 del regolamento
medesimo.
(v. punti 64‑65)
3. Dal principio di continuità funzionale tra le commissioni di ricorso e gli organi dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) che decidono in primo grado discende che le prime sono obbligate ad esaminare, alla luce
di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione che
costituisce oggetto del ricorso possa essere o meno legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso. Per contro,
nel contesto dei procedimenti attinenti agli impedimenti relativi alla registrazione ovvero alle cause di nullità relative,
la continuità funzionale non comporta né l’obbligo né la possibilità, per la commissione di ricorso, di estendere il proprio
esame di una causa di nullità relativa a fatti, prove o motivi che le parti non hanno invocato né dinanzi alla divisione di
annullamento né dinanzi alla commissione di ricorso.
(v. punto 69)
4. Esiste, per il pubblico destinatario composto da dirigenti o quadri di piccole o grandi imprese in Francia, in possesso di
una conoscenza dell’inglese superiore alla media, un rischio di confusione tra il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA],
registrato come marchio comunitario per «servizi di segreteria telefonica; servizi multimediali [forniti] per la clientela
di altre società, ivi compresi servizi telefonici, posta elettronica e servizi connessi alla rete informatica mondiale, al
fine di assistere le altre società nella vendita di loro prodotti e servizi; assistenza ad altre società consistente nel mettere
i loro prodotti e servizi in vendita o in locazione, telefonicamente, mediante posta elettronica, nonché tramite la rete informatica
mondiale; risposta alle domande dei clienti di altre società formulate telefonicamente, mediante posta elettronica e la rete
informatica mondiale, dopo averle ricevute» e «servizi di telecomunicazioni», rientranti rispettivamente nelle classi 35 e
38 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], registrato anteriormente in Francia per
«servizi d’ingegneria connessi con la gestione di affari commerciali o pubblicitari e gestione di centri di relazioni clienti
e/o di chiamate telefoniche (gestione di schedari clienti, di servizi, di ordinazioni, di assistenza informatica, assistenza
tecnica, pianificazione delle hotlines) e tutti i servizi connessi», rientranti nelle medesime classi, in quanto i servizi
designati dai marchi in questione sono parzialmente identici e parzialmente simili e in quanto i segni in conflitto sono parimenti
simili, posto che il vocabolo «teletech» è percepito quale elemento dominante del marchio comunitario e del marchio anteriore
francese. Un consumatore, a fronte dei marchi in questione, ne memorizzerà infatti soprattutto il vocabolo «teletech», situato
nella parte iniziale dei marchi, e potrebbe direttamente confonderli.
(v. punti 78‑79, 96‑97)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
25 maggio 2005 (
*
)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio denominativo nazionale [OSCURATO:PERSONA] – Diritto ad essere sentiti – Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T-288/03,
[OSCURATO:PERSONA] Holdings, Inc.,
con sede in Denver, Colorado ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti E. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA]Gómez,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dal sig. I. de [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra S. Laitinen, in qualità di agenti,
convenuto,
parte interveniente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e dinanzi al Tribunale:
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Adelle e F. Zimeray,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 28 maggio 2003 della prima commissione di ricorso dell’UAMI,
come rettificata (R 412/2001-1), relativa al procedimento di nullità tra [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] Holdings, Inc.,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig. A.W.H. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto,
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2003,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2003,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2004,
vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2004,
in esito all’udienza del 30 novembre 2004, alla quale l’interveniente non ha partecipato,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1 Il 22 aprile 1999, la ricorrente otteneva la registrazione del marchio denominativo comunitario [OSCURATO:PERSONA] presso
l’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
2 Il marchio, la cui data di priorità è il 1º aprile 1996, designa, segnatamente, servizi ricompresi nelle classi 35 e 38 dell’accordo
di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto
e modificato. I detti servizi corrispondono, per ciascuna delle classi, alla seguente descrizione:
– classe 35: «Servizi di segreteria telefonica; servizi di ufficio di collocamento; servizi di pubblicità; servizi di assistenza
alla gestione commerciale consistenti in servizi di gestione di installazioni e di selezione di siti e servizi multimediali
[forniti] per la clientela di altre società, ivi compresi servizi telefonici, posta elettronica e servizi connessi alla rete
informatica mondiale, al fine di assistere le altre società nella vendita di loro prodotti e servizi; servizi di assunzione
di personale e di assistenza alla gestione di installazioni e alla gestione commerciale in caso di urgenza; assistenza ad
altre società consistente nel mettere i loro prodotti e servizi in vendita o in locazione, telefonicamente, mediante posta
elettronica, nonché tramite la rete informatica mondiale, dopo averle ricevute; risposta alle domande dei clienti di altre
società, formulate telefonicamente, mediante posta elettronica e la rete informatica mondiale, dopo averle ricevute; fornitura
di assistenza tecnica a clienti che fanno uso di prodotti di altre società; fornitura di personale temporaneo»;
– classe 38: «Servizi di telecomunicazioni».
3 Il 29 settembre 1999, la parte interveniente presentava una domanda di nullità del detto marchio comunitario ex art. 55, n. 1,
lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1),
come modificato.
4 Il marchio anteriore invocato a sostegno della domanda di nullità è il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], per il quale
era stata presentata domanda il 10 gennaio 1996 e registrato in Francia per designare i seguenti servizi, ricompresi nelle
classi 35 e 38 dell’Accordo di Nizza: «servizi d’ingegneria connessi con la gestione di affari commerciali o pubblicitari
e gestione di centri di relazioni clienti e/o di chiamate telefoniche (gestione di schedari clienti, di servizi, di ordinazioni,
di assistenza informatica, assistenza tecnica, pianificazione delle hotlines) e tutti i servizi connessi» (in prosieguo: il
«marchio anteriore francese»).
5 La domanda di nullità si fondava sull’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, e concerneva tutti i servizi indicati
dal marchio anteriore. Come risulta dal suo tenore letterale, la domanda riguardava i seguenti servizi, designati dal marchio
comunitario: «gestione di affari commerciali per taluni servizi di ingegneria e centri di relazioni clienti e/o hotlines»,
ricompresi nella classe 35, e «servizi di telecomunicazioni», ricompresi nella classe 38.
6 Con decisione 22 febbraio 2001, la divisione di annullamento accoglieva parzialmente la domanda di nullità, ai sensi dell’art. 52,
n. 1, lett. a), nonché dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, annullando quindi parzialmente il marchio comunitario,
vale a dire, per i seguenti servizi: «Servizi di segreteria telefonica; servizi di assistenza alla gestione commerciale consistenti
in servizi di gestione di installazioni e di selezione di siti e servizi multimediali [forniti] per la clientela di altre
società, ivi compresi servizi telefonici, posta elettronica e servizi connessi alla rete informatica mondiale, al fine di
assistere le altre società nella vendita di loro prodotti e servizi; assistenza ad altre società consistente nel mettere i
loro prodotti e servizi in vendita o in locazione, telefonicamente, mediante posta elettronica, nonché tramite la rete informatica
mondiale; risposta alle domande dei clienti di altre società, formulate telefonicamente, mediante posta elettronica e la rete
informatica mondiale, dopo averle ricevute», ricompresi nella clase 35, e «servizi di telecomunicazione», ricompresi nella
classe 38.
7 Avverso la decisione della divisione di annullamento la ricorrente presentava ricorso all’UAMI in data 23 aprile 2001.
8 Con decisione 28 maggio 2003 della prima commissione di ricorso dell’UAMI (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il ricorso
veniva parzialmente accolto con riguardo ai «servizi di assistenza alla gestione commerciale consistenti in servizi di gestione
di installazioni e di selezione di siti», sulla base del rilievo che, sostanzialmente, tali servizi non erano interessati
dalla domanda di nullità. Quanto al resto, il ricorso veniva respinto.
9 La commissione di ricorso riteneva che il pubblico interessato fosse costituito da un pubblico francese di professionisti
nel settore del commercio, il cui grado di attenzione è superiore a quello del consumatore medio. Sostanzialmente, ha considerato
che, nella percezione del pubblico, i segni fossero simili, poiché il loro elemento dominante, costituito dal vocabolo «teletech»,
era identico. La commissione di ricorso rilevava, inoltre, che i servizi oggetto della domanda di nullità fossero parzialmente
identici e parzialmente simili, ritenendo quindi, in conclusione, che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in
conflitto, tale da giustificare l’annullamento parziale del marchio comunitario.
Procedimento e conclusioni delle parti
10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata, in via principale, per violazione dei «principi
di coesistenza e di comparazione dei marchi comunitari con i marchi e segni distintivi nazionali» e violazione del diritto
alla difesa della ricorrente e, in subordine, per violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
11 All’udienza, la ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale la condanna dell’UAMI alle spese.
12 L’UAMI e la parte interveniente concludono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso,
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
13 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in via principale, due motivi, il primo relativo ad una violazione dei «principi
di coesistenza e di comparazione dei marchi comunitari con i marchi e segni distintivi nazionali», il secondo relativo alla
violazione del diritto alla difesa. In subordine, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver violato l’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Sui motivi dedotti in via principale
Sul motivo attinente alla violazione dei «principi di coesistenza e di comparazione dei marchi comunitari con i marchi e segni
distintivi nazionali»
– Argomenti delle parti
14 La ricorrente deduce di essere titolare, dal 1992, di un marchio notoriamente conosciuto nell’Unione europea e, conseguentemente,
in Francia, ai sensi dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale,
come rivista e modificata. Tale marchio notoriamente conosciuto consisterebbe nel segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: il «marchio notoriamente conosciuto»).
15 Secondo la ricorrente, il detto marchio deve essere riconosciuto come prioritario rispetto al marchio anteriore in forza della
normativa francese, dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi e dell’art. 16 dell’accordo 15 aprile 1994 sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (GU 1994, L 336, pag. 214; in prosieguo: l’«accordo TRIPs»).
16 Il principio della coesistenza dei marchi comunitari e nazionali impone, a parere della ricorrente, che si tenga conto, nel
contesto del procedimento di nullità del marchio comunitario, di tale diritto anteriore al marchio anteriore francese in oggetto.
All’udienza, la ricorrente ha precisato, in risposta ad un quesito del Tribunale, che i due detti marchi sono coesistiti pacificamente
sul mercato francese, e di non aver avuto alcuna ragione di contestare il marchio anteriore francese dinanzi ai giudici francesi.
17 La ricorrente sostiene che il regolamento n. 40/94 deve essere interpretato in modo conforme al detto principio di coesistenza
dei marchi comunitari e nazionali. Tale interpretazione implicherebbe un’applicazione analogica dell’art. 106 del regolamento
n. 40/94, con la conseguenza che l’esistenza di un marchio notoriamente conosciuto in uno Stato membro e identico al marchio
comunitario impugnato potrebbe essere invocata a difesa, dal titolare dei due detti marchi, nell’ambito di una domanda di
nullità del marchio comunitario, quando il marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità sia registrato nel medesimo
Stato e la data di priorità del detto marchio anteriore si collochi tra quella del marchio notoriamente conosciuto e quella
del marchio comunitario impugnato.
18 A parere della ricorrente, al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, nel sostenere che la notorietà
di un marchio può essere dedotta nell’ambito di un motivo volto a dimostrare una forma legittimamente efficace di coesistenza,
avrebbe espressamente riconosciuto la sua tesi. Orbene, contrariamente a tale constatazione, la commissione di ricorso non
avrebbe esaminato la sussistenza della notorietà del marchio notorio invocato dalla ricorrente.
19 L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], inoltre, la ricorrente, durante il procedimento amministrativo
dinanzi alla divisione di annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso, non ha allegato o acclarato l’esistenza di un
segno distintivo notoriamente conosciuto in Francia sin dal 1992.
20 A tal riguardo, la ricorrente replica di aver fatto valere, sia nelle proprie osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento,
sia nella propria memoria presentata dinanzi alla commissione di ricorso, che era titolare di un segno distintivo notoriamente
conosciuto dal 1992 nell’Unione europea. Dal momento che il territorio pertinente è quello della Francia, la ricorrente poteva
far riferimento, per definitionem, solo alla tutela di tale segno notoriamente conosciuto sul mercato francese.
21 La parte interveniente sottolinea che il marchio francese [OSCURATO:PERSONA] ha una data di priorità anteriore a quella
del marchio comunitario di cui trattasi. L’esistenza di un marchio che la ricorrente asserisce notoriamente conosciuto, pertanto,
sarebbe priva di pertinenza. La parte interveniente, inoltre, contesta l’esistenza di un siffatto diritto anteriore della
ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
22 Il primo motivo dedotto in via principale si riferisce ad un argomento sul quale la commissione di ricorso si è pronunciata
al punto 21 della decisione impugnata. Tale punto così recita:
«[It] is [of no] assistance to the [[OSCURATO:PERSONA] trade mark] proprietor to attempt to rely on a claimed reputation for its mark
[[OSCURATO:PERSONA]], whether in countries outside or even inside the [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]. As the
proprietor of a [OSCURATO:PERSONA] trade mark registration, it is obliged to give way in cancellation proceedings to an earlier mark
which is held to come within any one of the categories described in Article 52 [of Regulation nº 40/94] unless reputation
is claimed as part of an argument intended to demonstrate a legally effective form of co-existence. This is not the case here».
(«Non serve, al titolare del [marchio comunitario] tentare di fondarsi sull’asserita notorietà del proprio marchio [[OSCURATO:PERSONA]] in Paesi terzi ovvero anche negli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] europea. In quanto titolare di un marchio comunitario,
è tenuto a cedere, in un ricorso di annullamento, di fronte a un marchio anteriore che soddisfi i criteri di applicazione
dell’art. 52 [del regolamento n. 40/94] a meno che la notorietà sia invocata nell’ambito di un argomento inteso a dimostrare
una forma legittimamente efficace di coesistenza. Il che non si verifica nella specie»).
23 In limine, deve rilevarsi che la formulazione accolta dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata sembra
ricomprendere vari aspetti diversi. Esso potrebbe essere inteso nel senso che, in primo luogo, la commissione di ricorso ha
ritenuto che la coesistenza del marchio anteriore francese con il marchio notoriamente conosciuto avrebbe potuto incidere
sulla valutazione del rischio di confusione, ma che la ricorrente non si era fondata su tale effetto. Il detto passo può essere
interpretato, in secondo luogo, nel senso che la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse dedotto fatti
tali da dimostrare una siffatta coesistenza. In terzo luogo, è legittimo pensare che la commissione di ricorso abbia ritenuto
che la mera esistenza di un marchio notoriamente conosciuto fosse destituita di pertinenza nell’ambito del procedimento di
annullamento di cui doveva conoscere. Alla luce di tale considerazione, la formulazione accolta al punto 21 della decisione
impugnata risulta estremamente succinta.
24 Ai sensi dell’art. 73, primo periodo, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. Tale obbligo
ha portata identica a quello sancito dall’art. 253 CE [sentenza del Tribunale 28 aprile 2004, cause riunite T‑124/02 e T-156/02,
Sunrider/UAMI – Vitakraft-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II-1149, punto 72]. Si
tratta di una questione di ordine pubblico che il Tribunale può rilevare d’ufficio.
25 È giurisprudenza costante che l’obbligo di motivare le decisioni individuali risponde al duplice obiettivo di consentire,
da un lato, all’interessato di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti
e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione (sentenza VITATASTE
e METABALANCE 44, cit., punto 73 e giurisprudenza ivi richiamata). La motivazione deve far risultare, in modo chiaro e inequivocabile,
il ragionamento dell’autore dell’atto.
26 In applicazione di tali criteri, il Tribunale ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia ancora sufficiente
per comprendere il ragionamento svolto dalla commissione di ricorso. Infatti, anche se non risulta agevole determinare l’esatta
portata del punto 21 della decisione impugnata, tuttavia, ne discende chiaramente che la commissione di ricorso ha ritenuto
che, nella specie, gli argomenti relativi alla pretesa esistenza di un marchio notoriamente conosciuto non incidessero in
alcun modo sul risultato della valutazione del rischio di confusione. La sostanza di tale ragionamento è sufficientemente
chiara perché la ricorrente possa contestarla. Non vi è quindi motivo di annullare la decisione impugnata per violazione dell’obbligo
di motivazione.
27 A termini dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, un marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata
all’UAMI, quando esista un marchio anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento medesimo e ricorrano le condizioni
di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.
28 A termini dell’art. 8, n. 2, lett. a), sub i) e ii), del regolamento n. 40/94, cui l’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento
medesimo rinvia espressamente, devono intendersi per «marchi anteriori», segnatamente, i marchi comunitari nonché i marchi
registrati nello Stato membro ovvero presso l’[OSCURATO:PERSONA] dei marchi del Benelux, la cui data di deposito sia anteriore a quella
della domanda del marchio comunitario impugnato. L’art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94, inoltre, prevede che,
fatta salva la loro registrazione, le domande di marchi sono parimenti considerate come «marchi anteriori».
29 Se è pur vero che l’UAMI, nell’ambito di un procedimento di annullamento, è tenuto ad accettarsi dell’esistenza del diritto
anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità, nessuna disposizione del regolamento prevede che l’UAMI proceda, da parte
sua, ad un esame incidentale delle cause di nullità ovvero di decadenza atte a invalidare tale diritto [v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), Racc. pag. II‑4335,
punto 55]. Inoltre, il regolamento n. 40/94 non prevede che l’esistenza, sul medesimo territorio, di un marchio la cui data
di priorità precede quella del marchio anteriore, sul quale si fonda la domanda di nullità e che è identico al marchio comunitario
impugnato, possa convalidare quest’ultimo, ancorché esista una causa relativa di nullità con riguardo al detto marchio comunitario.
30 Pertanto, anche a voler ritenere che la ricorrente sia titolare, dal 1992, di un marchio notoriamente conosciuto in Francia
consistente nel segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non produrrebbe alcun effetto giuridico in considerazione
del tenore letterale del regolamento n. 40/94.
31 La ricorrente si oppone ad una tale interpretazione letterale degli artt. 8 e 52 del regolamento n. 40/94, asserendo che una
siffatta interpretazione conduce a «risultati assurdi», segnatamente, in quanto il titolare del marchio notoriamente conosciuto
non potrà ottenere la trasformazione del proprio marchio comunitario in marchio nazionale proprio nel paese nel quale, in
forza del proprio marchio notoriamente conosciuto, ha diritto di uso del detto segno.
32 Il Tribunale rileva, in primo luogo, che il diritto al preteso marchio notoriamente conosciuto continuerebbe a trovare tutela
a livello nazionale, indipendentemente dalla decisione adottata in esito al procedimento di annullamento del marchio comunitario
impugnato. In tal modo la ricorrente, pur non potendo trasformare il marchio comunitario in marchio nazionale francese a causa
dell’esistenza del marchio anteriore francese [OSCURATO:PERSONA], potrebbe, in ogni caso, fare uso di un marchio anteriore
a quest’ultimo, di cui sarebbe titolare in Francia.
33 In secondo luogo, deve rilevarsi che, qualora il titolare del marchio comunitario impugnato possieda un diritto anteriore
tale da rendere invalido il marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità, spetta al medesimo rivolgersi, eventualmente,
all’autorità o al giudice nazionale competente per ottenere, se lo desideri, l’annullamento del detto marchio.
34 Pertanto, l’argomento secondo cui il tenore letterale del regolamento n. 40/94 condurrebbe a «risultati assurdi» deve essere
respinto.
35 La ricorrente, inoltre, ritiene che la soluzione accolta nella decisione impugnata sia in contrasto con il «principio di coesistenza
dei marchi comunitari e nazionali», principio che esige, a suo avviso, un’applicazione analogica dell’art. 106 del regolamento
n. 40/94, relativo al divieto di uso dei marchi comunitari.
36 Al riguardo, deve rilevarsi che la fattispecie disciplinata dall’art. 106 del regolamento n. 40/94 non è comparabile a quella
oggetto della presente controversia. Dal tenore letterale della detta disposizione emerge che essa riguarda solo «azioni per
violazione di diritti anteriori» (n. 1), nonché «azioni dirette a vietare l’uso di un marchio comunitario» (n. 2). Tale disposizione
non riguarda il procedimento amministrativo o giurisdizionale avente ad oggetto la radiazione dal registro del marchio impugnato.
[OSCURATO:PERSONA], a termini dell’art. 106, n. 1, del regolamento n. 40/94, la parte interveniente potrebbe, eventualmente, utilizzare
il proprio marchio anteriore per proporre, in Francia, un’azione di contraffazione avverso il marchio comunitario impugnato.
Per contro, la questione se la ricorrente, da parte sua, potrebbe difendersi invocando il proprio marchio notoriamente conosciuto
concerne esclusivamente il diritto nazionale francese. L’art. 106 del regolamento n. 40/94 non prevede alcuna disposizione
a tal riguardo e non si presta, pertanto, ad un’applicazione analogica.
37 Deve aggiungersi che il regolamento n. 40/94 non attribuisce all’UAMI, in quanto amministrazione comunitaria, il potere di
registrare o di annullare i marchi nazionali. Tali competenze non possono essere attribuite all’UAMI senza un’esplicita attribuzione
prevista dal diritto derivato, e sempre che tale attribuzione sia ammessa dalle disposizioni del Trattato. Orbene, imporre
all’UAMI di escludere dalla registrazione in quanto marchio anteriore, ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 40/94,
un marchio nazionale esistente A in base al rilievo che esiste un marchio B la cui data di priorità precede quella del marchio
anteriore, protetto nel territorio del detto Stato membro, si risolverebbe nell’attribuire all’UAMI competenza per annullare,
quantomeno nei rapporti inter partes, tale marchio anteriore A senza che le autorità nazionali competenti siano state adite.
38 Ne consegue che l’argomento relativo all’applicazione analogica dell’art. 106 del regolamento n. 40/94 va respinto.
39 Conseguentemente, l’eventuale esistenza di un marchio notoriamente conosciuto in Francia dal 1992, consistente nel segno denominativo
[OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, non è pertinente nel contesto del procedimento di nullità in oggetto.
40 La ricorrente deduce, inoltre, che tale conclusione sarebbe in contrasto con l’art. 6 bis della convenzione di Parigi e con
l’art. 16 dell’accordo TRIPs.
41 L’art. 6 bis, n. 1, della convenzione di Parigi così recita:
«I paesi dell’Unione s’impegnano a rifiutare o invalidare, sia d’ufficio – se la legislazione del paese lo consente – sia
a richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione,
l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente del paese della registrazione
o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente
[c]onvenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce
la riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o un’imitazione atta a creare confusione con esso».
42 L’art. 16 dell’accordo TRIPs, intitolato «Diritti conferiti», così recita:
«1. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel
commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato,
qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici
si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono
la facoltà dei membri di concedere diritti in base all’uso.
2. L’articolo 6 bis della [c]onvenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza
di un marchio, i membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà
nel membro in questione conseguente alla promozione del marchio.
3. L’articolo 6 bis della [c]onvenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a
quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l’uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi
un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa
pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato».
43 Come correttamente rilevato dall’UAMI, l’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 è conforme all’art. 6 bis della
convenzione di Parigi, laddove consente al titolare di un marchio notoriamente conosciuto, ai sensi della detta disposizione,
di proporre opposizione, ovvero – a termini dell’art. 52 del regolamento n. 40/94 – di annullare la registrazione di un marchio
comunitario posteriore il cui uso comporterebbe un rischio di confusione. Per contro, l’art. 6 bis della convenzione di Parigi
non esige che la proprietà di un marchio anteriore notoriamente conosciuto sia idonea a convalidare un marchio registrato
del medesimo titolare nell’ambito di un’azione di nullità avverso la detta registrazione. È sufficiente, per soddisfare i
requisiti dell’art. 6 bis della detta convenzione, che il titolare di un marchio notoriamente conosciuto possa presentare
domanda di nullità di un marchio nazionale posteriore sulla base del proprio diritto al marchio notoriamente conosciuto presso
le autorità nazionali competenti.
44 Nemmeno l’art. 16 dell’accordo TRIPs è pertinente nella specie. Il n. 1 di tale disposizione, al pari dell’art. 6 bis della
convenzione di Parigi, conferisce unicamente al titolare di un marchio anteriore il diritto di vietare l’uso di segni identici
o simili posteriori, ma non il diritto di convalidare uno dei propri marchi posteriori contro il quale venga proposta domanda
di nullità. I nn. 2 e 3 della disposizione estendono l’applicazione dell’art. 6 bis della convezione di Parigi, senza peraltro
modificarne il contenuto normativo quale descritto al punto precedente.
45 Tutto ciò premesso, la commissione di ricorso non ha compiuto un errore di diritto respingendo, in quanto inoperante, l’argomento
della ricorrente relativo alla priorità di un asserito marchio notoriamente conosciuto in Francia dal 1992.
46 Inoltre, dagli atti di causa emerge che la ricorrente non ha nemmeno dimostrato l’esistenza del marchio notoriamente conosciuto
di cui si asserisce titolare.
47 In sede di procedimento di nullità, la ricorrente ha dedotto, anzitutto, che possedeva un marchio noto negli [OSCURATO:PERSONA].
Tale affermazione è stata revocata nella memoria della ricorrente del 16 febbraio 2000 e nell’ambito del procedimento dinanzi
alla commissione di ricorso.
48 L’argomento relativo all’esistenza di un marchio noto negli [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non è pertinente nel contesto della presente
controversia, dal momento che, in ogni caso, un marchio notoriamente conosciuto sul mercato americano, ai sensi dell’art. 6
bis della convenzione di Parigi, non può rendere invalido un marchio nazionale francese, ancorché posteriore.
49 Con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] europea, la ricorrente si è limitata a dedurre, nel proprio ricorso avverso la decisione della
divisione di annullamento, in data 22 giugno 2001, quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] Holdings, Inc. has used the trademark [OSCURATO:PERSONA] and parts thereof in the [OSCURATO:PERSONA] since at
least as early as 1992.
[OSCURATO:PERSONA] Europe ([OSCURATO:PERSONA] Holidngs, Inc.’s [OSCURATO:PERSONA] arm) has grown to 10 costumer interaction centers including physical sites
in the U.K., Spain and [OSCURATO:PERSONA] employing 4 700 and serving more than 80 clients in 15 [OSCURATO:PERSONA] nations. Its total EU revenues
in 2000 amounted to US$ 82 700 000.00, a full 10,7% of its worldwide revenues of US$ 885 000 000,00. As a result of its earnings
and growth, and its listing on the NASDAQ stock exchange since 1996 [OSCURATO:PERSONA] Holdings and its names and marks enjoy worldwide
recognition».
(«La [OSCURATO:PERSONA] Holdings, Inc. usa il marchio [OSCURATO:PERSONA] nonché alcuni elementi del medesimo, all’interno dell’Unione
europea, almeno dal 1992.
La [OSCURATO:PERSONA] Europe (la filiale europea della [OSCURATO:PERSONA] Holidngs, Inc.) si è ingrandita e dispone di dieci centri di rapporti
con la clientela, ivi comprese sedi nel [OSCURATO:PERSONA], in Spagna e in Germania, con 4700 dipendenti e più di 80 clienti provenienti
da quindici paesi europei. Nel 2000, il suo fatturato realizzato in Europa è ammontato a USD 82 700 000, vale a dire, al 10,7%
del suo fatturato mondiale, pari, allora, a USD 885 000 000. Per effetto dei profitti conseguiti, dell’incremento delle sue
dimensioni e della sua iscrizione all’indice NASDAQ nel 1996, la [OSCURATO:PERSONA] Holdings, nonché i suoi nomi e marchi godono di
notorietà mondiale»).
50 Il Tribunale rileva, anzitutto, che in tale testo non viene fatto alcun riferimento esplicito al territorio francese. Inoltre,
se è pur vero che dal passo riportato emerge che la ricorrente ha clienti in quindici paesi europei, da ciò non può dedursi
che la Francia ne faccia necessariamente parte. Se la ricorrente opera sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] europea, questo non significa
necessariamente che possieda un marchio notoriamente conosciuto in tutto il suo territorio, ivi compresa la Francia. Inoltre,
un’attività estesa della ricorrente, ancorché non comprendente tutto il territorio comunitario, non comporterebbe automaticamente
la conoscenza del marchio [OSCURATO:PERSONA] presso il pubblico sul mercato comunitario ovvero, più particolarmente,
sul mercato francese.
51 Pertanto, dalle affermazioni della ricorrente, anche a volerle ritenere esatte, non discende l’esistenza di un marchio notoriamente
conosciuto in Francia dal 1992. Ne consegue che la ricorrente non ha dedotto fatti che consentano di concludere nel senso
dell’esistenza di un marchio [OSCURATO:PERSONA] notoriamente conosciuto in Francia.
52 Con riguardo alla questione se la ricorrente sia stata messa in grado di dedurre tutti i fatti e le prove utili ai fini della
dimostrazione dell’esistenza del marchio notoriamente conosciuto invocato in risposta alla domanda di nullità, essa non riguarda
il presente motivo, bensì quello relativo alla violazione del diritto di difesa.
53 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo motivo non è fondato.
Sul motivo attinente alla violazione del diritto di difesa
– Argomenti delle parti
54 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso, se non fosse stata convinta che il marchio notoriamente conosciuto [OSCURATO:PERSONA] esistesse sul mercato francese, avrebbe dovuto invitarla a fornirne la prova ovvero a sviluppare ulteriormente
le proprie tesi al riguardo. La commissione di ricorso avrebbe violato il diritto di difesa della ricorrente nonché il principio
di continuità funzionale tra le commissioni di ricorso e gli organi dell’UAMI che decidono in primo grado, sancito, segnatamente,
dalla sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II‑3253).
55 L’UAMI sottolinea che la ricorrente ha avuto modo di produrre tutte le prove che riteneva necessarie e pertinenti a sostegno
dei diversi motivi dedotti nelle proprie osservazioni presentate in risposta alla domanda di nullità.
– Giudizio del Tribunale
56 A termini dell’art. 73, secondo periodo, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI devono essere fondate esclusivamente
su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
57 Tali motivi possono essere dedotti non solo dall’UAMI, ma anche da una parte del procedimento.
58 Nella specie, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 21 della decisione impugnata, che l’asserita notorietà del marchio
[OSCURATO:PERSONA] in Francia non fosse pertinente.
59 La ricorrente ha avuto effettivamente la possibilità di prendere posizione su tale punto.
60 Anzitutto, è stata la ricorrente a dedurre l’argomento relativo all’asserita esistenza di un marchio notoriamente conosciuto
come [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha pertanto già avuto la possibilità di esporre tutti gli elementi in fatto o
in diritto che ritenesse utili a tal riguardo.
61 La parte interveniente, inoltre, aveva sostenuto, nell’ambito del procedimento di nullità, che, a suo parere, la ricorrente
non avesse fornito la prova che il marchio [OSCURATO:PERSONA] fosse conosciuto in Francia. Con lettera 14 giugno 2000,
l’UAMI ha invitato la ricorrente a prendere posizione sulle osservazioni della parte interveniente, cosa che la ricorrente
ha fatto, per iscritto, il 14 agosto 2000, senza peraltro presentare ulteriori elementi probatori.
62 Inoltre, laddove il motivo debba essere interpretato nel senso che con esso viene contestato all’UAMI di non aver esaminato
d’ufficio l’argomento relativo alla preesistenza di un marchio notoriamente conosciuto, ovvero di non aver invitato la ricorrente
a produrre ulteriori prove a tal riguardo, occorre aggiungere le seguenti considerazioni.
63 In primo luogo, come emerge dal precedente punto 45, la questione se esista o meno un marchio notoriamente conosciuto [OSCURATO:PERSONA], anteriore al marchio anteriore [OSCURATO:PERSONA], non rileva ai fini della soluzione della presente
controversia. Ne consegue che l’UAMI non era tenuto ad esaminarla.
64 In secondo luogo, ai sensi dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, nell’ambito di un procedimento concernente
impedimenti relativi alla registrazione, l’esame dell’UAMI si limita agli argomenti dedotti e alle richieste presentate dalle
parti.
65 Se è pur vero che il tenore letterale di tale disposizione può eventualmente essere interpretato nel senso che essa concerne
unicamente i procedimenti di opposizione, le cause di nullità relativa, previste dall’art. 52 del regolamento n. 40/94, rinviano
espressamente all’art. 8 del regolamento medesimo, che definisce gli impedimenti relativi alla registrazione. Al pari degli
impedimenti relativi alla registrazione nei procedimenti di opposizione, le cause di nullità relativa sono esaminate dall’UAMI
solo su domanda del titolare del marchio anteriore in oggetto. Conseguentemente, il procedimento di nullità concernente una
causa di nullità relativa, in linea di principio, è disciplinato dai medesimi principi dei procedimenti di opposizione. Segnatamente,
deve lasciarsi alle parti l’onere di dedurre gli elementi di fatto e di prova utili. Pertanto, l’art. 74, n. 1, in fine, del
regolamento n. 40/94 si applica, del pari, ai procedimenti di annullamento concernenti una causa di nullità relativa ai sensi
dell’art. 52 del regolamento medesimo.
66 Dall’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 risulta che l’UAMI non è tenuto a tener conto, d’ufficio, dei fatti
che le parti non hanno dedotto. Dai precedenti punti da 46 a 51 risulta che la ricorrente non ha dimostrato né dedotto l’esistenza,
in Francia, di un marchio notoriamente conosciuto dal 1992.
67 Ne consegue che l’UAMI non era tenuto a verificare d’ufficio se la ricorrente fosse titolare di un marchio notoriamente conosciuto
in Francia, che sarebbe stato anteriore al marchio francese [OSCURATO:PERSONA].
68 L’argomento, dedotto nella replica, attinente al principio di continuità funzionale, è inoperante in tale contesto.
69 Secondo la sentenza KLEENCARE, citata supra, dal principio di continuità funzionale tra le commissioni di ricorso e gli organi
dell’UAMI che decidono in primo grado discende che le prime sono obbligate ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti
di fatto e di diritto, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso
possa essere o meno legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso (sentenza KLEENCARE, cit. supra, punto
29). Per contro, nel contesto dei procedimenti attinenti agli impedimenti relativi alla registrazione ovvero alle cause di
nullità relative, la continuità funzionale non comporta né l’obbligo né la possibilità, per la commissione di ricorso, di
estendere il proprio esame di una causa di nullità relativa a fatti, prove o motivi che le parti non hanno invocato né dinanzi
alla divisione di annullamento né dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, come si evince dai precedenti punti 46-51,
la ricorrente non ha dedotto alcun elemento, né di fatto, né probatorio, sufficiente per consentire alla commissione di ricorso
di concludere nel senso dell’esistenza, in Francia, di una marchio notoriamente conosciuto come [OSCURATO:PERSONA].
70 Conseguentemente, essendo il secondo motivo parimenti infondato, occorre respingere i motivi dedotti in via principale dalla
ricorrente e procedere all’esame del motivo dedotto in subordine.
Sul motivo dedotto in subordine, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
71 La ricorrente ha riconosciuto, all’udienza, che il pubblico interessato era costituito da professionisti francesi nel settore
del commercio.
72 A suo avviso, i servizi designati dai marchi in questione non sono identici, poiché il tenore letterale dell’elenco dei prodotti
non lo è. La ricorrente riconosce, tuttavia, che essi sono «contigui».
73 Secondo la ricorrente, i segni in questione sono sufficientemente diversi per escludere un rischio di confusione nella mente
del pubblico interessato. In primo luogo, se è pur vero che il vocabolo «teletech» ricorre nei due segni, i termini «global
ventures», da un canto, e «international», dall’altro, sono completamente diversi sotto i profili visivo e fonetico. Inoltre,
il vocabolo «teletech» è scritto con gli stessi caratteri degli altri, sicché questi ultimi non possono essere considerati
come sussidiari sotto il profilo visivo. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che i segni siano differenti sotto il profilo
concettuale. Se il vocabolo francese «international» ha il medesimo significato del vocabolo inglese, il vocabolo francese
«global» non significa «international», bensì, piuttosto, «completo [o] totale». La ricorrente riconosce, peraltro, che tali
vocaboli possono presentare una certa somiglianza concettuale. Tuttavia, tale somiglianza viene meno, secondo la ricorrente,
in ragione della circostanza che il pubblico francese non comprende il vocabolo inglese «ventures». Dal momento che il vocabolo
«ventures», in francese, è un termine di fantasia, deve essere considerato come l’elemento dominante del segno denominativo
[OSCURATO:PERSONA].
74 L’UAMI e la parte interveniente contestano gli argomenti della ricorrente e si allineano, sostanzialmente, al punto di vista
della commissione di ricorso.
Giudizio del Tribunale
75 La causa di nullità relativa risultante dal combinato disposto dell’art. 52, n. 1, lett. a), e dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, corrisponde all’impedimento relativo alla registrazione sancito da quest’ultima disposizione. Pertanto,
la giurisprudenza relativa al rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento à parimenti
pertinente nel contesto in esame [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-156/01, Laboratorios RTB/UAMI
– [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), Racc. pag. II‑2789, punti 61-64].
76 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti
o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente collegate tra loro.
77 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, alla luce della percezione
che il pubblico interessato ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti
nella specie, segnatamente, dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v.
sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
Racc. pag. II‑2821, punti 31-33 nonché giurisprudenza ivi richiamata].
– Sul pubblico interessato
78 È pacifico, tra le parti, che gli utenti dei servizi designati dai marchi in oggetto sono dirigenti o quadri di piccole o
grandi imprese in Francia.
79 Il Tribunale ritiene, al pari dell’UAMI, che i consumatori interessati possiedano una conoscenza dell’inglese superiore alla
media, in considerazione della circostanza che tale lingua, attualmente, è ampiamente utilizzata negli ambienti commerciali.
– Sulla somiglianza dei servizi
80 La ricorrente non contesta seriamente che i servizi di cui trattasi siano quantomeno simili.
81 Con riguardo ai «servizi di segreteria telefonica, servizi telefonici, al fine di assistere le altre società nella vendita
di loro prodotti e servizi, assistenza ad altre società consistente nel mettere i loro prodotti e servizi in vendita o in
locazione, telefonicamente, servizi di risposta alle domande dei clienti di altre società, formulate telefonicamente, dopo
averle ricevute», designati dal marchio comunitario, la ricorrente non ha precisato sotto quale profilo essi non sarebbero
identici ai servizi di «gestione di centri di relazioni clienti e/o di chiamate telefoniche (gestione di schedari clienti,
di servizi, di ordinazioni, di assistenza informatica, assistenza tecnica, pianificazione delle hotlines)» designati dal marchio
anteriore francese [OSCURATO:PERSONA]. La semplice circostanza che il tenore letterale dell’elenco dei servizi non sia
lo stesso non è sufficiente per dimostrare l’assenza di identicità dei servizi, a meno che da essa non discenda prima facie
e senza ulteriori precisazioni che non si tratti della medesima attività.
82 Il Tribunale ritiene che, per le ragioni esposte ai punti 30 e 42 della decisione impugnata, il tenore letterale degli elenchi
di servizi in questione non escluda, prima facie, che si tratti di attività identiche. Pertanto, poiché la ricorrente non
ha dedotto argomenti a sostegno della propria censura, occorre respingerla.
– Sulla somiglianza dei segni
83 Come emerge da costante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene
alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi,
in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa
T-292/01, Phillips‑[OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 47 e giurisprudenza
ivi richiamata].
84 Sotto il profilo visivo, il primo vocabolo dei segni in questione, vale a dire, «teletech», è identico. I vocaboli successivi
(«global ventures» e «international») differiscono tra loro. Una certa preponderanza del vocabolo «teletech» discende dalla
circostanza che si tratta del primo vocabolo in una serie relativamente lunga di parole, sicché il grado di attenzione del
consumatore è più elevato quando legge la parte iniziale dei segni di quando ne legge la parte finale. Per contro, la lunghezza
dei due segni e, in particolare, dei vocaboli «global ventures» e «international» sminuisce il peso del vocabolo «teletech»
nell’impressione visiva globale dei segni stessi.
85 Il medesimo rilievo vale, mutatis mutandis, per l’impressione fonetica globale prodotta dai due marchi.
86 Con riguardo alla somiglianza concettuale, il Tribunale ricorda che, in linea generale, il pubblico non considererà un elemento
descrittivo facente parte di un marchio complesso come l’elemento distintivo e dominante dell’impressione d’insieme che tale
marchio complessivo produce [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (BUDMEN),
Racc. pag. II‑2251, punto 53]. Tuttavia, in presenza di più elementi più o meno evocatori ovvero descrittivi dei prodotti
o dei servizi designati da un marchio complesso, non può escludersi che uno di tali elementi, pur essendo evocatore o anche
descrittivo, sia percepito, tuttavia, quale elemento dominante, se gli altri elementi del segno sono ancor meno caratteristici.
87 Nella specie, il Tribunale rileva, anzitutto, che gli elementi «tele» e «tech» fanno allusione al prefisso «tele», presente,
segnatamente, nei vocaboli «telecomunicazioni» e «telefono», nonché nel termine francese «technologie». Il vocabolo «teletech»,
pertanto, in certa misura, evoca taluni servizi designati dal marchio in oggetto.
88 Tuttavia, il vocabolo «teletech» è, ciò nondimeno, un termine di fantasia privo di un significato concreto. Non è escluso,
dunque, che tale termine costituisca l’elemento dominante dei segni.
89 Con riguardo al marchio francese anteriore, esso consiste in un termine di fantasia («teletech») e nel vocabolo «international».
Tale vocabolo è presente, con significato identico, sia in francese, sia in inglese. Dunque, esso sarà inteso dal pubblico
interessato come un elemento descrittivo che indica il carattere internazionale della prestazione di servizi ovvero della
clientela alla quale tali servizi sono destinati. Pertanto, nel marchio anteriore l’elemento dominante è il vocabolo «teletech».
90 Quanto al marchio comunitario, deve rilevarsi che il vocabolo «global» ha due significati in francese. Il primo corrisponde
a «completo [o] totale». Il secondo è un anglicismo, che significa «mondiale». Il secondo significato ha, evidentemente, un
contenuto concettuale contiguo a quello del vocabolo «international». Indipendentemente dalla comprensione del termine da
parte del consumatore interessato, il significato del termine «global» non è tale da costituire l’elemento dominante del segno
[OSCURATO:PERSONA], giacché si tratta, in ogni caso, di un elemento descrittivo.
91 Orbene, secondo la ricorrente, il termine «ventures» costituisce l’elemento dominante del segno. Tale tesi, tuttavia, non
convince.
92 In primo luogo, il vocabolo «venture» è di uso corrente nel linguaggio economico, particolarmente aperto agli anglicismi.
L’espressione «joint venture» ovvero «joint-venture» sarà normalmente conosciuta dal pubblico pertinente. Il consumatore dei
servizi in oggetto, pertanto, pur non conoscendo l’esatto significato del vocabolo inglese «ventures», attribuirà ad esso
un senso corrispondente, approssimativamente, ai termini «progetto» o «impresa».
93 In secondo luogo, poiché il vocabolo «ventures» non esiste in francese, il pubblico interessato percepirà il marchio come
una sequenza di vocaboli stranieri, nella specie inglesi. L’uso di marchi costituiti da vocaboli inglesi, in effetti, è particolarmente
frequente. Gli imprenditori e i quadri francesi interessati, che hanno conoscenze della lingua inglese quantomeno sufficienti
per sapere che, in tale lingua, l’aggettivo non segue il sostantivo, bensì, normalmente, lo precede, percepiranno il vocabolo
«global» come riferito al termine «ventures».
94 Ne consegue che i vocaboli «global ventures» saranno percepiti nel significato, più o meno, di «progetti mondiali, imprese
mondiali». Si tratta di un significato descrittivo della natura o della destinazione dei servizi, ancorché il senso concreto
si mantenga vago. Il consumatore scomporrà pertanto il segno comunitario in «teletech», da un canto, e «global ventures»,
dall’altro.
95 In terzo luogo, il vocabolo «ventures», trovandosi alla fine del segno, non si presta, nella specie, ad essere percepito dal
consumatore come elemento caratteristico del marchio.
96 Dalle suesposte considerazioni emerge che il vocabolo «teletech» sarà percepito dai consumatori interessati quale elemento
dominante del marchio comunitario e del marchio anteriore francese. La commissione di ricorso, pertanto, ha correttamente
rilevato che i segni erano simili.
– Sul rischio di confusione
97 Dal momento che i servizi designati dai marchi in questione sono parzialmente identici e parzialmente simili e i segni in
conflitto erano parimenti simili, la commissione di ricorso ha legittimamente concluso nel senso che sussistesse un rischio
di confusione tra i marchi in oggetto. In effetti, un consumatore, a fronte dei marchi in questione, ne memorizzerà soprattutto
il vocabolo «teletech», presente in entrambi i segni in conflitto e situato nella parte iniziale dei segni medesimi. In tal
modo, potrebbe direttamente confonderli.
98 Tale conclusione non è confutata dalla pretesa preesistenza di un marchio notoriamente conosciuto della ricorrente, indipendentemente
dalla questione se tale preesistenza sia tale da incidere sul rischio di confusione.
99 Da un canto, la ricorrente, nell’ambito del proprio motivo dedotto in via incidentale, non si è fondata su tale argomento,
bensì ha invocato la coesistenza dei marchi confrontati solo nell’ambito del primo motivo.
100 Dall’altro, anche se il primo motivo della ricorrente dovesse essere inteso nel senso che esso concerne, del pari, la valutazione
del rischio di confusione, deve rilevarsi che una tale preesistente notorietà del marchio [OSCURATO:PERSONA] non è stata
dimostrata dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’UAMI, come emerge dai precedenti punti 46-51 e 56-69, benché la ricorrente
abbia avuto modo di invocare tutti i fatti e le prove che riteneva utili a tal fine.
101 Conseguentemente, deve essere respinto, del pari, il motivo dedotto dalla ricorrente in subordine.
102 Essendo infondati i motivi della ricorrente, il ricorso va respinto.
Sulle spese
103 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. La convenuta, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alla domanda dell’UAMI e
della parte interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2005.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
Sui motivi dedotti in via principale
Sul motivo attinente alla violazione dei «principi di coesistenza e di comparazione dei marchi comunitari con i marchi e segni
distintivi nazionali»
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul motivo attinente alla violazione del diritto di difesa.
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul motivo dedotto in subordine, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sul pubblico interessato
– Sulla somiglianza dei servizi
– Sulla somiglianza dei segni
– Sul rischio di confusione
Sulle spese
*
Lingua processuale: lo spagnolo.