Cassazione n. 30455/2022

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29357/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C SAS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 540/2018 depositata il07/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentavano la violazione, da parte di Buti di [OSCURATO:PERSONA] C. sas, Buti srl e Buti Italia srl, di propri diritti di privativa industriale (marchi italiani n.882873 e n.1003725 e marchio comunitario n.002083327, aventi ad oggetto la forma della borsa di Hermès «Kelly», nonché marchi italiani n.882872 e n.1003726 e marchio comunitario n.4467247, aventi ad oggetto la forma della borsa di Hermès «Birkin»), nonché la commissione di atti di concorrenza sleale costituiti dalla produzione e commercializzazione delle borse asseritamente imitanti i propri modelli Kelly e Birkin. 2.- L’adito Tribunale di Firenze, con sentenza del 10 maggio 2016, rigettava le domande proposte dalle attrici e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle società convenute, dichiarava la nullità dei predetti marchi di titolarità dell’attrice [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di capacità distintiva. 3.-Il gravame proposto dalle società attrici è stato rigettato dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 7 marzo 2018, avverso la quale le società Hermès hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistiti da Buti di [OSCURATO:PERSONA] C., Buti e Buti Italia anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano la nullità del procedimento per omessa pronuncia sulla loro istanza di rimessione in termini, formulata già in primo grado per consentire la produzione di un’indagine demoscopica, al fine di replicare ai rilievi difensivi svolti soltanto nella comparsa conclusionale avversaria, in merito all’assenza di capacità distintiva dei marchi. 1.1.- Il motivo è infondato, salvo q uanto si dirà più avanti a proposito dell’indagine demoscopica (sub 4.2). La Corte di merito si è pronunciata sulla predetta istanza istruttoria rigettandola, rilevando che, a fronte della tempestiva eccezione sollevata da Buti (già nella comparsa di risposta e solo illustrata nella comparsa conclusionale) di nullità dei marchi per difetto di capacità distintiva, le società Hermès solo con la memoria di replica hanno chiesto di produrre l’indagine demoscopica, senza specificare la causa non imputabile giustificativa della tardiva formulazione dell’istanza istruttoria cui era strumentale l’istanza di rimessione in termini. 2.-Con il secondo motivo, le società Hermès denunciano erronea e falsa applicazione degli artt. 9, lett. a) e d), del Regolamento dei marchi comunitari n. 1001 del 2017 (già n. 207 del 2009) e 13 c.p.i., per avere la sentenza impugnata dichiarato la nullità del marchio sulla cui validità si era formato il giudicato per effetto della sua registrazione presso l’Ufficio dei marchi comunitari, nonché per avere irragionevolmente ritenuto il marchio di forma Hermès privo di capacità distintiva e la prova del secondary meaning unico mezzo per l’acquisto di detta capacità da parte del marchio stesso. 2.1.-Il motivo è infondato quanto alla prima censura, atteso che laregistrazione del marchio (anche comunitario) determina unapresunzione semplice di validità dello stesso (cfr. Cass. n. 4771 del 2018) ma non preclude la successiva dichiarazione di nullità se provata da chi lo impugna. La seconda censura sarà esaminata in relazione al successivo motivo. 3.-Il terzo motivo denuncia errata e falsa applicazione degli artt.121 c.p.i. e 99 del succitato Regolamento, per avere ritenuto che l’onere della prova del carattere distintivo della forma delle borse incombesse sulla titolare (Hermès) dei marchi azionati, così invertendo l’onere della prova secondo l’ordine legale, in base al quale la nullità del marchio dev’essere provata da chi propone la domanda dinullità, cioè dalle società convenute, e non dal titolare del marchio (prima censura); per avere erroneamente escluso la distintività e notorietà del marchio (di forma) nonostante l’ampia documentazione prodotta, costituita da inserzioni e annunci pubblicitari, rassegne stampa, articoli sulla stampa internazionale di giornalisti ed esperti di moda e di tendenza, citazioni cinematografiche e serie televisivi, citazioni enciclopediche (Wikipidia), sentenze di giudici di merito (sono citate Appello Milano n. 2478 del 2008 e Tribunale di Firenze n. 300 del 2017) che hanno accertato la distintività, notorietà e validità del marchio e, comunque, validazione dello stesso in termini di secondary meaning, trattandosi di modelli di borse legati a figure femminili di primo piano nella storia del costume del XX secolo, diffusamente riconosciute dal pubblico come identificative di Hermès proprio in relazione alle loro peculiari forme (seconda censura); per avere ritenuto che l’indagine demoscopica, che i giudici di merito avrebbero potuto disporre d’ufficio anche tramite una consulenza tecnica, fosse l’unica possibile per accertare il riscontro del prodotto nel pubblico e ricostruire l’atteggiamento della maggioranza dei consumatori (terza censura). 3.1.- La prima censura , riguardante la denunciata inversione dell’onere della prova secondo l’ordine legale , è fondata nei seguenti termini. L’art. 121, comma 1, c.p.i. stabilisce che «l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriali incombe in ogni caso a chi impugna il titolo». Nella specie, ad avviso della Corte territoriale, trattandosi di un marchio di forma nullo, la prova del conseguimento del carattere distintivo del marchio in seguito all’uso che ne è stato fatto (secondary meaning) incombe al titolare del marchio stesso. In tale ragionamento, tuttavia, si annida un errore che è causa di falsa applicazione del parametro normativo suindicato, il quale consiste nel trascurare che si tratta di marchio (comunitario) registrato che gode, in quanto tale, di una presunzione semplice di validità (cfr. Cass. n. 4771 del 2018 cit.) che può essere superata solo previa positiva prova della nullità che incombe a chi impugna il titolo, quindi, nella specie, alle società Buti convenute. Se la dichiarazione di nullità del marchio costituisce, come si vedrà, l’esito di una valutazione dei giudici di merito inidonea a superare il vaglio di legittimità, allora porre a carico del titolare del marchio l’onere di provare l’acquisto di capacità distintiva per l’uso fattone, si risolve in una impropria inversione dell’onere della prova secondo l’ordine legale. 4.1.-La seconda censura, riguardante la questione della capacità distintiva del marchio di forma relativo ai due modelli di borse Hermès, è fondata nei seguenti termini. 4.1.1.- E’ principio generale che la forma tridimensionale di un prodotto, sebbene presenti un design di qualità o esteticamente apprezzabile, non è suscettibile di privativa, in quanto, almeno di regola, non idonea di per sé a identificare il produttore, a meno che non vi sia un legame esplicito che leghi il prodotto alla sua origine (ad esempio, mediante apposizione del nome o di un segno riferibile al produttore). Se ne ha conferma nel fatto che il codice esclude la registrazione come marchi d’impresa dei «segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto» e «dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto» (art. 9 c.p.i.), pur consentendo la registrazione come marchio d’impresa anche della «forma del prodotto o della confezione di esso […] purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese» (art. 7 c.p.i.). E’ quindi centrale la verifica della capacità distintiva del marchio, questione esaminata nella giurisprudenza eurounitaria anche con riferimento al marchio di forma e risolta nel senso che «solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine, non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione [art. 7, n. 1, lett. b, Regolamento del Consiglio sui marchi comunitari n. 40 del 1994, analogamente i Regolamenti n. 207 del 2009 e n. 1001 del 2017]» (Corte giustizia UE, 29 aprile 2004, C-468-472/01, p. 36-37). La «maniera significativa» in cui deve consistere lo scostamento della forma da quella usuale del prodotto, secondo le pertinenti prassi di settore, dev’essere agevolmente rilevabile dai consumatori, a prescindere dalla «mera novità» della forma che «non è sufficiente per concludere che tale carattere [distintivo] esiste, in quanto il criterio determinante è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell’origine commerciale» (Tribunale UE, 5 febbraio 2020, T-573/18). La giurisprudenza europea ha osservato che «non si può tuttavia escludere che l’aspetto estetico di un marchio […] che assume [una determinata] forma […] possa essere tenuto in considerazione, tra gli altri elementi, per accertare uno scostamento dalla norma e dagli usi del settore, purché tale aspetto estetico sia inteso come richiamante l’effetto visivo oggettivo e inusuale del design specifico del marchio suddetto (sentenza del 12 dicembre 2019, Euipo/Wajos, C-783/18, p. 32)» (Tribunale UE, 14 luglio 2021, T - 488/20, p. 43 e 44); di conseguenza, «la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio […] mira a verificare […] se tale aspetto è idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale presso il pubblico di riferimento» (Tribunale UE 14 luglio 2021 cit., p. 44, che ha annullato la decisione di rigetto per mancanza di distintività della registrazione di un rossetto come marchio di forma). Tale pronuncia ha precisato che, se è vero che una semplice variante di una delle forme abituali di un tipo di prodotti «non è sufficiente a stabilire che detta forma non è priva di carattere distintivo», tuttavia ciò non esclude la possibilità che una «nuova forma» possa avere capacità distintiva (p. 50). 4.1.2.- La sentenza impugnata è motivata nel senso che la nutrita documentazione, non solo pubblicitaria, prodotta dalle appellanti a dimostrazione della fama conseguita dal prodotto (di lusso) e, per quanto qui interessa, dalla sua forma, riconducibile alla Hermès, è «non probante» «in quanto, in sostanza, di provenienza della produttrice e non espressione della considerazione dei consumatori e della riconducibilità, da parte dei medesimi, della forma della produttrice» (pag. 11); in altri termini, non sarebbe indicativa del valore che i consumatori attribuiscono al prodotto, trattandosi di messaggi veicolati o filtrati dal produttore stesso (pag. 12). Si tratta di affermazioni poco comprensibili laddove rilevano la non terzietà della documentazione prodotta dalle appellanti, diligentemente indicata nel motivo di ricorso e genericamente richiamata nella sentenza impugnata senza sottoporla a un esame specifico, al cospetto della vastità della stessa. Inoltre, la possibilità di registrare come marchio anche «la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche» quando aventi capacità distintiva (art. 7 c.p.i.), può avvenire anche attraverso investimenti pubblicitari che consentono una vasta commercializzazione del prodotto, con l’effetto di favorirne la diffusione nel pubblico e la generalizzata riconducibilità di quella forma del prodotto a una determinata impresa, consentendo l’acquisto (tramite secondary meaning) di capacità distintiva del marchio che ne sia originariamente privo. Se ne ha conferma nella giurisprudenza europea, la quale ha costantemente ribadito che «ai fini della valutazione dell’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, occorre tener conto di fattori come, fra l’altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo e la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto come proveniente da una determinata impresa. Mezzi di prova adeguati in proposito sono, in particolare, le dichiarazioni delle camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali» (Tribunale I grado CE, 14 giugno 2007, T-207/06). La sentenza impugnata, laddove ha affermato che le borse Kelly e Birkin «rispettano nel loro insieme i parametri canonici delle borse normalmente in commercio» e, in altri termini, che le loro forme sono «standardizzate», risulta quindi apodittica, non essendosi fatta carico di spiegare le ragioni del difetto dell’autonoma capacità distintiva di quelle forme sia originariamente sia alla luce dell’uso e della fama acquisita nel tempo (cfr. Cass. n. 7254 del 2008). Tale esito non supera il vaglio di legittimità relativo al parametro normativo di cui all’art. 9 c.p.i., alla luce del quale i giudici di merito avrebbero dovuto accertare la sussistenza delle specifiche e autonome ipotesi di non registrabilità dei marchi di forma ivi previste, mediante esame separato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22929 del 2009, con riferimento all’analoga previsione di cui all’art. 18, lett. c, del r.d. n. 929 del 1942, come sostituito dall’art. 18 del d.lgs. n. 480 del 1992). 4.2.- La terza ce nsura, che è fondata, si appunta sull’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’unico mezzo di prova della capacità individualizzante (e quindi distintiva) delle forme delle due borse presso i consumatori sarebbe l’indagine demoscopica tardivamente richiesta in giudizio da Hermès e, quindi, inutilizzabile, senza possibilità di ulteriori indagini istruttorie. Si osserva che, ai fini dell’accertamento del secondary meaning, cioè della prova del conseguimento del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio, i dati risultanti dalle indagini demoscopiche costituiscono indizi, di per sé non decisivi, che devono essere ponderati quanto al valore dei risultati dei sondaggi di opinione, in relazione alla percentuale e al grado complessivo di attendibilità tecnico-scientifica degli stessi (non richiedendosi che la funzione identificativa acquisita dal segno, che può essere costituito anche dalla forma del prodotto, sia accertata sulla totalità o sulla quasi-totalità del pubblico destinatario), nonché accompagnati da altri indizi gravi, precisi e concordanti. Tanto premesso, le indagini demoscopiche possono essere compiute (e prodotte in giudizio) dalla parte interessata, ma possono anche essere acquisite dal giudice di merito d’ufficio mediante una c.t.u., al quale l’art. 121, comma 5, c.p.i.consente di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l’efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello (Cass.n. 31182 del 2018). Analogamente è possibile trarre elementi probatori del carattere distintivo (della forma) del marchio nel pubblico dei consumatori da fonti (documentali e non) diverse (sempreché «almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata» (cfr. Trib. I gr. CE, 2 luglio 2009, T-414/07; analogamente Corte Giust. CE, 4 maggio 1999, C-108/97) 5. Il quarto motivo, con il quale le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 n.1 c.c., per avere la Corte di merito sostenuto la impraticabilità della tutela per concorrenza sleale in assenza di tutela della forma come marchio, è assorbito. 6.- In conclusione, in relazione al terzo motivo che è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame e per le spese. P.Q.M. La Corte rigetta il primo