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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23161/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6639/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1/A -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 2469/2021, depositata il 29 luglio2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la Audi AG propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Oggetto: modelli e disegni -clausola di riparazione Corte di appello di Milano, depositata il 29 luglio 2021, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto le sue domande per l’accertamento della contraffazione di diversi modelli comunitari registratirelativi a cerchioni in lega per automobili da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. , con inibizione a queste ultime della prosecuzione delle condotte contraffattive e condanna al ritiro dal commercio e alla distruzione dei prodotti in contraffazione, all’esibizione delle scritture contabili e degli elementi necessari per l’identificazione dei soggetti implicati nell’importazione e distribuzione di tali prodotti e al risarcimento dei danni, con fissazione di penali e pubblicazione della emananda sentenza; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado , pronunciandoin via definitiva sulle domande proposte nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. e in via non definitiva su quelle svolte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva accertato la allegata contraffazione, disponendo le richieste misure conseguenziali della inibitoria, con fissazione di una penale per l’eventuale ritardo nella sua osservanza o violazione della stessa, della pubblicazione del provvedimento e dell’ordine di ritiro dal commercio e della distruzione, dichiarando improcedibili le ulteriori domande proposte nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. e disponendo la prosecuzione del giudizio tra l’attrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. per la liquidazione del danno risarcibile; - ha riferito che il Tribunale aveva affermato che la cd. clausola di riparazionedi cui all’art. 241 cod. p rop . i nd . , invocata dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., non trovava applicazione al caso in esame, atteso che la stessa si riferivasolo ai pezzi necessari a ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso e non anche a quei component i – quali i cerchioni di un’autovettura –idonei a modificare l’aspetto originario del prodotto con un autonomo apporto estetico, avuto riguardo all’assenza di un vincolo necessario di complementarità estetica tra il cerchione e l’autovettura; -ha reso noto di aver disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiedendo: se fosse corretta un ’interpretazione dell’art. 110, par. 1, Reg.

CE n. 6/2002, che escludeva il cerchione replica, esteticamente identico al cerchione originaledi primo impianto, omologato sulla base del Reg.

UN/ECE n. 124, dalla nozione di componente di un prodotto complesso utilizzato allo scopo di consentirne la riparazione e di ripristinare l’aspetto originario;in caso di risposta negativa, se l’applicazione della clausola di riparazione si riferisseanche ai prodotti complementari replica che potevano essere diversamente scelti dal cliente o fosse circoscrittaa parti di ricambio a forma vincolata, ossia a componenti la cui forma era stabilita in modo sostanzialmente immutabile rispetto all’aspetto esteriore del prodotto complesso; in caso di risposta positiva a tale secondo quesito, quali misure dovesse adottare il produttore dei cerchioni replica al fine di assicurare la legittima circolazione dei prodotti rivolti a finalità di riparazione e ripristino dell’aspetto esteriore del prodotto complesso; - infine, dopo aver esaminato la relativa sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 20 dicembre 2017 (causa C - 397/16, [OSCURATO:SOCIETA] ) e disposto consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare le caratteristiche dei cerchioni in contestazione, ha accolto il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando che:la clausola di riparazione trovava applicazione anche ai pezzi di ricambio la cui forma non era determinata dall’aspetto del prodotto complesso; nel caso in esame, i cerchi replica dovevano considerarsi identici a quelli « originali » , in quanto inidonei a determinare un mutamento dell’aspetto dell’autovettura rispetto a quello della immissione sul mercato, valutata secondo l’apprezzamento dell’utente medio;la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rispettato l’obbligo di diligenza gravante sul produttore o venditore dei cerchi replica, avuto riguardo alla presenza dell’indicazione sulle confezioni di vendita e sulla documentazione commerciale e contabile relativa al fatto chei prodotti non erano originali e avevano finalità di riparazione e all’impossibilità di montare i cerchi replica su autovetture diverse da quelle per i quali erano omologati in base alle prescrizione del certificato di omologazione e alle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini della garanzia; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio,nella parte in cui la Corte di appello non ha tenuto conto che per ben 87 esemplari d ei cerchi commercializzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. su 102 esaminati pre sentavano differenze di dimensioni e colorazioni rispetto ai corrispondenti cerchi originali della Audi s.a.; - sottolinea la concludenza della deduzione in quanto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella decisioneresa a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di appello , aveva subordinato l’operatività della clausola di riparazione all’identità tra la componente di ricambio e quellainizialmente incorporata nel prodotto complesso al momento della sua immissione sul mercato; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 267 TFUE, 110 Reg.

UEn. 6/2002 , e 32 e 241 cod. prop. ind. nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata; -con tale doglianza lamenta il fatto che il giudice di appello ha ritenuto applicabile la clausola di riparazione benché avesse ri conosciuto differenze dimensionali (in 15 su 102 casi) tra i cerchi replica e quelli originali; - evidenzia, in proposito , che il requisito dell’identità t ra le due componenti doveva intendersi in senso letterale, richiedendo, in particolare, piena corrispondenza sotto il punto di vista del colore e delle dimensioni e che una siffatta interpretazione era coerente con la ratiodella clausola di riparazione la quale , introducendo un’eccezione ai diritti conferiti dalmodello comunitario, escludeva gli effetti esclusivi della privativa alsolo scopo di consentire una riparazione del prodotto complesso con pezz i di ricambio idonei a consentire il ripristin o dell’aspetto originario; -censura il riferimento operato nella sentenza all’art. 32 cod. prop. ind. a sostegno dell’affermazione della irrilevanza di dettagli dei prodotti in esame rispetto ai disegni fatti valere , evidenziando che tale disposizione attiene al requisito della novità del disegno ed è finalizzata ad ampliare l’ambito di protezione conferita al titolare dei modelli, impedendo che altri possano registrare modelli anche solo simili a quelli già registrati, mentre con la clausola di riparazione si è inteso circoscrivere, in un’ottica pro-concorrenziale, la tutela della privativa; - critica, inoltre, la sentenza impugnata per perplessità o apparenza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto le differenze dimensionali riscontrate fossero irrilevanti, in quanto priva di un’argomentazione tecnica a sostegno dell’assunto e, inoltre, ha ancorato tale valutazione al parametro dell’utente medio che è privo di alcun fondamento normativo, atteso che la disciplina di settore fa riferimento alla figura dell’utilizzatore informato; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; - giova rammentare che l’art. 110, par. 1, Reg.

UE n. 6/02, dispone che «Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario»;- si tratta di una disposizione coerente con il contenuto dell’ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio approvato mediante ladecisione 94/800/CE del Consiglio, relativa alla conclusione degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui art. 26, par. 2, prevede che gli Stati membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purché non indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non ingiustificatamente pregiudizievoli dei legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi deiterzi; -sul versante interno, analoga previsione è contenuta nell’art. 241 cod. prop. ind., il quale dispone che «Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario»; - la ratio di tale eccezione risiede – come evidenziato dalla Corte di Giustizia nella menzionata decisione – nell’esigenza di evitare effetti indesiderabili derivanti dalla tutela dei disegni e dei modelli comunitari in relazione a possibili limitazioni della concorrenza sul mercato, in particolare per quanto riguarda certi prodotti complessi , costosi e aventi una lunga durata di vita come gli autoveicoli, per i quali la tutela deldisegno o del modello dei singoli componenti che vanno a costituire il prodotto complesso rischia di creare un veroe proprio mercato delle parti di ricambio vincolato («captive market»), vincolando indefinitamente il consumatore al fabbricante del prodotto complesso per l’acquisto di tali parti; - con riferimento all’ambito di operatività dell’art. 110, la Corte di Giustizia ha affermato, in primo luogo, che tale disposizione siapplica alle component i di un prodotto complesso utilizzat e allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario , non richiedendo che il disegno o modello protetto debbadipendere dall’aspetto del prodotto complesso ; -da ciò consegue che, in caso di cerchioni replica, l’esclusione di una limitazione connessa all'assenza di tale rapporto di dipendenza rende irrilevanti, ai fini dell'operatività della clausola di riparazione, il carattere non vincolato del disegno della ruota rispetto all'aspetto dell'automobile e la previsione da parte del costruttoredell'opzione fra diversi modelli di ruota; -in secondo luogo, ha chiarito che la cd.

«clausola di riparazione» può essere utilmente invocata laddove esista un disegno o modello comunitario, si sia in presenza di una «componente di un prodotto complesso» e , infine, sia necessaria l’utilizzazione del disegno o del modello comunitario, ai sensi dell’art. 19, par. 1, Reg.

UE n. 6/2002, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarnel’aspetto originario; - ha, in particolare, puntualizzato che il concetto di utilizzazione del disegno o del modello comunitario espresso dal menzionato art. 19, par. 1– secondo cui « Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti» – deve intendersi in senso ampio, tale d a include re qualsiasi utilizzazione di una componente a scopo di riparazione; - in ordine, poi, allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso, ha evidenziato che tale condizione implica che la componente sia necessaria in vista di una normale utilizzazione del prodotto complesso o, in altri termini, che lo stato difettoso o la mancanza della componente siano idonei ad impedire una normale utilizzazione siffatta, non consentendo, dunque, utilizzazion i di una componente per motivi di abbellimento o di semplice convenienza, come, segnatamente, la sostituzione di una componente per motivi estetici o di personalizzazione del prodotto complesso; -ha, quindi, affermato che la riparazione del prodotto complesso deve essere effettuata «al fine di ripristinarne l'aspetto originario» e, in tal senso, poiché l'aspetto di un prodotto o di una parte di prodotto è determinato, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, è richiesto che la componente deve essere utilizzata al fine di ripristinare l'aspetto che il prodotto complesso aveva al momento della sua immissione sul mercatoe, dunque, deve essere identica, dal punto di vista visivo, alle componenti d'origine; - orbene , la Corte territoriale, all’esito della s entenza della Corte di Giustizia, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare se i cerchioni della società intimata corrispond essero , dal punto di vista del colore e delle dimensioni, alla componente originaria e, all’esito, ha concluso nel senso che per dieci esemplaridi cerchioni replica vi era assoluta identità rispetto a quelli originali per forma, dimensione e colorazione, mentre per «altri» esemplari l’esistenza di «una sporgenza o rientranza del cerchio rispetto alla carrozzeria, dipendente da uno scostamento di 1/3 mm del c.d. offset» non assumeva rilevanza ai fini del disconoscimento dell’identità, avuto riguardo alla percezione dell’utente medio e alla ininfluenza dei marginali scostamenti nella tutela dei disegni o modelli comunitari; - la ricorrente allega l’omessa considerazione dei fatti risultanti dalla «relazione peritale» depositata relativi alla esistenza di differenze dimensionali e di colorazione tra 87 esemplari di cerchi replica (su 102 esaminati) rispetto ai corrispondenti esaminati, facenti capo a 13 diverse tipologiededotte in giudizio; -in proposito, si rileva che Corte d’appello si è limitata ad esaminare soltanto alcuni esemplari di cerchi replica, ossia i dieci esemplari – puntualmente individuati in sentenza - , rispetto ai quali è stata riscontrato l’identità con i cerchi originali, e ad «altri cerchi» , ossia i cinque esemplari individuati mediante richiamato alla p ag . 56 della consulenza tecnica d’ufficio, che, come menzionato in precedenza, presenterebbero differenze non significative per dimensioni e colorazione; - appare, dunque, evidente che la Corte di appello non ha preso in esame il fatto – decisivo e controverso – rappresentato dal le caratteristiche degli ulteriori esemplari che la ricorrente ha assunto essere stati commercializzatie presentare dimensioni e colorazioni non identiche rispetto a quelli originali; -con riferimento agli esemplari che la Corte di appello ha ritenuto non identici rispetti a quelli originali ma con differenze considerate non percepibili dall’utente medio e, in quanto tali, non esulanti dall’ambito di applicazione della cd. clausola di riparazione, si osserva che , nella richiamata sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’affermareche la cd. clausola di riparazione si applica unicamente alle componenti di un prodotto complesso che siano identiche, dal punto di vista visivo, alle componenti d’origine, sembrafare riferimento a un criterio di valutazione di natura oggettiva rappresen tato dalla esatta uguaglianza o identicità, sotto il profilo dimensionale e di colorazione,tra i prodotti copia e quelli originali; -la necessità che la cd. clausola di riparazione si applichi unicamente alle componenti di un prodotto complesso che siano identiche, dal punto di vista visivo, alle componenti d’origine è ritenutacoerente sia con il menzionato art. 26, par. 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nella parte in cui prevede che le eccezioni alla protezione dei disegni e modelli industriali deve essere limitata e non deve pregiudicare in modo ingiustificato il normale sfruttamento di tali disegni o modelli né ledere i legittimi interessi del titolare, sia pure tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi, sia della finalità dell’eccezione che è quella di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al finedi ripristinarne l’aspetto originario e, in tal modo, di prevenire la formazione di mo nopoli per quanto attiene alle componenti di prodotti complessi; - è, dunque, necessario per il giudice di merito accertare se la componente di ricambio corrisponda o meno, dal punto di vista del suo colore o delle sue dimensioni, alla componente originaria ovvero se l’aspetto del prodotto complesso sia stato o meno modificato dopo la sua immissione sul mercato; -la Corte di appello ha omesso di effettuare un siffatto accertamento, non valutando, in particolare, se le differenze rilevate nei cerchioni replica rispetto a quelli originali facevano venire meno la identità dei prodotti in comparazione e, per tale ragione, impedivano il ripristino dell’originale aspetto del prodotto complesso; -va evidenziato, in proposito, che deve ritenersi improprio il ricor so – operato in sentenza – al parametro rappresentato dalla percezione dell’«utente medio», peraltro privo di alcun sostegno normativo o della giurisprudenza comunitariaed estraneo al diritto dei disegni e modelli, che, sia pure al diverso fine della valutazione del carattere individuale del disegno o modello richiesto per la registrazione dello stesso , conosce solo la figura dell’«utilizzatore informato»; -del pari non pertinente è il riferimento alla irrilevanza delle differenze riscontrate, atteso che, come osservato dalla ricorrente, a tale circostanza è attribuita rilevanza unicamente al fine di negare la registrazione di disegno arbitrario per difetto del requisito della novità qualora le sue caratteristiche differisc a no solt anto per dettagli irrilevanti da quelle di un disegno o modello precedentemente registrato;- con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 267 T.F.U.E., 110 Reg.

UE n. 6/2002, e 241 cod. prop. ind., nonché de l la carenza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva offerto prova adeguata dell’assolvimento dell’obbligo di diligenzagravante sui produttori e venditori dei prodotti replica; - deduce , quanto al ritenuto assolvimento degli obblighi di informazione,che il giudice di appello aveva omesso di indicare le fonti da cui aveva tratto il suo convincimento in ordine alla presenza nelle confezioni di vendita dei cerchioni replica dell’indicazione che non si trattava di prodotti originalie che la dicitura sui cerchioni «[OSCURATO:PERSONA]» non era idone a a fornire con chiarezza un’informativa specifica in merito al fatto che i relativi produttori e venditori non erano titolari di diritti su modelli in essi incorporati; -aggiunge che l’inserimento di tale dicitura in carattere minuscolo e in una sezione interna del cerchione ostava al soddisfacimento del requisito della visibilità dell’informazionee che l’informazione non era stata inserita nei cataloghi ovvero nei documenti di vendita; - evi d enzia , inoltre , l ’incompletezza dell’informazione in ordine alla destinazione esclusiva del prodotto replica alla riparazione del prodotto complesso mediante ripristino dell’aspetto originario e l’assenza dell’accertamento in ordine alla visibilità della stessa, nonché la non concludenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi, del riferimento operato in sentenza all’omologazione dei prodotti replica secondo il Reg.

UN/ECE n. 124/2006; - contesta, infine, il ritenuto assolvimento degli obblighi di cautela, desunto dal fatto che nei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi fornitore era prevista una clausola di decadenza dalla garanzia per l’eventualità dell’installazione dei cerchioni replica su veicoli diversi, osservando sia la omessa indicazione delle fonti di prova relativi all’esistenza di una clausola di siffatto contenuto, oltre che l’impossibilità di ritenere tale circostanza «pacifica» tra le parti, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, in assenza sia di una tempestiva allegazione della [OSCURATO:SOCIETA]., sia di una sua ammissione, sia della mancata verifica dell’effettività di una siffatta clausola a scoraggiare gli utilizzatori a valle da un uso del componente incompatibile con le condizioni imposte dalla clausola di riparazione; -il motivo è infondato; - la Corte di Giustizia , nella richiamata pronuncia, ha affermato che, pur non potendosi attendere dal fabbricante o dal venditore di una componente di un prodotto complesso che costoro garantiscano, in modo oggettivo e in qualsiasi circostanza, che le componenti che essi fabbricano o vendono ai fini di una utilizzazione conforme alle condizioni dettate dall’art. 110, par . 1 , R eg .

UE n. 6/2002 , verranno alla fine effettivamente utilizzate dagli utilizzatori finali nel rispetto di tali condizioni, resta però il fatto che, per poter beneficiare del regime derogatorio così istituito dalla norma sopracitata, tale fabbricante o tale venditore soggiacciono ad un obbligo di diligenza; - tale obbligo consiste : nell’ informare l’utilizzatore a valle, mediante un’indicazione chiara e visibile, sul prodotto, sul suo imballaggio, nei cataloghi od anche nei documenti di vendita, da un lato, del fatto che la componente in questione incorpora un disegno o modello di cui essi non sono titolari e, dall’altro, del fatto che tale componente è destinata esclusivamente ad essere utilizzata allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario; nel provvedere, tra mite mezzi appropriati, in particolare contrattuali, affinché gli utilizzatori a valle non destinino le componenti in questione ad una utilizzazione che sia incompatibile con le condizioni imposte dall’art.110, par. 1, R eg . n. 6/2002; nell’ astenersi dal v endere una siffatta componente qualora sappiano ovvero, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, abbiano ragionevoli motivi di sapere che tale componente non verrà utilizzata secondo le condizioni imposte dal predetto art. 110, par.1; -orbene, quanto al primo aspetto, la Corte di appello ha rilevato che sui prodotti in contestazione era presente la dicitura « NOT O.E.M. » «[OSCURATO:PERSONA]»e ha rit enut o che la stessa fosse idoneaa informare l’acquirente che la componente no n prov eniva dalla casa costruttrice, osservando, inoltre, che l’indicazione della finalità di riparazione era presente sulle fatture di vendita e sul catalogo del 2012; - quanto al secondo aspetto, ha osservato che il montaggio di cerchi replica, omologati per un’autovettura Audi, su un’autovettura diversa, seppure materialmente possibile, non era consentito in base alle prescrizioni del certificato di omologazione e alle indicazioni fornite da [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della garanzia, che nel certificato di omologazione era riportata l’associazione ruota-veicolo e che, nel rapporto fra [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi acquirenti, l’installazione su veicoli diversi avrebbe determinatola decadenza dalla garanzia; - ciò posto, ritiene questo Collegio che, in presenza d ei richiamati elementi fattuali, la statuizione del giudice di merito in ordine all’assolvimento degli obblighi informativi e cautelativi gravanti sul fabbricante e sul venditore dei pezzi di ricambio appare coerente con i principi affermati dalla Corte di Giustizia e le doglianze espresse dalla ricorrente con il motivo di ricorso in esame investono accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito che sono sottratti al sindacato di questa Corte; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6639/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1/A -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 2469/2021, depositata il 29 luglio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la Audi AG propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Oggetto: modelli e disegni -clausola di riparazione Corte di appello di Milano, depositata il 29 luglio 2021, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto le sue domande per l’accertamento della contraffazione di diversi modelli comunitari registratirelativi a cerchioni in lega per automobili da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. , con inibizione a queste ultime della prosecuzione delle condotte contraffattive e condanna al ritiro dal commercio e alla distruzione dei prodotti in contraffazione, all’esibizione delle scritture contabili e degli elementi necessari per l’identificazione dei soggetti implicati nell’importazione e distribuzione di tali prodotti e al risarcimento dei danni, con fissazione di penali e pubblicazione della emananda sentenza; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado , pronunciandoin via definitiva sulle domande proposte nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. e in via non definitiva su quelle svolte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva accertato la allegata contraffazione, disponendo le richieste misure conseguenziali della inibitoria, con fissazione di una penale per l’eventuale ritardo nella sua osservanza o violazione della stessa, della pubblicazione del provvedimento e dell’ordine di ritiro dal commercio e della distruzione, dichiarando improcedibili le ulteriori domande proposte nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. e disponendo la prosecuzione del giudizio tra l’attrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. per la liquidazione del danno risarcibile; - ha riferito che il Tribunale aveva affermato che la cd. clausola di riparazionedi cui all’art. 241 cod. p rop . i nd . , invocata dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., non trovava applicazione al caso in esame, atteso che la stessa si riferivasolo ai pezzi necessari a ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso e non anche a quei component i – quali i cerchioni di un’autovettura –idonei a modificare l’aspetto originario del prodotto con un autonomo apporto estetico, avuto riguardo all’assenza di un vincolo necessario di complementarità estetica tra il cerchione e l’autovettura; -ha reso noto di aver disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiedendo: se fosse corretta un ’interpretazione dell’art. 110, par. 1, Reg. CE n. 6/2002, che escludeva il cerchione replica, esteticamente identico al cerchione originaledi primo impianto, omologato sulla base del Reg. UN/ECE n. 124, dalla nozione di componente di un prodotto complesso utilizzato allo scopo di consentirne la riparazione e di ripristinare l’aspetto originario;in caso di risposta negativa, se l’applicazione della clausola di riparazione si riferisseanche ai prodotti complementari replica che potevano essere diversamente scelti dal cliente o fosse circoscrittaa parti di ricambio a forma vincolata, ossia a componenti la cui forma era stabilita in modo sostanzialmente immutabile rispetto all’aspetto esteriore del prodotto complesso; in caso di risposta positiva a tale secondo quesito, quali misure dovesse adottare il produttore dei cerchioni replica al fine di assicurare la legittima circolazione dei prodotti rivolti a finalità di riparazione e ripristino dell’aspetto esteriore del prodotto complesso; - infine, dopo aver esaminato la relativa sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 20 dicembre 2017 (causa C - 397/16, [OSCURATO:SOCIETA] ) e disposto consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare le caratteristiche dei cerchioni in contestazione, ha accolto il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando che:la clausola di riparazione trovava applicazione anche ai pezzi di ricambio la cui forma non era determinata dall’aspetto del prodotto complesso; nel caso in esame, i cerchi replica dovevano considerarsi identici a quelli « originali » , in quanto inidonei a determinare un mutamento dell’aspetto dell’autovettura rispetto a quello della immissione sul mercato, valutata secondo l’apprezzamento dell’utente medio;la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rispettato l’obbligo di diligenza gravante sul produttore o venditore dei cerchi replica, avuto riguardo alla presenza dell’indicazione sulle confezioni di vendita e sulla documentazione commerciale e contabile relativa al fatto chei prodotti non erano originali e avevano finalità di riparazione e all’impossibilità di montare i cerchi replica su autovetture diverse da quelle per i quali erano omologati in base alle prescrizione del certificato di omologazione e alle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini della garanzia; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio,nella parte in cui la Corte di appello non ha tenuto conto che per ben 87 esemplari d ei cerchi commercializzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. su 102 esaminati pre sentavano differenze di dimensioni e colorazioni rispetto ai corrispondenti cerchi originali della Audi s.a.; - sottolinea la concludenza della deduzione in quanto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella decisioneresa a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di appello , aveva subordinato l’operatività della clausola di riparazione all’identità tra la componente di ricambio e quellainizialmente incorporata nel prodotto complesso al momento della sua immissione sul mercato; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 267 TFUE, 110 Reg. UEn. 6/2002 , e 32 e 241 cod. prop. ind. nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata; -con tale doglianza lamenta il fatto che il giudice di appello ha ritenuto applicabile la clausola di riparazione benché avesse ri conosciuto differenze dimensionali (in 15 su 102 casi) tra i cerchi replica e quelli originali; - evidenzia, in proposito , che il requisito dell’identità t ra le due componenti doveva intendersi in senso letterale, richiedendo, in particolare, piena corrispondenza sotto il punto di vista del colore e delle dimensioni e che una siffatta interpretazione era coerente con la ratiodella clausola di riparazione la quale , introducendo un’eccezione ai diritti conferiti dalmodello comunitario, escludeva gli effetti esclusivi della privativa alsolo scopo di consentire una riparazione del prodotto complesso con pezz i di ricambio idonei a consentire il ripristin o dell’aspetto originario; -censura il riferimento operato nella sentenza all’art. 32 cod. prop. ind. a sostegno dell’affermazione della irrilevanza di dettagli dei prodotti in esame rispetto ai disegni fatti valere , evidenziando che tale disposizione attiene al requisito della novità del disegno ed è finalizzata ad ampliare l’ambito di protezione conferita al titolare dei modelli, impedendo che altri possano registrare modelli anche solo simili a quelli già registrati, mentre con la clausola di riparazione si è inteso circoscrivere, in un’ottica pro-concorrenziale, la tutela della privativa; - critica, inoltre, la sentenza impugnata per perplessità o apparenza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto le differenze dimensionali riscontrate fossero irrilevanti, in quanto priva di un’argomentazione tecnica a sostegno dell’assunto e, inoltre, ha ancorato tale valutazione al parametro dell’utente medio che è privo di alcun fondamento normativo, atteso che la disciplina di settore fa riferimento alla figura dell’utilizzatore informato; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; - giova rammentare che l’art. 110, par. 1, Reg. UE n. 6/02, dispone che «Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario»;- si tratta di una disposizione coerente con il contenuto dell’ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio approvato mediante ladecisione 94/800/CE del Consiglio, relativa alla conclusione degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui art. 26, par. 2, prevede che gli Stati membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purché non indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non ingiustificatamente pregiudizievoli dei legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi deiterzi; -sul versante interno, analoga previsione è contenuta nell’art. 241 cod. prop. ind., il quale dispone che «Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario»; - la ratio di tale eccezione risiede – come evidenziato dalla Corte di Giustizia nella menzionata decisione – nell’esigenza di evitare effetti indesiderabili derivanti dalla tutela dei disegni e dei modelli comunitari in relazione a possibili limitazioni della concorrenza sul mercato, in particolare per quanto riguarda certi prodotti complessi , costosi e aventi una lunga durata di vita come gli autoveicoli, per i quali la tutela deldisegno o del modello dei singoli componenti che vanno a costituire il prodotto complesso rischia di creare un veroe proprio mercato delle parti di ricambio vincolato («captive market»), vincolando indefinitamente il consumatore al fabbricante del prodotto complesso per l’acquisto di tali parti; - con riferimento all’ambito di operatività dell’art. 110, la Corte di Giustizia ha affermato, in primo luogo, che tale disposizione siapplica alle component i di un prodotto complesso utilizzat e allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario , non richiedendo che il disegno o modello protetto debbadipendere dall’aspetto del prodotto complesso ; -da ciò consegue che, in caso di cerchioni replica, l’esclusione di una limitazione connessa all'assenza di tale rapporto di dipendenza rende irrilevanti, ai fini dell'operatività della clausola di riparazione, il carattere non vincolato del disegno della ruota rispetto all'aspetto dell'automobile e la previsione da parte del costruttoredell'opzione fra diversi modelli di ruota; -in secondo luogo, ha chiarito che la cd. «clausola di riparazione» può essere utilmente invocata laddove esista un disegno o modello comunitario, si sia in presenza di una «componente di un prodotto complesso» e , infine, sia necessaria l’utilizzazione del disegno o del modello comunitario, ai sensi dell’art. 19, par. 1, Reg. UE n. 6/2002, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarnel’aspetto originario; - ha, in particolare, puntualizzato che il concetto di utilizzazione del disegno o del modello comunitario espresso dal menzionato art. 19, par. 1– secondo cui « Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti» – deve intendersi in senso ampio, tale d a include re qualsiasi utilizzazione di una componente a scopo di riparazione; - in ordine, poi, allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso, ha evidenziato che tale condizione implica che la componente sia necessaria in vista di una normale utilizzazione del prodotto complesso o, in altri termini, che lo stato difettoso o la mancanza della componente siano idonei ad impedire una normale utilizzazione siffatta, non consentendo, dunque, utilizzazion i di una componente per motivi di abbellimento o di semplice convenienza, come, segnatamente, la sostituzione di una componente per motivi estetici o di personalizzazione del prodotto complesso; -ha, quindi, affermato che la riparazione del prodotto complesso deve essere effettuata «al fine di ripristinarne l'aspetto originario» e, in tal senso, poiché l'aspetto di un prodotto o di una parte di prodotto è determinato, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, è richiesto che la componente deve essere utilizzata al fine di ripristinare l'aspetto che il prodotto complesso aveva al momento della sua immissione sul mercatoe, dunque, deve essere identica, dal punto di vista visivo, alle componenti d'origine; - orbene , la Corte territoriale, all’esito della s entenza della Corte di Giustizia, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare se i cerchioni della società intimata corrispond essero , dal punto di vista del colore e delle dimensioni, alla componente originaria e, all’esito, ha concluso nel senso che per dieci esemplaridi cerchioni replica vi era assoluta identità rispetto a quelli originali per forma, dimensione e colorazione, mentre per «altri» esemplari l’esistenza di «una sporgenza o rientranza del cerchio rispetto alla carrozzeria, dipendente da uno scostamento di 1/3 mm del c.d. offset» non assumeva rilevanza ai fini del disconoscimento dell’identità, avuto riguardo alla percezione dell’utente medio e alla ininfluenza dei marginali scostamenti nella tutela dei disegni o modelli comunitari; - la ricorrente allega l’omessa considerazione dei fatti risultanti dalla «relazione peritale» depositata relativi alla esistenza di differenze dimensionali e di colorazione tra 87 esemplari di cerchi replica (su 102 esaminati) rispetto ai corrispondenti esaminati, facenti capo a 13 diverse tipologiededotte in giudizio; -in proposito, si rileva che Corte d’appello si è limitata ad esaminare soltanto alcuni esemplari di cerchi replica, ossia i dieci esemplari – puntualmente individuati in sentenza - , rispetto ai quali è stata riscontrato l’identità con i cerchi originali, e ad «altri cerchi» , ossia i cinque esemplari individuati mediante richiamato alla p ag . 56 della consulenza tecnica d’ufficio, che, come menzionato in precedenza, presenterebbero differenze non significative per dimensioni e colorazione; - appare, dunque, evidente che la Corte di appello non ha preso in esame il fatto – decisivo e controverso – rappresentato dal le caratteristiche degli ulteriori esemplari che la ricorrente ha assunto essere stati commercializzatie presentare dimensioni e colorazioni non identiche rispetto a quelli originali; -con riferimento agli esemplari che la Corte di appello ha ritenuto non identici rispetti a quelli originali ma con differenze considerate non percepibili dall’utente medio e, in quanto tali, non esulanti dall’ambito di applicazione della cd. clausola di riparazione, si osserva che , nella richiamata sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’affermareche la cd. clausola di riparazione si applica unicamente alle componenti di un prodotto complesso che siano identiche, dal punto di vista visivo, alle componenti d’origine, sembrafare riferimento a un criterio di valutazione di natura oggettiva rappresen tato dalla esatta uguaglianza o identicità, sotto il profilo dimensionale e di colorazione,tra i prodotti copia e quelli originali; -la necessità che la cd. clausola di riparazione si applichi unicamente alle componenti di un prodotto complesso che siano identiche, dal punto di vista visivo, alle componenti d’origine è ritenutacoerente sia con il menzionato art. 26, par. 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nella parte in cui prevede che le eccezioni alla protezione dei disegni e modelli industriali deve essere limitata e non deve pregiudicare in modo ingiustificato il normale sfruttamento di tali disegni o modelli né ledere i legittimi interessi del titolare, sia pure tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi, sia della finalità dell’eccezione che è quella di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al finedi ripristinarne l’aspetto originario e, in tal modo, di prevenire la formazione di mo nopoli per quanto attiene alle componenti di prodotti complessi; - è, dunque, necessario per il giudice di merito accertare se la componente di ricambio corrisponda o meno, dal punto di vista del suo colore o delle sue dimensioni, alla componente originaria ovvero se l’aspetto del prodotto complesso sia stato o meno modificato dopo la sua immissione sul mercato; -la Corte di appello ha omesso di effettuare un siffatto accertamento, non valutando, in particolare, se le differenze rilevate nei cerchioni replica rispetto a quelli originali facevano venire meno la identità dei prodotti in comparazione e, per tale ragione, impedivano il ripristino dell’originale aspetto del prodotto complesso; -va evidenziato, in proposito, che deve ritenersi improprio il ricor so – operato in sentenza – al parametro rappresentato dalla percezione dell’«utente medio», peraltro privo di alcun sostegno normativo o della giurisprudenza comunitariaed estraneo al diritto dei disegni e modelli, che, sia pure al diverso fine della valutazione del carattere individuale del disegno o modello richiesto per la registrazione dello stesso , conosce solo la figura dell’«utilizzatore informato»; -del pari non pertinente è il riferimento alla irrilevanza delle differenze riscontrate, atteso che, come osservato dalla ricorrente, a tale circostanza è attribuita rilevanza unicamente al fine di negare la registrazione di disegno arbitrario per difetto del requisito della novità qualora le sue caratteristiche differisc a no solt anto per dettagli irrilevanti da quelle di un disegno o modello precedentemente registrato;- con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 267 T.F.U.E., 110 Reg. UE n. 6/2002, e 241 cod. prop. ind., nonché de l la carenza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva offerto prova adeguata dell’assolvimento dell’obbligo di diligenzagravante sui produttori e venditori dei prodotti replica; - deduce , quanto al ritenuto assolvimento degli obblighi di informazione,che il giudice di appello aveva omesso di indicare le fonti da cui aveva tratto il suo convincimento in ordine alla presenza nelle confezioni di vendita dei cerchioni replica dell’indicazione che non si trattava di prodotti originalie che la dicitura sui cerchioni «[OSCURATO:PERSONA]» non era idone a a fornire con chiarezza un’informativa specifica in merito al fatto che i relativi produttori e venditori non erano titolari di diritti su modelli in essi incorporati; -aggiunge che l’inserimento di tale dicitura in carattere minuscolo e in una sezione interna del cerchione ostava al soddisfacimento del requisito della visibilità dell’informazionee che l’informazione non era stata inserita nei cataloghi ovvero nei documenti di vendita; - evi d enzia , inoltre , l ’incompletezza dell’informazione in ordine alla destinazione esclusiva del prodotto replica alla riparazione del prodotto complesso mediante ripristino dell’aspetto originario e l’assenza dell’accertamento in ordine alla visibilità della stessa, nonché la non concludenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi, del riferimento operato in sentenza all’omologazione dei prodotti replica secondo il Reg. UN/ECE n. 124/2006; - contesta, infine, il ritenuto assolvimento degli obblighi di cautela, desunto dal fatto che nei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi fornitore era prevista una clausola di decadenza dalla garanzia per l’eventualità dell’installazione dei cerchioni replica su veicoli diversi, osservando sia la omessa indicazione delle fonti di prova relativi all’esistenza di una clausola di siffatto contenuto, oltre che l’impossibilità di ritenere tale circostanza «pacifica» tra le parti, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, in assenza sia di una tempestiva allegazione della [OSCURATO:SOCIETA]., sia di una sua ammissione, sia della mancata verifica dell’effettività di una siffatta clausola a scoraggiare gli utilizzatori a valle da un uso del componente incompatibile con le condizioni imposte dalla clausola di riparazione; -il motivo è infondato; - la Corte di Giustizia , nella richiamata pronuncia, ha affermato che, pur non potendosi attendere dal fabbricante o dal venditore di una componente di un prodotto complesso che costoro garantiscano, in modo oggettivo e in qualsiasi circostanza, che le componenti che essi fabbricano o vendono ai fini di una utilizzazione conforme alle condizioni dettate dall’art. 110, par . 1 , R eg . UE n. 6/2002 , verranno alla fine effettivamente utilizzate dagli utilizzatori finali nel rispetto di tali condizioni, resta però il fatto che, per poter beneficiare del regime derogatorio così istituito dalla norma sopracitata, tale fabbricante o tale venditore soggiacciono ad un obbligo di diligenza; - tale obbligo consiste : nell’ informare l’utilizzatore a valle, mediante un’indicazione chiara e visibile, sul prodotto, sul suo imballaggio, nei cataloghi od anche nei documenti di vendita, da un lato, del fatto che la componente in questione incorpora un disegno o modello di cui essi non sono titolari e, dall’altro, del fatto che tale componente è destinata esclusivamente ad essere utilizzata allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario; nel provvedere, tra mite mezzi appropriati, in particolare contrattuali, affinché gli utilizzatori a valle non destinino le componenti in questione ad una utilizzazione che sia incompatibile con le condizioni imposte dall’art.110, par. 1, R eg . n. 6/2002; nell’ astenersi dal v endere una siffatta componente qualora sappiano ovvero, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, abbiano ragionevoli motivi di sapere che tale componente non verrà utilizzata secondo le condizioni imposte dal predetto art. 110, par.1; -orbene, quanto al primo aspetto, la Corte di appello ha rilevato che sui prodotti in contestazione era presente la dicitura « NOT O.E.M. » «[OSCURATO:PERSONA]»e ha rit enut o che la stessa fosse idoneaa informare l’acquirente che la componente no n prov eniva dalla casa costruttrice, osservando, inoltre, che l’indicazione della finalità di riparazione era presente sulle fatture di vendita e sul catalogo del 2012; - quanto al secondo aspetto, ha osservato che il montaggio di cerchi replica, omologati per un’autovettura Audi, su un’autovettura diversa, seppure materialmente possibile, non era consentito in base alle prescrizioni del certificato di omologazione e alle indicazioni fornite da [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della garanzia, che nel certificato di omologazione era riportata l’associazione ruota-veicolo e che, nel rapporto fra [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi acquirenti, l’installazione su veicoli diversi avrebbe determinatola decadenza dalla garanzia; - ciò posto, ritiene questo Collegio che, in presenza d ei richiamati elementi fattuali, la statuizione del giudice di merito in ordine all’assolvimento degli obblighi informativi e cautelativi gravanti sul fabbricante e sul venditore dei pezzi di ricambio appare coerente con i principi affermati dalla Corte di Giustizia e le doglianze espresse dalla ricorrente con il motivo di ricorso in esame investono accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito che sono sottratti al sindacato di questa Corte; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23161/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris