Corte di giustizia UE n. 2017/2025

Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 392/25 [OSCURATO:PERSONA], SL contro [OSCURATO:PERSONA], SA [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] de Alicante (corte provinciale di Alicante, Spagna)] « Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Azione per contraffazione – Domanda di nullità dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale – Sospensione del procedimento giudiziario – Limiti temporali » Introduzione 1. La questione al centro della presente causa riguarda l’articolazione tra, da un lato, l’azione giudiziaria per contraffazione e la domanda riconvenzionale di validità del marchio dell’Unione europea (in prosieguo: il «marchio UE»), che rientrano nella competenza esclusiva dei tribunali nazionali designati dagli Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2017/1001 ( 2 ) (in prosieguo: i «tribunali dei marchi UE») ( 3 ), e, dall’altro lato, il procedimento amministrativo di nullità di un siffatto marchio che è accentrato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]). 2. Nel sistema di tale regolamento, la competenza relativa alla dichiarazione di invalidità di un marchio UE è stata attribuita in maniera ripartita ai tribunali dei marchi UE e all’[OSCURATO:PERSONA] ( 4 ). 3. Gli articoli 59 e 60 di detto regolamento prevedono, in particolare, che la nullità di un siffatto marchio può essere chiesta dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 63 del medesimo regolamento, oppure mediante domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione dinanzi a un tribunale dei marchi UE. Al fine di preservare il carattere unitario del marchio UE ( 5 ) ed evitare decisioni contraddittorie, il regolamento 2017/1001 prevede che le decisioni sulla validità di tale marchio producono effetti in tutta l’Unione( 6 ) e attua meccanismi di coordinazione dei procedimenti paralleli, in particolare mediante meccanismi di sospensione e regole di ricevibilità. 4. Poiché la possibilità di contestare il marchio UE mediante due mezzi distinti può originare procedimenti paralleli, tale possibilità favorisce inevitabilmente potenziali strategie dilatorie, che si avvalgono delle regole di coordinamento previste da tale regolamento( 7 ). Se è vero che siffatte strategie dovrebbero essere scoraggiate, tale obiettivo non deve tuttavia essere perseguito limitando ingiustamente il diritto del convenuto in un’azione per contraffazione di contestare la validità del marchio UE mediante mezzi di ricorso previsti da detto regolamento ( 8 ). 5. Il diritto esclusivo conferito da un marchio UE, che consente al suo titolare di monopolizzare l’uso commerciale di un segno, è giustificato soltanto qualora il marchio continui a svolgere le sue funzioni nei confronti del diritto dell’Unione e soddisfi le condizioni di validità previste dal medesimo regolamento. Inoltre, le disposizioni del regolamento 2017/1001 volte a evitare la duplicazione dei procedimenti e le decisioni contraddittorie servono l’interesse della certezza del diritto, mentre la cancellazione dal registro dei segni che non soddisfano i requisiti applicabili risponde ad un interesse pubblico più ampio. 6. In tale contesto, le questioni sottoposte dall’[OSCURATO:PERSONA] de Alicante (corte provinciale di Alicante, Spagna) nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale chiamano in sostanza la Corte ad esaminare nuovamente, in una diversa prospettiva, l’autonomia dell’azione riconvenzionale di invalidità del marchio UE. 7. Tali questioni sono sollevate nell’ambito di una controversia tra le società [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA], S.L. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») relativamente a presunte contraffazioni di un marchio UE di cui la prima è titolare. Esse vertono sull’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il quale prevede che «[s]e non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi UE adito per un’azione contemplata dall’articolo 124, diversa da un’azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio UE sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l’[[OSCURATO:PERSONA]]». 8. Prima di procedere al loro esame, preciso che la problematica affrontata nella presente causa ha portata trasversale, poiché il regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari ( 9 ) prevede una disposizione simile all’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 ( 10 ). Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali 9. [OSCURATO:PERSONA] è titolare del marchio denominativo dell’Unione n. 3181971, «UNICO», la cui registrazione è stata chiesta il 26 maggio 2003 e concessa il 25 agosto 2013 per designare prodotti rientranti nella classe 33 (vini) (in prosieguo: il «marchio controverso»). Il 17 luglio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] un’azione per contraffazione, nonché un’azione di condanna volta ad ottenere, oltre alla cessazione della contraffazione e la cancellazione dei suoi effetti, il versamento di un’indennità a titolo del danno materiale e morale nonché una multa, poiché la [OSCURATO:PERSONA] commercializzava un vermut con il segno «ÚNICO» ( 11 ), con la seguente presentazione: 10. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto il 19 novembre 2018 chiedendo, in via principale, che la domanda fosse respinta e, in subordine, qualora fosse accertato l’uso indebito del segno «UNICO», la limitazione della condanna alla cessazione di utilizzare il termine di cui trattasi. Nella sua comparsa di risposta, tale società ha espresso la propria intenzione di chiedere dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] la nullità del marchio in questione. 11. All’udienza preliminare che si è svolta il 17 dicembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una copia della domanda di nullità del marchio controverso da essa presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] il 5 dicembre 2018 senza chiedere, in tale sede, la sospensione del procedimento giudiziario. 12. Con sentenza del 2 gennaio 2020, il giudice di primo grado ha accolto, in sostanza, l’azione per contraffazione fondata sul rischio di confusione e ha accolto in parte le richieste di risarcimento della [OSCURATO:PERSONA]. 13. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza. In pendenza della decisione su detto ricorso, il 1º giugno 2020 tale società ha prodotto una copia della decisione di annullamento n. 30 563 C, adottata il 28 maggio 2020 dalla divisione di annullamento dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava la nullità assoluta del marchio controverso, in quanto rientrante negli impedimenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al giudice del rinvio una copia del suo ricorso contro tale decisione. 14. Con sentenza del 6 luglio 2020, detto giudice ha respinto il ricorso in appello e confermato la sentenza di primo grado. Il giudice del rinvio ha, in sostanza, ritenuto che, poiché detta decisione non aveva carattere definitivo, essa non era determinante ai fini della decisione sul ricorso in appello dinanzi a lui pendente. 15. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), la quale, con sentenza del 14 gennaio 2025 ( 12 ), ha accolto il suo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha, in sostanza, ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse chiedere la nullità del marchio controverso mediante una domanda riconvenzionale o una domanda di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], come essa ha fatto. Dall’introduzione di una siffatta domanda, il procedimento per contraffazione avrebbe dovuto essere sospeso, anche d’ufficio, fino a quando la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] vertente sulla nullità del marchio in questione fosse divenuta definitiva. La causa è stata quindi rinviata all’[OSCURATO:PERSONA] de Alicante (Corte provinciale di Alicante) affinché riservi la sua decisione fino alla conclusione definitiva del procedimento di dichiarazione di nullità del marchio. 16. Tale corte non condivide l’interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema). Essa ritiene, in sostanza, che, una volta avviato il procedimento giudiziario per contraffazione del marchio in questione, l’unica via a disposizione della parte convenuta per chiedere la nullità o la decadenza del marchio UE della parte attrice sia una domanda riconvenzionale. Nell’ipotesi in cui fosse ammessa, in parallelo, la via della domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non avrebbe effetto sospensivo sul procedimento giudiziario per contraffazione. 17. È in tale contesto che l’[OSCURATO:PERSONA] de Alicante (Corte provinciale di Alicante) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se, una volta avviato il procedimento per contraffazione di marchio, il convenuto possa presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento [2017/1001], pur avendo potuto presentare al tribunale dei marchi [UE] una domanda riconvenzionale avente il medesimo oggetto, come consentito dagli articoli 58, paragrafo 1, 59, paragrafo 1, 60, paragrafo 1, 124, lettera d), e 128 [di tale] regolamento nonché dagli articoli 17, paragrafo 2, [e dagli articoli 41 e 47] della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 2)      Nel caso in cui il convenuto non abbia presentato una domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione di marchio, se egli possa, sulla base dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento [2017/1001], presentare una domanda di decadenza e di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], con effetto sospensivo del procedimento giudiziario fino a quando la decisione sulla domanda sia divenuta definitiva. 3)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente, fino a quale momento del procedimento giudiziario il convenuto possa presentare la domanda di nullità e di decadenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e comportare, in tal modo, la sospensione del procedimento giudiziario». 18. Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione europea. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità 19. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] de Alicante (Corte provinciale di Alicante) siano irricevibili poiché l’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 non fa sorgere dubbi di interpretazione. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio non avrebbe spiegato in che modo le questioni pregiudiziali sarebbero utili ai fini della pronuncia sul procedimento principale. Il governo spagnolo solleva, quanto a lui, l’irricevibilità della prima questione pregiudiziale, poiché la risposta a tale questione non è necessaria alla risoluzione del procedimento principale. 20. Da una giurisprudenza costante discende che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza ( 13 ). Tale presunzione può essere superata soltanto in circostanze eccezionali, qualora appaia in modo manifesto che la questione sollevata non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, o qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile ( 14 ). Inoltre, lo spirito di cooperazione che ispira il meccanismo del rinvio pregiudiziale implica che spetta al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale sia la rilevanza delle questioni che sottopone. Ove le questioni poste vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire ( 15 ). 21. Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale illustra le ragioni precise che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Inoltre, tale giudice ha motivato la pertinenza delle questioni per quanto riguarda l’oggetto della controversia, illustrando come la loro soluzione possa incidere sull’esito del procedimento principale. 22. Ne consegue che le questioni pregiudiziali sollevate sono ricevibili. [OSCURATO:PERSONA] prima questione pregiudiziale 23. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un convenuto in un procedimento per contraffazione avviato dinanzi a un tribunale dei marchi UE, il quale non ha contestato la validità del marchio UE in questione mediante una domanda riconvenzionale dinanzi a tale tribunale, possa tuttavia presentare all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di decadenza o di nullità di tale marchio, conformemente all’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. 24. [OSCURATO:PERSONA], il governo spagnolo e la Commissione propongono una risposta affermativa a tale prima questione pregiudiziale, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene si debba fornire una risposta negativa. 25. Il giudice del rinvio, quanto a lui, ritiene, in sostanza, che la proposizione di un’azione per contraffazione dinanzi a un tribunale dei marchi UE causi la perdita del diritto del convenuto di presentare una domanda di decadenza o di nullità del marchio dell’attore dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. L’invalidità di tale marchio dovrebbe necessariamente essere sollevata nell’ambito di una domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 124, lettera d), del regolamento 2017/1001. 26. Devo ammettere che una siffatta interpretazione presenta diversi pregi. 27. Essa consente di concentrare presso il tribunale dei marchi UE adito con un’azione per contraffazione qualsiasi contestazione vertente sulla validità del marchio UE. Ciò garantisce, in linea di principio, un trattamento più rapido delle reciproche richieste delle parti, una chiara economia procedurale e l’esclusione del rischio di decisioni contraddittorie. 28. Peraltro, tale interpretazione si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente della Corte, che, da un lato, per quanto riguarda la ripartizione di competenze in materia di validità del marchio UE previsto dal regolamento 2017/1001, ha sottolineato che la competenza dei tribunali dei marchi UE non costituisce un’«eccezione» a quella dell’[OSCURATO:PERSONA] ( 16 ). Dall’altro lato, la Corte ha riconosciuto che la domanda riconvenzionale di cui all’articolo 124, lettera d), di tale regolamento abbia carattere autonomo ( 17 ). Come chiarito dalla Corte, sebbene un siffatto rimedio giurisdizionale venga indubbiamente condizionato dalla proposizione di un’azione per contraffazione e sia, conseguentemente, connesso a quest’ultima, esso mira tuttavia a estendere l’oggetto della controversia e a far conoscere di una richiesta distinta e autonoma dalla domanda principale, in particolare affinché sia dichiarata la nullità del marchio di cui trattasi. Di conseguenza, la sua sorte non dipende da quella dell’azione per contraffazione in occasione della quale è stata proposta e continua a sussistere in caso di rinuncia al ricorso principale ( 18 ). Essa non costituisce dunque un semplice strumento di difesa, bensì un vero rimedio processuale che consente al convenuto di contestare la validità dei diritti del titolare dinanzi al tribunale dei marchi UE ( 19 ). 29. L’interpretazione proposta dal giudice del rinvio consentirebbe altresì di evitare che i procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] siano utilizzati a fini puramente tattici o dilatori una volta avviato un procedimento per contraffazione. 30. Tuttavia, una siffatta interpretazione trova, a mio avviso, ostacoli sia nella lettera che nello spirito del regolamento 2017/1001. 31. Essa si basa su una lettura dell’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento secondo la quale tale disposizione fisserebbe una sorta di «data limite» per il deposito di una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], corrispondente alla data di proposizione dell’azione per contraffazione dinanzi a un tribunale dei marchi UE. Tale lettura non trova tuttavia alcun sostegno nella formulazione di detta disposizione. L’articolo 132, paragrafo 1, di detto regolamento non prevede né espressamente né implicitamente che la proposizione di un’azione per contraffazione causi, per il convenuto, la perdita del diritto di avviare un procedimento dichiarativo di invalidità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 32. Una siffatta limitazione non deriva neppure dalla finalità dell’articolo 132 del medesimo regolamento. Tale articolo, inserito nella sezione 2 «Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi UE» del capo X «Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi UE» del regolamento 2017/1001, contiene, come indicato dal suo titolo, «[n]orme specifiche in materia di connessione», volte, tra l’altro, a disciplinare le relazioni tra procedimenti paralleli dinanzi ai tribunali dei marchi UE e dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], in particolare al fine di evitare decisioni contraddittorie. Esso non disciplina tuttavia le condizioni alle quali una domanda di decadenza o di nullità può essere proposta dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 33. Tali condizioni sono invece previste all’articolo 63 di tale regolamento, il quale definisce i soggetti legittimati a presentare una siffatta domanda e le condizioni che quest’ultima deve soddisfare. Orbene, tale articolo, non soltanto non fissa un termine per la presentazione di una domanda di decadenza o di nullità, bensì prevede, al paragrafo 3, una sola situazione in cui una siffatta domanda è dichiarata irricevibile, ossia «qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall’[[OSCURATO:PERSONA]] o da un tribunale [dei marchi UE] e tale decisione sia passata in giudicato» ( 20 ). 34. L’economia stessa dell’articolo 132 di detto regolamento conferma che l’avvio di un procedimento per contraffazione non osta all’ulteriore contestazione della validità del medesimo marchio UE dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. L’articolo 132, paragrafo 2, del medesimo regolamento ammette, in modo generale e senza eccezioni connesse all’identità del richiedente, la possibilità che la validità di un marchio UE sia contestata, anzitutto, mediante una domanda riconvenzionale nell’ambito di un’azione per contraffazione e, in seguito, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. In un siffatto scenario, l’anteriorità della domanda riconvenzionale causa la sospensione del procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], non soltanto l’irricevibilità di tale domanda ( 21 ). 35. L’interpretazione suggerita dal giudice del rinvio avrebbe quindi come effetto di limitare i mezzi giurisdizionali per contestare la validità del marchio UE, quali espressamente previsti dal regolamento 2017/1001. 36. Una siffatta limitazione sarebbe altresì contraria allo spirito di tale regolamento. Se anche è vero che esso attribuisce la competenza a dichiarare la decadenza o la nullità del marchio UE in maniera ripartita ai tribunali dei marchi UE e all’[OSCURATO:PERSONA], esso ha tuttavia optato per un sistema di trattamento centralizzato delle domande di nullità e di decadenza presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( 22 ), in cui l’invalidità di tale marchio può essere messa in discussione dinanzi a un tribunale nazionale soltanto indirettamente, nell’ambito di un’azione per contraffazione avviata dal suo titolare ( 23 ). 37. In tale contesto, l’avvio o il proseguimento di un procedimento di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], anche a seguito della proposizione di un’azione per contraffazione, non può, di per sé, essere ritenuta rivelatrice di una strategia dilatoria. Un siffatto procedimento può inoltre riflettere una scelta legittima del convenuto quanto al rimedio giurisdizionale più appropriato per contestare la validità del marchio di cui trattasi. 38. Infine, l’interpretazione suggerita dal giudice del rinvio non può essere giustificata mediante riferimento all’autonomia procedurale di cui godono gli Stati membri, prevista all’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 ( 24 ). Tale disposizione non consente alle regole di procedura nazionali di modificare l’equilibrio instaurato da tale regolamento fra la competenza dei tribunali dei marchi UE e quella dell’[OSCURATO:PERSONA]. Detto regolamento determina in modo esaustivo la relazione tra tali due competenze in materia di validità dei marchi UE. Di conseguenza, le regole di procedura nazionale alle quali si riferisce l’[OSCURATO:PERSONA] de Alicante (corte provinciale di Alicante), secondo le quali, una volta proposta un’azione per contraffazione il convenuto non può invocare come strumento di difesa una domanda di nullità o di decadenza di tale marchio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de Patentes y Marcas (Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi, Spagna), bensì deve presentare una domanda riconvenzionale ( 25 ), non possono limitare le possibilità processuali offerte dal diritto dell’Unione. 39. [OSCURATO:PERSONA] base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che la parte convenuta in un’azione per contraffazione dinanzi a un tribunale dei marchi UE può depositare presso l’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE che serve da fondamento a tale azione nonostante tale parte abbia potuto adire detto tribunale con una domanda riconvenzionale avente il medesimo oggetto, ai sensi dell’articolo 124, lettera d), e dell’articolo 128 del regolamento 2017/1001. [OSCURATO:PERSONA] seconda e sulla terza questione pregiudiziale 40. La risposta alla prima questione pregiudiziale ha consentito di stabilire che il deposito di una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], da parte del convenuto in un’azione per contraffazione, rimane possibile anche dopo l’avvio di tale azione. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze procedurali di una siffatta domanda sul procedimento per contraffazione pendente. In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] provincial de Alicante (corte provinciale di Alicante) si domanda se, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, un tribunale dei marchi UE sia tenuto a sospendere il procedimento per contraffazione fino a quando venga adottata una decisione definitiva nel procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], qualora il convenuto non abbia presentato una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, di contro, alla Corte, nell’ipotesi in cui l’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento fosse applicabile a una situazione quale quella del procedimento principale, fino a quale momento del procedimento per contraffazione il convenuto possa presentare una domanda di nullità e di decadenza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e comportare, in tal modo, la sospensione di tale procedimento. 41. Poiché tali questioni sono strettamente connesse, le esaminerò congiuntamente. 42. In via preliminare, occorre distinguere le diverse situazioni che possono presentarsi qualora un procedimento per contraffazione e un procedimento dichiarativo di validità del marchio UE dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] siano pendenti tra le medesime parti. 43. La prima situazione è quella in cui una domanda di decadenza o di nullità è stata presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] prima dell’avvio del procedimento per contraffazione. In tale caso, l’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 prevede, in linea di principio, la sospensione del procedimento per contraffazione, se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento. 44. La seconda situazione, che corrisponde a quella di cui si tratta nel procedimento principale, si verifica quando il convenuto, invece di contestare la validità del marchio UE mediante una domanda riconvenzionale, presenta una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 45. La terza situazione si verifica quando il convenuto presenta anzitutto una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e in seguito una domanda riconvenzionale dinanzi al tribunale dei marchi UE adito dal titolare del marchio. Tale situazione è disciplinata dall’articolo 128, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. Ai sensi di tale disposizione, il tribunale dei marchi UE dinanzi al quale è stata presentata una domanda riconvenzionale è tenuto a informarne l’[OSCURATO:PERSONA] e, qualora una domanda di decadenza o di nullità del medesimo marchio UE sia già stata presentata presso quest’ultimo, tale tribunale deve, in linea di principio, sospendere il procedimento conformemente all’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento fino all’adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro di detta domanda ( 26 ). 46. La quarta situazione riguarda la cronologia inversa. Il convenuto contesta anzitutto la validità del marchio UE mediante una domanda riconvenzionale e presenta in seguito una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. Tale situazione è espressamente disciplinata dall’articolo 132, paragrafo 2, di detto regolamento, secondo il quale l’[OSCURATO:PERSONA] deve sospendere il procedimento d’ufficio oppure su richiesta di una delle parti. Come già illustrato nelle presenti conclusioni, la seconda e la terza frase di tale paragrafo consentono il proseguimento del procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] qualora il tribunale adito con l’azione per contraffazione decida, su richiesta di una delle parti, di sospendere il procedimento ( 27 ). 47. Sebbene tale quarto scenario sia chiaramente disciplinato, ciò non vale per gli altri tre. Le difficoltà riguardano non soltanto il fatto che, come si vedrà nel prosieguo delle presenti conclusioni, l’articolo 132, paragrafo 1, del medesimo regolamento si presta a diverse interpretazioni, bensì anche il fatto che il suo ambito di applicazione si sovrappone in parte a quello dell’articolo 128, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. L’interazione tra tali due articoli quindi non è affatto chiara. 48. Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 28 ). 49. Per quanto riguarda anzitutto la formulazione dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, rammento che tale disposizione prevede che un tribunale dei marchi UE adito con un’azione per contraffazione sospende il procedimento ove sia «già» stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( 29 ). Se anche è vero che l’uso dell’avverbio «già» ( 30 ) instaura chiaramente una relazione temporale tra la proposizione del ricorso dinanzi al tribunale dei marchi UE e quella della domanda dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], l’esatta individuazione di tale relazione non è tuttavia ovvia. 50. Tre interpretazioni di detta disposizione mi sembrano possibili alla luce della sua formulazione. 51. Secondo una prima interpretazione, l’obbligo di sospendere il procedimento sorgerebbe soltanto qualora l’[OSCURATO:PERSONA] fosse «già» stato adito con una domanda di decadenza o di nullità quando il procedimento per contraffazione è stato proposto. Si tratta dell’interpretazione sostenuta dal giudice del rinvio, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo spagnolo. 52. Secondo una seconda interpretazione, la relazione temporale rilevante non riguarderebbe il procedimento per contraffazione in quanto tale, bensì invece la relazione tra il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e una possibile domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità dinanzi al tribunale dei marchi UE ( 31 ). Secondo tale interpretazione, l’avverbio «già» significherebbe che l’[OSCURATO:PERSONA] deve essere stato adito prima della presentazione della domanda riconvenzionale, a prescindere dal fatto che il procedimento per contraffazione sia iniziato precedentemente. 53. Infine, secondo una terza interpretazione, l’obbligo di sospendere il procedimento dipenderebbe unicamente dal fatto che una domanda di decadenza o di nullità è stata presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla circostanza di sapere se tale presentazione sia intervenuta prima o dopo l’avvio del procedimento per contraffazione, purché esso preceda ogni possibile domanda riconvenzionale. Secondo tale interpretazione, il momento rilevante per valutare la priorità temporale espressa dall’avverbio «già» sarebbe quello in cui il tribunale dei marchi UE è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione. Detta interpretazione è sostenuta dalla Commissione e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 54. Poiché nessuna di tali interpretazioni dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 può essere respinta sulla base della sola formulazione di tale disposizione, occorre ricorrere ad un’analisi del contesto e degli scopi di quest’ultima. 55. L’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce le norme specifiche «in materia di connessione», ma non fornisce una definizione generale della nozione di «connessione» ai fini della sua applicazione. 56. Poiché le norme relative alla litispendenza e alle azioni connesse contenute in detto regolamento si ispirano a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 32 ), quest’ultimo fornisce talune indicazioni utili quanto al significato di tale nozione. L’articolo 30, paragrafo 3, di tale regolamento prevede che si considerano connesse, ai fini dell’applicazione di tale articolo, le «cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un’unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata». Qualora si prenda come riferimento tale definizione anche per quando riguarda la relazione tra il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e il procedimento per contraffazione ( 33 ), vi sarebbe connessione non soltanto tra una domanda di decadenza o di nullità presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e una domanda riconvenzionale vertente sul medesimo marchio UE, bensì anche tra la prima e un procedimento per contraffazione relativo a tale marchio. In tale ultima ipotesi, non vi è un rischio di decisioni contraddittorie vertenti sulla validità del marchio UE. Di contro, vi è un rischio di incompatibilità tra una sentenza che constata la contraffazione di tale marchio e una decisione successiva dell’[OSCURATO:PERSONA] che dichiara l’invalidità ex tunc di quest’ultimo ( 34 ). 57. Ne risulta che l’esistenza di azioni connesse ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 non dipende dalla presentazione preliminare da parte del convenuto, nel procedimento per contraffazione, di una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità del marchio UE. 58. Tale conclusione è altresì corroborata dall’articolo 128, paragrafo 4, di tale regolamento, il quale disciplina specificamente la relazione tra i procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e i procedimenti giudiziari che risultano da una domanda riconvenzionale. Qualora l’articolo 132, paragrafo 1, di detto regolamento dovesse essere interpretato come applicabile soltanto quando una domanda riconvenzionale è già stata presentata dinanzi al tribunale dei marchi UE, il suo ambito di applicazione sarebbe sostanzialmente sovrapposto a quello dell’articolo 128, paragrafo 4, del medesimo regolamento, e sarebbe privo di una funzione autonoma per quanto riguarda i procedimenti per contraffazione. 59. La necessità di preservare un ambito di applicazione distinto per tali due disposizioni indica che l’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 deve applicarsi qualora il tribunale dei marchi UE non sia stato ancora adito con una domanda riconvenzionale al momento in cui esso è chiamato a pronunciarsi sulla sospensione del procedimento in applicazione di tale disposizione. Il convenuto rimane legittimato, fatto salvo il rispetto delle norme procedurali nazionali applicabili, a presentare una domanda riconvenzionale dopo aver avviato un procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. In una siffatta situazione, il tribunale dei marchi UE si pronuncerà sulla sospensione del procedimento sulla base dell’applicazione combinata dell’articolo 128, paragrafo 4, e dell’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento. 60. Di conseguenza, la seconda interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, di detto regolamento menzionata al paragrafo 52 delle presenti conclusioni deve essere respinta. L’avverbio «già» che figura in tale disposizione non può riguardare una situazione in cui una domanda riconvenzionale è stata presentata, poiché tale situazione è specificamente disciplinata dall’articolo 128, paragrafo 4, e dall’articolo 132, paragrafo 2, del medesimo regolamento ( 35 ). L’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 riguarda invece la relazione temporale tra il procedimento per contraffazione e il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 61. Resta da determinare se tale disposizione si applichi unicamente qualora la domanda di decadenza o di nullità sia stata presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] prima dell’avvio del procedimento per contraffazione, secondo l’interpretazione menzionata al paragrafo 51 delle presenti conclusioni, o se essa si applichi altresì qualora una siffatta domanda sia presentata dopo l’avvio di tale procedimento, ma prima della presentazione di una domanda riconvenzionale, secondo l’interpretazione di cui al paragrafo 53 delle presenti conclusioni. 62. L’interpretazione sistematica non è rivelatrice a tal riguardo. In particolare, l’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, citato dal giudice del rinvio, non avvalora un’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1 di tale regolamento secondo la quale tale disposizione non si applica qualora il procedimento dichiarativo di invalidità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sia stato avviato dopo l’inizio dell’azione per contraffazione. L’articolo 127, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce la presunzione di validità del marchio UE, a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità. Tale disposizione impedisce soltanto al tribunale dei marchi UE di esaminare d’ufficio la validità del marchio UE, che serve da fondamento all’azione dinanzi ad esso pendente. Tuttavia, essa non esclude che un siffatto tribunale possa essere condotto a sospendere il procedimento, conformemente alle disposizioni del medesimo regolamento e alle circostanze previste da quest’ultimo, qualora la validità di tale marchio sia stata contestata dinanzi ad altri organi competenti. 63. Occorre pertanto fare riferimento all’economia generale e agli obiettivi del regolamento 2017/1001. 64. L’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento e, più in generale, le disposizioni di quest’ultimo che disciplinano la relazione tra la competenza dei tribunali dei marchi UE e quella dell’[OSCURATO:PERSONA] sono dirette, da un lato, a prevenire le decisioni contraddittorie e, dall’altro, a favorire l’economia processuale ( 36 ). 65. Un’interpretazione secondo la quale l’articolo 132, paragrafo 1, di detto regolamento si applica soltanto qualora una domanda di decadenza o di nullità sia stata presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] prima dell’inizio del procedimento per contraffazione consentirebbe ai procedimenti dinanzi a un tribunale dei marchi UE di proseguire, in parallelo, almeno fino alla presentazione di una domanda riconvenzionale. Essa sarebbe dunque difficile da conciliare con l’obiettivo consistente nel prevenire decisioni incompatibili. Sebbene il medesimo regolamento riconosca espressamente la possibilità di decisioni divergenti relative alla validità e alla contraffazione di un marchio UE ( 37 ), la sua economia generale è volta a limitare siffatte situazioni impedendo che procedure connesse procedano contemporaneamente. 66. Il principio di priorità dell’organo adito ( 38 ) non esige neppure di accogliere una siffatta interpretazione. Qualora il procedimento dichiarativo di invalidità sia stato proposto dopo l’azione per contraffazione, ma prima o in luogo di una domanda riconvenzionale, l’[OSCURATO:PERSONA], sebbene adito in secondo luogo, è in ogni caso il primo organo davanti al quale è stata contestata la validità del marchio UE ( 39 ). Orbene, che la validità sia sollevata nel medesimo procedimento o in un procedimento diverso, una siffatta questione è sempre pregiudiziale rispetto a quella relativa alla violazione dei diritti connessi a tale marchio ( 40 ). 67. Lo stesso vale per l’esigenza di prevenire strategie dilatorie da parte del convenuto nel procedimento per contraffazione ( 41 ), che non dovrebbe essere contrario all’obiettivo di prevenire decisioni incompatibili perseguito dal regolamento 2017/1001 ( 42 ). 68. Viceversa, un’interpretazione secondo la quale l’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento si applica altresì qualora il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sia proposto dopo l’avvio del procedimento per contraffazione consente di evitare decisioni incompatibili e di assicurare una corretta amministrazione della giustizia. 69. Una siffatta interpretazione implica, certamente, che un tribunale dei marchi UE può essere indotto a decidere riguardo a una possibile sospensione del procedimento in qualsiasi fase del procedimento per contraffazione, dalla sua proposizione fino alla sua conclusione mediante una sentenza definitiva. 70. Ciò non significa tuttavia che la presentazione di una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] debba automaticamente causare una sospensione del procedimento. Il regolamento 2017/1001 prevede esso stesso una garanzia, consentendo al tribunale dei marchi UE di proseguire il procedimento qualora «motivi particolari» lo giustifichino. Il legislatore dell’Unione ha inteso riconoscere ai tribunali dei marchi UE un margine discrezionale quanto all’opportunità di operare una siffatta sospensione, affinché essi possano tenere conto delle caratteristiche specifiche di ogni causa ( 43 ). 71. Nell’ambito della valutazione dell’esistenza di «motivi particolari» per non sospendere il procedimento, il tribunale dei marchi UE potrà prendere in considerazione circostanze che indicano che la domanda di decadenza o di nullità presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] si inserisce in una strategia del convenuto volta unicamente a ritardare il procedimento per contraffazione. Esso potrà, in particolare, tenere conto di elementi quali la data di presentazione di tale domanda ( 44 ), il suo legame con il procedimento per contraffazione, le sue possibilità di successo e il comportamento complessivo del convenuto. Peraltro, anche qualora sia stata decisa una sospensione del procedimento, nulla nell’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento pare impedire al titolare del marchio UE di chiedere, conformemente alle norme procedurali nazionali, un riesame dell’esistenza di «motivi particolari» ai sensi di tale disposizione e sollecitare la ripresa del procedimento Rilevo, infine, che l’[OSCURATO:PERSONA] può altresì, qualora le circostanze lo giustifichino, sospendere il procedimento ( 45 ). 72. Per l’insieme dei motivi esposti nelle presenti conclusioni, prediligo un’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, di detto regolamento secondo la quale l’obbligo di sospendere il procedimento si applica altresì qualora una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE sia stata presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] dopo l’avvio del procedimento per contraffazione e prima della presentazione di una domanda riconvenzionale o in luogo di quest’ultima. Una siffatta interpretazione consente, a mio parere, di conciliare meglio gli obiettivi concorrenti perseguiti dal medesimo regolamento. Essa previene il rischio di decisioni contraddittorie, al contempo consentendo ai tribunali dei marchi UE di impedire gli abusi dei diritti procedurali mediante l’applicazione dell’eccezione relativa ai «motivi particolari». 73. [OSCURATO:PERSONA] base dell’insieme delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per un tribunale dei marchi UE adito con un’azione per contraffazione di tale marchio, di sospendere il procedimento, se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, si applica anche qualora la domanda di decadenza o di nullità del marchio UE sia stata presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] dopo l’avvio di tale azione, in precedenza o in luogo di una domanda riconvenzionale. I. Conclusione 74. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] de Alicante (corte provinciale di Alicante, Spagna): «1)      L’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: la parte convenuta in un’azione per contraffazione dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea può depositare presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) una domanda di decadenza o di nullità del marchio dell’Unione europea che serve da fondamento a tale azione nonostante tale parte abbia potuto adire detto tribunale con una domanda riconvenzionale avente il medesimo oggetto, ai sensi dell’articolo 124, lettera d), e dell’articolo 128 di tale regolamento. 2)      L’articolo 132, paragrafo 1, di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo, per un tribunale dei marchi dell’Unione europea adito con un’azione per contraffazione di tale marchio, di sospendere il procedimento, se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, si applica anche qualora la domanda di decadenza o di nullità del marchio dell’Unione europea sia stata presentata dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] dopo l’avvio di tale azione, in precedenza o in luogo di una domanda riconvenzionale. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). 3 L’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 prevede che «[g]li Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento». Tali tribunali hanno il compito di garantire la tutela dei marchi UE. A tal fine, l’articolo 124, lettere a) e d), di tale regolamento prevede che detti tribunali hanno «competenza esclusiva», tra l’altro, «per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE» nonché «per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento» di un siffatto marchio, di cui all’articolo 128 di detto regolamento. 4 V. sentenza del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, punto 42 e giurisprudenza citata). 5 V. considerando 32 del regolamento 2017/1001. 6 Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. 7 Si parla quindi, nella pratica, di «torpedine Alicante» per designare una tattica consistente nel depositare una domanda di decadenza o di nullità presso l’[OSCURATO:PERSONA], allo scopo principale di bloccare un’azione per contraffazione sul punto di essere avviata e ritardarla fino alla pronuncia di una decisione definitiva nel procedimento di nullità. 8 V., per analogia, sentenza del 27 aprile 2004, Turner (C‑159/02, EU:C:2004:228, punto 28). 9 Regolamento del Consiglio, del 12 dicembre 2001 (GU 2002, L 3, pag. 1). 10 V. articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Questioni simili a quelle sottoposte nella presente causa sono sollevate dallo Okresný súd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in materia di disegni e modelli comunitari, nella causa C‑616/25, Elektrizace železnic Praha. 11 Tali azioni erano basate sull’esistenza di una doppia identità ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, e della protezione rafforzata dei marchi che godono di notorietà prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento. 12 Sentenza n. 92/2025 (ECLI:ES:TS:2025:92). 13 Sentenza del 22 giugno 2023, État belge (Elementi successivi alla decisione di rimpatrio) (C‑711/21 e C‑712/21, EU:C:2023:503, punto 30). 14 Sentenza del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] (C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 46). 15 Sentenza del 25 giugno 2024, Ilva e a. (C‑626/22, EU:C:2024:542, punto 46 e giurisprudenza citata). 16 V. sentenza del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, punto 43). 17 V. sentenze del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, punti da 38 a 40) e dell’8 giugno 2023, LM (Domanda riconvenzionale di nullità) (C‑654/21, EU:C:2023:462, punti da 32 a 34). 18 Sentenza del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, punti 39 e 40). Nella stessa linea di ragionamento, la Corte ha altresì affermato che una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio UE non è limitata, nel suo oggetto, dal contesto contenzioso definito dall’azione per contraffazione e può riguardare l’insieme dei diritti che il titolare di tale marchio trae dalla registrazione di quest’ultimo, v. sentenza dell’8 giugno 2023, LM (Domanda riconvenzionale di nullità) (C‑654/21, EU:C:2023:462, punto 55). Grazie all’autonomia, sia sul piano procedurale quanto nel merito, riconosciuta dalla Corte alla domanda riconvenzionale di cui all’articolo 124, lettera d), del regolamento 2017/1001, quest’ultima non è un semplice strumento di difesa, bensì un rimedio giurisdizionale, allo stesso tempo certo, esaustivo e rapido, che consente al convenuto in un’azione per contraffazione di sostenere tutte le sue pretese nei confronti del titolare del marchio. Da tale punto di vista, essa non è meno interessante, per un siffatto convenuto, che un procedimento di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 19 Sentenza dell’8 giugno 2023, LM (Domanda riconvenzionale di nullità) (C‑654/21, EU:C:2023:462, punto 55). 20 Di conseguenza, una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] è in linea di principio ricevibile anche qualora essa sia depositata dal convenuto in un’azione per contraffazione pendente. Inoltre, la ricevibilità di una siffatta domanda non dipende dal fatto che tale convenuto, che ha o ha avuto il diritto di presentare una domanda riconvenzionale nell’ambito di tale procedimento, abbia o meno esercitato tale diritto. Una disposizione «specchio» dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 è contenuta all’articolo 128, paragrafo 2, di tale regolamento il quale prevede che «[u]n tribunale dei marchi UE respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall’[[OSCURATO:PERSONA]], nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva». 21 Conformemente all’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, «[s]e non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l’Ufficio [nella fattispecie l’[OSCURATO:PERSONA]] al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio UE sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale». 22 V. sentenza del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, punto 42). 23 Diverse disposizioni del regolamento 2017/1001 sembrano peraltro riflettere una preferenza del legislatore dell’Unione per il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. È in particolare il caso dell’articolo 132, paragrafo 2, seconda e terza frase, di tale regolamento, il quale prevede che il tribunale dei marchi UE adito prioritariamente con una questione di validità del marchio UE può sospendere il procedimento su richiesta di una delle parti, al fine di consentire all’[OSCURATO:PERSONA] di proseguire il procedimento dinanzi ad esso pendente. Lo stesso vale per l’articolo 128, paragrafo 7, di detto regolamento, il quale consente a un siffatto tribunale adito con una domanda riconvenzionale di sospendere il procedimento, su richiesta del titolare del marchio UE, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità all’[OSCURATO:PERSONA], altrimenti si considera ritirata la domanda riconvenzionale. La specializzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e la sua competenza esclusiva in materia di registrazione dei marchi UE e di opposizione a tale registrazione sono indubbiamente all’origine di tali meccanismi diversi, che consentono di proseguire il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] anche dopo che l’azione per contraffazione è stata avviata e che una domanda riconvenzionale è stata presentata, sebbene essi siano subordinati all’impulso delle parti o del tribunale adito e lasciati alla sua discrezionalità. 24 L’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, prevede che «[se] il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede». 25 È l’articolo 61 bis , paragrafo 5, della Ley de Marcas (legge sui marchi), introdotta dal Real Decreto ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (regio decreto-legge 23/2018 che traspone direttive in materia di marchi, trasporto ferroviario e viaggi tutto compreso e servizi di viaggio connessi), del 21 dicembre 2018 (BOE n. 312, del 27 dicembre 2018, pag. 127305), che ha recepito la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1). 26 Occorre osservare che l’articolo 100 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag.1) e l’articolo 104 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 2 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1) non contenevano disposizioni di identico tenore, bensì imponevano al tribunale dei marchi UE soltanto l’obbligo di notificare all’[OSCURATO:PERSONA] il deposito della domanda riconvenzionale. La modifica è stata introdotta dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21). Le ragioni di tale modifica non risultano né dal preambolo di tale ultimo regolamento, né dalla proposta della Commissione o dallo studio d’impatto che l’ha preceduta, né, ancora, dallo studio [OSCURATO:PERSONA] commissionato da quest’ultima. 27 V. nota 23 delle presenti conclusioni. 28 Sentenza del 10 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑322/24, EU:C:2025:556, punto 35). 29 L’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 impone meramente l’identità del marchio UE di cui trattasi, non l’identità delle parti o delle cause di invalidità. 30 Rilevo che tale avverbio non compare in tutte le versioni linguistiche del regolamento 2017/1001 (esso manca, ad esempio, nella versione in lingua danese). 31 L’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 disciplinerebbe, secondo tale interpretazione, l’interazione tra due procedimenti i quali entrambi mettono in discussione la validità del medesimo marchio UE. 32 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). V. considerando 33 del regolamento 2017/1001. Ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, di tale regolamento, «[s]alvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale». 33 Rammento che l’articolo 30 del regolamento n. 1215/2012 non è direttamente applicabile alle situazioni disciplinate dall’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in applicazione della norma prevista all’articolo 122, paragrafo 1, di tale regolamento e, inoltre, riguarda soltanto la connessione tra procedimenti giudiziari. 34 Ciò a prescindere dal fatto che la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] produca effetti erga omnes , mentre la decisione giudiziaria avrebbe portata unicamente inter partes . 35 Poiché la regola di coordinamento tra il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e quello risultante da una domanda riconvenzionale prevista all’articolo 128, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 è stata introdotta soltanto nel 2015, non escludo che, nell’intento del legislatore dell’Unione, la connessione tra tali due procedure fosse originariamente disciplinata dall’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, e, in seguito, dall’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, disposizioni che hanno preceduto l’articolo 132, paragrafo 1 del regolamento 2017/1001. Ciò spiegherebbe altresì il rinvio operato dall’articolo 128, paragrafo 4, di tale regolamento, in fine , all’articolo 132, paragrafo 1 di detto regolamento. 36 V. sentenze del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, punti da 54 a 56) e dell’8 giugno 2023, LM (Domanda riconvenzionale di nullità) (C‑654/21, EU:C:2023:462, punto 44). 37 L’articolo 62, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2017/1001 prevede che «[f]atte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa, l’effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica (…) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità». 38 Tale principio è adottato dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e presiede l’esercizio delle competenze dei tribunali dei marchi UE e dell’[OSCURATO:PERSONA] in materia di validità del marchio UE; v. sentenza del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, punto 44). 39 Nella sentenza del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786, punto 44), la Corte ha ritenuto che «ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima frase, del regolamento 2017/1001 (…), è il primo organo investito di una controversia relativa alla validità di un marchio UE a essere competente in materia». 40 A condizione, chiaramente, che l’esito del procedimento per contraffazione dipenda da quello del procedimento di decadenza o di nullità, tenuto conto dei loro rispettivi oggetti. V., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Raimund (C‑425/16, EU:C:2017:776, punti 25 e 26). Occorre altresì sottolineare che, in circostanze quali quelle del procedimento principale, in cui la validità del marchio UE è stata contestata unicamente dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], il principio di priorità dell’organo investito, invece di servire da criterio di coordinamento di procedimenti connessi, consente la loro prosecuzione parallela. 41 A tal riguardo, sottolineo che la prevenzione effettiva di siffatte strategie dipende ampiamente dalla portata che deve essere riconosciuta alla norma inserita all’articolo 128, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. Secondo l’interpretazione attribuita a tale disposizione, in effetti, al convenuto in un’azione per contraffazione potrebbe bastare presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], anche se successiva alla proposizione dell’azione per contraffazione, seguita da una domanda riconvenzionale, per ottenere la sospensione del procedimento, in forza dell’applicazione combinata dell’articolo 128, paragrafo 4, e dell’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento. 42 Rammento che l’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 non si applica soltanto quando il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] è avviato dal convenuto nell’azione per contraffazione e che non disciplina soltanto la connessione tra il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e il procedimento giudiziario, ma altresì quella tra procedimenti giudiziari. 43 Tale nozione non deve tuttavia essere interpretata restrittivamente, v. per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789, punto 30), per quanto riguarda la nozione di «motivi particolari» contenuti all’attuale articolo 130, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. 44 La sola circostanza che il convenuto abbia presentato una domanda di decadenza o di nullità presso l’[OSCURATO:PERSONA] al posto di una domanda riconvenzionale non è tuttavia, di per sé, sufficiente a respingere la sospensione. 45 Il Tribunale ha riconosciuto di disporre, a tal riguardo, di un ampio margine discrezionale; v., inter alia , sentenza del 25 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – S.C. [OSCURATO:PERSONA] (KAISERHOFF) (T-556/12, EU:T:2014:985, punto 33). La commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla quale è pendente il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro sospeso il procedimento dinanzi ad essa diverse volte e, in particolare, in attesa di una decisione relativa al carattere distintivo acquisito dal marchio UNICO nel procedimento per contraffazione avviato dalla [OSCURATO:PERSONA].