Corte di giustizia UE n. 207/2010

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 gennaio 2010 1 ( 1 ) Causa C‑48/09 P [OSCURATO:PERSONA] A/S contro [OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI) e MEGA Brands «Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio tridimensionale con la forma di un mattoncino di [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di annullamento – Dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario» I – Introduzione 1. «[OSCURATO:PERSONA] della vita». Così alcuni mesi fa il settimanale tedesco [OSCURATO:PERSONA] intitolava un articolo ( 2 ) dedicato ad un nuovo ramo della scienza, la «biologia di sintesi». Il paragone con il noto gioco di costruzione era basato sul fatto che gli scienziati, per formare organismi – per esempio proteine artificiali –, partendo dai microbi, procedono con lo stesso metodo che impiegherebbe un bambino dinanzi alla sua scatola di [OSCURATO:PERSONA]: prima si radunano i mattoncini ( biobricks o, per il ricercatore, frammenti genetici standardizzati), che sono più di tremila; successivamente, si scelgono quelli che risultano idonei in funzione delle caratteristiche che si vogliano dare alla nuova cellula e, infine, si impiantano i frammenti di DNA nel patrimonio genetico di una cellula di un altro campione per « dar vita » al nascente organismo. 2. Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 ( 3 ). Non si tratta qui di valutare le doti del citato passatempo, poiché nessuno dubita del suo valore pedagogico, né del suo effetto stimolante sulla logica e sulla creatività, bensì di verificare se l’interpretazione data dal detto Tribunale della normativa comunitaria sul marchio comunitario e dell’unico precedente giurisprudenziale della Corte di giustizia sia viziata dagli errori che le vengono imputati dalla società danese. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] ed il suo maggiore concorrente, l’impresa MEGA Brands, sono in disaccordo in merito alla questione se sia possibile registrare come marchio la riproduzione fotografica di un mattoncino tipico del gioco in parola, oppure se i contorni di tale immagine presentino caratteristiche essenziali della forma del mattoncino che, per la loro funzionalità, devono rimanere a disposizione di qualsiasi fabbricante di giocattoli e, pertanto, se la loro registrazione sia vietata. II – Contesto normativo A – Normativa applicabile 4. A far data dal 13 aprile 2009 il marchio comunitario è disciplinato fondamentalmente dal regolamento n. 207/2009 ( 4 ), ma, al fine di decidere sulla presente impugnazione, continuano ad essere applicabili ratione temporis le disposizioni del regolamento (CE) n. 40/94 ( 5 ). 5. Tra le disposizioni del regolamento n. 40/94 merita di essere ricordato l’art. 4, a termini del quale: «Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». 6. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, del citato regolamento: «1.      Sono esclusi dalla registrazione: a) i segni che non sono conformi all’articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo; (…) e) i segni costituiti esclusivamente: i) (…) ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; (…)». 7. Per contro, lo stesso art. 7, al n. 3, precisa che: «3.      Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto». B – Giurisprudenza: la sentenza Philips ( 6 ) 8. Benché, di solito, l’esposizione della normativa pertinente per risolvere le cause sottoposte a questa Corte di giustizia generalmente non comprenda gli estratti delle sentenze di quest’ultima, il fatto che, fino ad oggi, sia stata pronunciata una sola sentenza rilevante al fine di risolvere la presente controversia giustifica ampiamente l’inserimento in questo paragrafo delle conclusioni di alcuni punti della sentenza Philips. In qualche modo, in tali circostanze, l’interpretazione delle argomentazioni di tale sentenza equipara quest’ultima ad una norma giuridica. 9. La lite principale nella causa Philips verteva sulla rappresentazione grafica della forma della parte superiore di un rasoio elettrico disegnato dalla detta società olandese. 10. Così, la detta sentenza ha qualificato l’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, come «un ostacolo preliminare» che «può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato» ( 7 ). 11. La detta sentenza ha poi indicato che la ratio (…) di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva ( 8 ) consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti, intendendo in tal modo evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio ( 9 ). 12. La Corte ha puntualizzato ulteriormente la ratio di tale disposizione aggiungendo che essa è diretta a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, perché l’esclusività inerente al diritto di marchio osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta ( 10 ), e che «persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica (…) possa essere liberamente utilizzata da tutti» ( 11 ). 13. Infine, la Corte ha dichiarato che la disposizione controversa in tale causa «riflette l’obiettivo legittimo di non permettere ai singoli di utilizzare la registrazione di un marchio per ottenere o perpetuare diritti esclusivi aventi ad oggetto soluzioni tecniche» ( 12 ), e che nessun elemento del tenore letterale di tale disposizione autorizza a concludere che l’esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico sia di natura tale da disattendere l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità ivi contenuti ( 13 ). III – Fatti all’origine della controversia 14. Il 1º aprile 1996 l’impresa cui è succeduta la [OSCURATO:PERSONA] A/S ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio comunitario. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è la figura tridimensionale del mattoncino giocattolo di colore rosso qui di seguito raffigurata: 15. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 (irrilevanti ai fini della presente impugnazione, per cui ne ometto l’elenco) e 28 dell’Accordo di Nizza ( 14 ); all’interno di quest’ultima categoria figurano i «giochi e giocattoli». 16. Il 19 ottobre 1999 è stato concesso il titolo di proprietà industriale desiderato, ma due giorni dopo, il 21 ottobre 1999, l’impresa cui è succeduta la MEGA Brands, Inc. (in prosieguo: la «MEGA Brands») ha chiesto l’annullamento di tale registrazione ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, limitatamente ai «giochi di costruzione» appartenenti alla classe 28. Secondo la MEGA Brands il marchio registrato in questione risultava in contrasto con gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. a), lett. e), ii) e iii), e lett. f), del medesimo regolamento. 17. La divisione di annullamento dinanzi alla quale pendeva il procedimento ha sospeso l’adozione della propria decisione nell’attesa della sentenza della Corte di giustizia nella causa Philips, emessa nel giugno 2002, per poi riaprire detto procedimento il 31 luglio 2002. In considerazione del fatto che il marchio in questione risultava costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, con decisione 30 luglio 2004, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità della registrazione limitatamente ai «giochi di costruzione» appartenenti alla classe 28, in base all’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94. 18. Avverso tale decisione, la ricorrente ha proposto ricorso il 20 settembre 2004 dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI, il cui presidium, dopo una serie di vicissitudini procedurali ( 15 ) e su domanda dell’interessata, ha attribuito la vertenza alla commissione di ricorso ampliata ( 16 ). 19. Con decisione 10 luglio 2006 ( 17 ), la commissione di ricorso ampliata ha respinto il ricorso in quanto infondato, motivando che, in forza dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, il marchio in questione non era registrabile per i «giochi di costruzione» appartenenti alla classe 28. 20. Infatti, la detta commissione ha affermato che l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 non costituisce un ostacolo all’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del medesimo regolamento. ( 18 ) Essa ha poi rilevato che quest’ultima disposizione è volta ad impedire la registrazione di forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, di modo che esse possano essere liberamente utilizzate da chiunque e che non sfugge a tale divieto una forma che contenga un elemento arbitrario minore, come un colore ( 19 ). La commissione ha infine considerato irrilevante l’esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico ( 20 ). 21. La commissione di ricorso ampliata ha inoltre rilevato che il termine «esclusivamente», impiegato all’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, significa che la forma non ha altra finalità che non sia quella di ottenere il risultato tecnico desiderato e che il termine «necessario», utilizzato nella stessa disposizione, significa che la forma è richiesta per ottenere tale risultato tecnico, pur non essendo escluso che anche altre forme possano assolvere la medesima funzione ( 21 ). La detta commissione ha altresì indicato le caratteristiche della forma in questione da essa ritenute essenziali ( 22 ) ed ha effettuato un’analisi della loro funzionalità ( 23 ). IV – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata 22. Il 25 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un ricorso dinanzi alla cancelleria del Tribunale di primo grado, chiedendo l’annullamento della decisione della commissione di ricorso ampliata; la ricorrente ha fatto valere un unico motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 (in prosieguo, anche la «disposizione controversa»), articolato in due parti, in cui deduceva, rispettivamente, l’errata interpretazione di tale disposizione e l’errata valutazione dell’oggetto del marchio controverso. 23. In sintesi ( 24 ), la [OSCURATO:PERSONA] contestava alla commissione di ricorso ampliata il fatto di aver ignorato la vera portata del citato art. 7, n. 1, lett. e), ii), che non escluderebbe dalla registrazione le forme funzionali di per sé, ma soltanto i segni costituiti «esclusivamente» dalla forma dei prodotti «necessaria» per ottenere un risultato tecnico. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che, per ricadere nell’ambito di applicazione di tale disposizione, una forma dovrebbe presentare solamente caratteristiche funzionali, e che la modifica delle caratteristiche distintive del suo aspetto esterno non deve comportare la perdita della propria funzionalità. La ricorrente sosteneva altresì che l’esistenza di eventuali forme alternative equivalenti dal punto di vista funzionale e che utilizzano una identica soluzione tecnica costituirebbe il criterio idoneo a stabilire se dalla concessione di un marchio possa derivare una situazione di monopolio ai sensi della citata disposizione. 24. La disposizione controversa – proseguiva la ricorrente in primo grado – non vieta di tutelare come marchi i «disegni industriali», che potrebbero essere registrati anche se fossero costituiti esclusivamente da elementi aventi ciascuno una funzione. La questione decisiva sarebbe quella di verificare se tutela in quanto marchio determini un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali della forma di cui trattasi, oppure se i concorrenti beneficino di sufficiente libertà per applicare la stessa soluzione tecnica e per utilizzare le stesse caratteristiche. 25. Tuttavia, il Tribunale di primo grado non è stato dello stesso parere. Con riferimento al termine «esclusivamente» di cui all’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 ( 25 ), il Tribunale ha proposto di leggerlo alla luce dell’espressione «caratteristiche essenziali che svolgono una funzione tecnica», utilizzata ai punti 79, 80 e 83 della sentenza Philips. Da tale espressione esso ha dedotto che, se tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgono tale funzione, l’aggiunta di caratteristiche non essenziali e prive di una funzione tecnica non sottrae quella forma all’impedimento assoluto alla registrazione in oggetto. 26. Quanto alla locuzione «necessaria per ottenere un risultato tecnico», usata sia dalla disposizione controversa che ai punti 81 e 83 della sentenza Philips, il Tribunale di primo grado ha rilevato che essa non significa che tale impedimento assoluto alla registrazione trovi applicazione soltanto quando la forma in questione è la sola che consente di ottenere il risultato prefissato. Il Tribunale ha ricordato che la Corte di giustizia, al punto 81 della citata sentenza Philips, aveva dichiarato che «l’esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico [non] autorizza a disattendere l’impedimento alla registrazione» e, al punto 83, che «la registrazione di un segno costituito da detta forma [rimane esclusa], anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme». Da tali affermazioni il Tribunale di primo grado ha dedotto che, ai fini dell’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione in oggetto, è sufficiente che gli elementi essenziali della forma presentino le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico prefissato, in modo tale che esse siano riconducibili al risultato tecnico. 27. Il Tribunale ha inoltre contestato gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] sulla rilevanza dell’esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico, giacché la Corte di giustizia, ai punti 81 e 83 della sentenza Philips, aveva escluso la rilevanza di tale elemento, senza distinguere le forme che adottano una diversa «soluzione tecnica» da quelle che adottano la stessa «soluzione tecnica». 28. Il Tribunale di primo grado ha inoltre richiamato, da un lato, il punto 78 della sentenza Philips, secondo il cui tenore la ratio della citata disposizione consisteva nell’evitare che la tutela del diritto di marchio sfociasse nel conferimento al suo titolare di un monopolio su caratteristiche utilitarie di un prodotto e che tale tutela si ergesse ad ostacolo impedendo ai concorrenti di offrire liberamente prodotti che incorporassero dette caratteristiche utilitarie. Il Tribunale ha poi aggiunto che non si può escludere che le caratteristiche utilitarie di un prodotto che, ad avviso della Corte, devono essere lasciate anche a disposizione dei concorrenti, siano specifiche di una forma determinata; d’altro lato, facendo riferimento a quanto affermato al punto 80 della citata sentenza, secondo cui la disposizione in parola persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, possa essere utilizzata da tutti, il Tribunale ha posto in evidenza che un simile obiettivo non interessa soltanto la soluzione tecnica incorporata in tale forma, bensì anche la stessa forma e le sue caratteristiche essenziali. Perciò, dal momento che la forma in quanto tale deve potere essere liberamente utilizzata, la distinzione prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA], tra le forme che utilizzano un’altra «soluzione tecnica» e le forme che utilizzano una identica «soluzione tecnica», non poteva essere condivisa. 29. Di conseguenza, secondo il Tribunale di primo grado, l’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 sbarra l’accesso alla registrazione di ogni forma costituita, nelle sue caratteristiche essenziali, esclusivamente dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme. Il Tribunale ha così avallato l’analisi della commissione di ricorso ampliata e ha respinto la prima parte del motivo unico d’impugnazione. 30. La seconda parte del motivo d’impugnazione si articolava, a sua volta, in tre censure, delle quali solo due rilevano ai fini del presente ricorso. La prima verte sulla mancata identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio in questione, e la seconda, su errori nella valutazione del carattere funzionale delle caratteristiche essenziali di tale marchio ( 26 ). 31. Con la prima censura, la ricorrente addebitava alla commissione di ricorso ampliata di avere omesso di identificare le caratteristiche essenziali della forma in questione, segnatamente il disegno e la proporzione tra gli elementi da incastro in rilievo, esaminando la funzionalità del mattoncino [OSCURATO:PERSONA] nel suo insieme e includendo nell’analisi alcuni elementi che non rientravano nella tutela richiesta, come il lato incavato e le proiezioni secondarie. Pertanto, la decisione impugnata avrebbe ignorato il fatto che il marchio richiesto avrebbe consentito alla ricorrente di opporsi a domande di registrazione relative a mattoncini per costruzioni aventi lo stesso aspetto esteriore, ma non a quelle relative a mattoncini aventi un aspetto diverso, indipendentemente dalla soluzione tecnica applicata. 32. La ricorrente aggiungeva che le dette caratteristiche essenziali di una forma devono essere valutate dal punto di vista del consumatore e non da esperti, secondo un’analisi meramente tecnica. 33. Per quanto concerne, poi, la seconda censura, relativa al carattere funzionale delle suddette caratteristiche essenziali, la [OSCURATO:PERSONA] imputava alla commissione di ricorso ampliata di avere ritenuto irrilevanti i disegni alternativi funzionalmente equivalenti utilizzati dai suoi concorrenti, quando invece essi erano importanti al fine di determinare se la tutela di una forma comporti o meno un monopolio di una soluzione tecnica. La ricorrente censurava inoltre la detta commissione per aver trascurato l’impatto che aveva sulla valutazione della funzionalità di una forma la sua tutela anteriore in quanto brevetto. 34. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha negato che la tutela in quanto marchio della forma in questione le farebbe ottenere il monopolio di una soluzione tecnica e che, per poter attuare la stessa soluzione tecnica, i concorrenti avrebbero bisogno di copiare la forma del mattoncino [OSCURATO:PERSONA]. 35. Il Tribunale di primo grado ha respinto anche la seconda parte del motivo unico di annullamento ( 27 ). 36. Da un lato, con riferimento alla prima censura, il Tribunale ha negato che il punto di vista del consumatore fosse rilevante, giacché questi potrebbe non disporre delle conoscenze tecniche necessarie per valutare adeguatamente le caratteristiche essenziali di una forma. Dall’altro, il Tribunale ha rilevato che, in quanto la commissione di ricorso ampliata aveva correttamente identificato tutte le caratteristiche essenziali del mattoncino [OSCURATO:PERSONA], il fatto che essa avesse preso in considerazione anche altre caratteristiche non poteva inficiare la legittimità della sua decisione. 37. Quanto poi alla seconda censura, il Tribunale di primo grado ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla rilevanza delle forme alternative, richiamando nuovamente il punto 80 della sentenza Philips, dalla quale discenderebbe che la valutazione della funzionalità di una forma deve essere effettuata indipendentemente dall’esistenza di altre forme. Per quanto riguarda la forza probatoria dei brevetti anteriori, il Tribunale ha osservato che l’argomento della ricorrente era irrilevante, poiché, al punto 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ampliata aveva dichiarato espressamente che era necessario tutelare un segno con un brevetto e con un marchio, avendo fatto riferimento al primo di questi due diritti di proprietà intellettuale unicamente per evidenziare la portata delle caratteristiche essenziali del mattoncino [OSCURATO:PERSONA] (i rilievi a forma di bottone). 38. Infine, con riguardo all’affermazione della ricorrente secondo cui, al fine di applicare la stessa soluzione tecnica i suoi concorrenti non avevano bisogno di copiare la forma del mattoncino [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di primo grado ha posto in rilievo che tale tesi si basava sull’erroneo presupposto secondo cui la disponibilità di altre forme che incorporano la stessa soluzione tecnica dimostrerebbe una mancanza di funzionalità della forma in questione, il che aveva già respinto con riferimento alla sentenza Philips, che ha stabilito il principio secondo cui è la stessa forma funzionale a dover essere a disposizione di tutti. 39. Poiché non aveva accolto nessuno degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso di annullamento. V – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti 40. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è pervenuto nella cancelleria della Corte il giustizia il 2 febbraio 2009; e le comparse di risposta della MEGA Brands e dell’UAMI, rispettivamente, il 15 ed il 23 aprile ( 28 ) dello stesso anno. Non è stata presentata né una replica né una controreplica. 41. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale di primo grado e condannare l’UAMI alle spese. 42. L’UAMI e la MEGA Brands chiedono che l’impugnazione sia respinta e che le spese siano poste a carico della ricorrente dinanzi alla Corte. 43. All’udienza del 10 novembre 2009, i rappresentanti di entrambe le parti e della MEGA Brands hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti che sono stati loro rivolti dai membri della Grande Sezione e dall’avvocato generale. VI – Analisi dell’impugnazione A – Sintesi delle posizioni delle parti e impostazione della mia analisi 1.      Delineazione delle tesi opposte 44. [OSCURATO:PERSONA] fonda il proprio ricorso d’impugnazione su tre motivi qui di seguito riassunti e che, del resto, coincidono sostanzialmente con i motivi dedotti dinanzi al Tribunale di primo grado. 45. In primo luogo, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata un’errata interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, che priva della tutela conferita dal diritto dei marchi tutte le forme che svolgono una funzione, senza tenere conto dei criteri ivi stabiliti. La ricorrente adduce che il Tribunale di primo grado si sarebbe allontanato dalla sentenza Philips, in cui la Corte di giustizia ha tracciato una distinzione tra «soluzione tecnica» e «risultato tecnico», associando l’imperativo della disponibilità alla prima, per non costringere i concorrenti a ricercare soluzioni diverse per ottenere lo stesso risultato; ma obbligandoli pur sempre a trovare forme diverse che utilizzino una identica soluzione. Tale errore avrebbe indotto il Tribunale di primo grado a dichiarare che la forma funzionale in quanto tale deve rimanere a disposizione di tutti, quando invece dalla sentenza Philips si evince che ci si può attendere siffatta disponibilità solo per quanto riguarda le caratteristiche utilitarie della forma. 46. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla sentenza impugnata di aver utilizzato criteri inidonei per determinare le caratteristiche essenziali dei segni tridimensionali. Nell’ipotesi dell’esercizio effettivo di un diritto di marchio, le «caratteristiche essenziali» corrisponderebbero agli «elementi dominanti e distintivi», che devono essere analizzati partendo dal punto di vista del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto ( 29 ). Per contro, il Tribunale di primo grado, al punto 70 della sentenza impugnata, avrebbe eluso la regola del consumatore, seguendo un ragionamento circolare per dedurre le caratteristiche essenziali proprio dal compito che svolgono le diverse parti della forma. 47. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla sentenza in esame di aver utilizzato criteri di funzionalità errati. A suo parere, il miglior modo di comprovare la funzionalità di una determinata caratteristica della forma di un oggetto consiste nel modificarla; se la modifica non altera la funzione, la detta caratteristica non deve essere considerata funzionale. In tale ambito, sarebbe importante tenere conto delle forme alternative, giacché esse dimostrerebbero che la concessione della registrazione di una forma concreta come marchio non implica la creazione di un monopolio, motivo per cui l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 non sarebbe d’applicazione. 48. Tanto l’UAMI quanto la MEGA Brands respingono tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’impugnazione e sostengono la validità della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata. 2.      Impostazione della mia analisi 49. Il presente ricorso richiede di illustrare agli operatori economici i criteri determinanti per registrare come marchi le forme di prodotti adeguate alle funzioni tecniche che sono destinate a svolgere. 50. Senza dubbio, con la sentenza Philips sono stati stabiliti i principi di interpretazione della norma controversa, sebbene con riferimento alla direttiva. Tuttavia, i fatti in discussione in tale causa hanno dato luogo ad una pronuncia relativamente categorica per quanto attiene all’accesso alla registrazione dei segni costituiti da forme funzionali. Dalla sentenza si evince che esisteva un determinato consenso circa la piena funzionalità della rappresentazione grafica della parte superiore del rasoio elettrico commercializzato dalla detta impresa olandese. 51. La risposta data dalla Corte di giustizia alla [OSCURATO:PERSONA] inglese, attenendosi strettamente ai fatti della controversia, ha insistito sulle ragioni per cui doveva essere negata la registrazione di un segno con tali caratteristiche, ma ha appena accennato alle imprese le regole per l’ iscrizione di segni funzionali nel registro dei marchi. La sentenza, fedele allo spirito della disposizione in parola, non ha escluso tassativamente la registrazione di marchi funzionali, anche se non l’ha resa un’operazione facile. Usando una metafora, la Corte di giustizia non avrebbe chiuso la porta degli uffici dei marchi ai segni funzionali, ma l’avrebbe lasciata socchiusa; e il presente ricorso di impugnazione ci obbliga a misurare l’ampiezza dello spiraglio che è stato lasciato in tale porta socchiusa. 52. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non addebita alla sentenza impugnata soltanto un errore d’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 (primo motivo), ma anche l’uso di criteri ermeneutici inidonei ad identificare le caratteristiche funzionali del suo mattoncino (secondo e terzo motivo). Di conseguenza, l’analisi del presente ricorso deve approfondire tanto gli aspetti sostanziali, gli eventuali errori di interpretazione, quanto gli aspetti metodologici, il modus operandi idoneo a valutare le proprietà degli oggetti e la loro funzionalità. 53. Ritengo quindi che vi sia stato solo un precedente in materia e che questa impugnazione costituisca per la Corte di giustizia la seconda opportunità in dieci anni di esaminare gli arcani della norma controversa, il che giustifica il proposito di offrire una risposta che vada oltre i limiti imposti dai motivi dedotti dalla ricorrente, prima di esaminarli. Inoltre, spero in tal modo di soddisfare le comprensibili aspettative del mondo imprenditoriale riguardo ai requisiti per la registrazione dei segni funzionali, ansioso di ottenere chiarimenti in merito a questo intricato problema. B – Per un’interpretazione estensiva dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 1.      Principi ermeneutici consolidati e principi più deboli 54. Se metto a confronto la sentenza Philips con la giurisprudenza di alcuni ordinamenti giuridici nazionali, osservo svariate similitudini interpretative delle rispettive norme di trasposizione della direttiva, nonché alcune notevoli divergenze che risultano assai eloquenti riguardo all’opportunità di armonizzare le condizioni per la registrazione dei marchi funzionali. Nelle memorie presentate dalle parti interessate dinanzi a questa Corte viene studiato il diritto statunitense in materia di marchi, ragione per cui mi sento in dovere di farvi riferimento quando possa essere utile ai fini della presente causa. 55. Per quanto riguarda le similitudini, si riconosce unanimemente che l’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, del pari ai suoi omologhi nazionali, si fonda su un duplice proposito: da un lato, evitare una monopolizzazione delle soluzioni tecniche dei prodotti attraverso il diritto dei marchi, specialmente quando abbiano beneficiato anteriormente della tutela conferita da un altro diritto di proprietà industriale ( 30 ); dall’altro, quello di mantenere la separazione tra la tutela conferita da un marchio e quella elargita attraverso altre forme di proprietà intellettuale ( 31 ). 56. Per maggiore chiarezza, è opportuno ricordare che la sentenza Philips ha basato la risposta alla quarta questione pregiudiziale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] precisamente sulle suddette due idee ( 32 ), conformandosi in tal modo alle mie conclusioni relative a tale causa ( 33 ). 57. Tuttavia, tale substrato comune ai diritti nazionali ed al diritto comunitario sui marchi non è risultato sufficiente a rendere completamente omogenea la prassi giurisdizionale. Infatti, per esempio, nell’ambito della stessa causa Philips, dinanzi agli organi giurisdizionali dei rispettivi [OSCURATO:PERSONA] interessati, mentre i giudici svedesi hanno sostenuto che una forma deve essere considerata esclusivamente funzionale allorché nessun’altra forma consente di realizzare la stessa funzione, i giudici inglesi hanno preferito sostenere che la disposizione nazionale corrispondente all’art. 7, n. 1, lett. e) ii), del regolamento n. 40/94 esclude la registrazione di tutte le fattispecie in cui la funzione costituisca la ragione principale per cui un prodotto assuma la forma di cui è chiesta la registrazione come marchio ( 34 ). 58. Le decisioni dei giudici nazionali citate nel precedente paragrafo sono anteriori alla sentenza Philips resa da questa Corte di giustizia; tuttavia, in alcuni casi, i più alti organi giurisdizionali dello Stato sembrano ridurre alla minima espressione i dettami della detta sentenza, di modo che il divieto sancito dalla norma controversa, o dalla sua omologa disposizione del diritto nazionale, perde efficacia, con il conseguente aumento delle difficoltà cui devono far fronte i concorrenti per penetrare nel mercato dell’oggetto la cui forma funzionale abbia ottenuto la registrazione ( 35 ). 59. Tale divergenza deriva probabilmente dal fatto che la sentenza Philips, adottando un criterio meno rigoroso – poiché poteva aver limitato il divieto in parola ai segni composti solamente da caratteristiche funzionali – ha preferito un criterio più blando, che fa ricadere nel divieto di registrazione un numero maggiore di marchi funzionali, richiedendo che siano le «caratteristiche essenziali» a svolgere una funzione tecnica ( 36 ). Tuttavia, così facendo, la Corte ha introdotto una certa indeterminatezza, di cui adesso paghiamo le conseguenze. 60. Si avverte quindi il pericolo che i criteri elaborati da questa Corte di giustizia non ricevano un’identica applicazione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, motivo per cui ritengo opportuno ricercare alcuni criteri supplementari che consentano di approfondire la giurisprudenza che, con l’unico precedente della sentenza Philips, si è sbilanciata troppo verso i segni che devono rimanere esclusi dalla registrazione in forza dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94. Il modo migliore di definire ulteriormente l’ambito di applicazione di tale disposizione consiste nell’esaminare altresì i casi in cui il marchio richiesto possa ottenere la registrazione, nonostante il fatto che presenti alcune caratteristiche funzionali. 2.      Esegesi proposta 61. Premetto subito che non suggerisco un’inversione della giurisprudenza ma solo alcune sfumature, soprattutto metodologiche, giacché i principi fissati dalla sentenza Philips sono validi ( 37 ), vale a dire, da un lato, la duplice ratio , già citata, sottesa all’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, che si può riassumere nei criteri della «antimonopolizzazione» e della rigorosa delimitazione dei diversi diritti di proprietà industriale; dall’altro, il fatto che la norma controversa nega la registrazione di forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica ( 38 ) e, infine, il fatto che la prova dell’esistenza di altre forme che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico non inficia la causa di impedimento assoluto o di nullità contenuta in tale disposizione ( 39 ). 62. Ciononostante, occorre completare tale quadro d’insieme aggiungendo alcuni criteri metodologici di applicazione della citata disposizione; a mio avviso, l’iter di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 comprende fino a tre fasi ( 40 ). a)      Prima fase 63. In un primo momento, l’organo cui spetta esaminare l’impedimento assoluto o il motivo di nullità deve identificare gli elementi più importanti della forma di cui è stata chiesta la registrazione. In tale fase, risulta di fondamentale importanza il criterio da seguire. 64. Tuttavia, poiché non si tratta ancora di chiarire il carattere distintivo del segno, ma unicamente di enucleare le sue caratteristiche principali, si deve procedere all’analisi successiva dei diversi elementi di presentazione utilizzati nel detto marchio ( 41 ). Diversamente dall’esame del carattere distintivo, in questo caso non è imprescindibile tenere conto dell’impressione complessiva, a meno che, per esempio, in un oggetto semplice, si reputi essenziale la somma di tutte le caratteristiche che ne compongono la forma. 65. Dal tenore dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), si deduce che le caratteristiche essenziali della forma devono essere identificate e poi messe in relazione con il risultato tecnico al fine di valutare se esista un nesso necessario tra tali caratteristiche ed il detto risultato tecnico. Orbene, in tale contesto, la verifica dei suddetti aspetti fondamentali mira non già ad accertare se il segno sia idoneo ad adempiere la funzione essenziale del marchio, ossia, garantire l’origine dei prodotti contrassegnati ( 42 ), ma a confrontare il carattere necessario del segno con il risultato tecnico, i cui contorni richiedono parimenti di essere definiti con esattezza. 66. Pertanto, in tale fase iniziale, la percezione del consumatore non è rilevante, poiché, come osserva la sentenza Philips ( 43 ), si tratta soltanto di chiarire una condizione preliminare, cui sono assoggettati i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto e che, qualora non risulti soddisfatta, può impedire la registrazione di questi ultimi in quanto marchi; non si procede ancora ad accertare l’eventuale carattere distintivo del segno in questione, momento in cui, secondo costante giurisprudenza, assume importanza l’opinione dell’utente ( 44 ). 67. Infine, all’interno della prima fase, rimane da comprendere la funzionalità di ognuna delle caratteristiche essenziali appena identificate. L’attribuzione di tale funzionalità pone, a sua volta, alcuni problemi di metodo. Ovviamente, non ci possiamo basare su mere congetture o su generalizzazioni estrapolate dall’esperienza di vita corrente ( 45 ); normalmente, per i prodotti che hanno beneficiato della tutela conferita da un brevetto o da un disegno, le spiegazioni allegate ai certificati di registrazione di tali diritti di proprietà industriale costituiscono una presunzione semplice, sebbene molto forte, del fatto che le caratteristiche fondamentali della forma dell’oggetto di cui trattasi rispondono ad una funzione tecnica, come ha già osservato la commissione di ricorso ampliata citando la giurisprudenza della Corte Suprema degli [OSCURATO:PERSONA] nella causa TrafFix ( 46 ). Al di fuori di tali casi, occorre sempre far ricorso alla consulenza di un perito. 68. Dal risultato cui approdi tale esame della funzionalità dipende la continuazione dell’iter: se, da un lato, (ipotesi A), tutte le caratteristiche che definiscono la forma di cui viene chiesta la registrazione svolgono una funzione tecnica, la stessa forma si considera funzionale e non deve essere registrata oppure, se è stata già registrata, come nel caso di specie, deve essere cancellata dal registro; in tale ipotesi, la fase iniziale dell’iter termina qui. Invece, se (ipotesi B) non tutte le caratteristiche individuate sono funzionali, si passa alla seconda fase. b)      Seconda fase 69. Nella seconda fase, quindi, l’organo incaricato di esaminare il marchio si trova di fronte una forma di cui solo alcuni aspetti fondamentali risultano parzialmente funzionali. Un’interpretazione restrittiva della sentenza Philips condurrebbe a disapplicare l’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, giacché il punto 84 di tale sentenza vieta di registrare un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, «(…) qualora risulti che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico». Tuttavia, ritengo che, di nuovo, la sentenza si attenga in maniera troppo rigorosa ai fatti di causa. 70. In realtà, considerando i due presupposti alla base dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, segnatamente che tale disposizione «riflette l’obiettivo legittimo di non (…) ottenere o perpetuare diritti esclusivi aventi ad oggetto soluzioni tecniche» ( 47 ) e che la forma funzionale deve «po[ter] essere liberamente utilizzata da tutti» ( 48 ), ritengo che tale disposizione spieghi i propri effetti in tale situazione ibrida, in cui sono presenti elementi distintivi funzionali e non funzionali. 71. Accade semplicemente che l’esame diventa più complesso. 72. Sorge il problema di capire se la concessione di un marchio impedisca ai concorrenti di utilizzare le caratteristiche essenziali funzionali che rientrino nella tutela conferita dal marchio stesso, poiché in tale ipotesi non è illogico pensare che alcuni o molti di tali aspetti funzionali risultino indispensabili per gli avversari sul mercato, per esempio, ai fini della interoperabilità dei loro prodotti con quelli del titolare della forma funzionale che si vuole registrare. Poiché una tale conseguenza si pone in diretto contrasto con i dettami della sentenza Philips, mi vengono in mente due possibili alternative. 73. La prima limita il diritto di marchio agli elementi essenziali e distintivi non funzionali. Così, per esempio, le penne USB ( 49 ) constano di una prima parte che serve chiaramente per il collegamento con il computer o con un altro apparecchio e di una seconda parte che, sebbene svolga una funzione tecnica, si può – e si suole – abbellire con una forma particolare, più estetica . Personalmente non vedrei alcun inconveniente nel concedere marchi a tali chiavi USB, purché limitatamente alla parte coperte dal disegno, poiché l’altra parte conserva sempre la propria funzionalità. Tuttavia l’UAMI dovrebbe rendere maggiormente flessibile la propria prassi delle registrazioni potenziando l’uso delle dichiarazioni di rinuncia («disclaimer»), giacché non fa uso del potere che gli viene conferito dall’art. 37, n. 2, del regolamento n. 207/2009 ( 50 ), applicando genericamente il principio, non sancito dalla giurisprudenza di questa Corte di giustizia ( 51 ), secondo cui i segni composti da diversi elementi non possono reclamare la tutela di un solo componente ( 52 ). Anche qualora i fabbricanti delle suddette chiavi USB richiedessero la tutela dell’elemento estetico, senza nemmeno inserire nell’immagine oggetto della domanda di marchio la parte della chiave che serve per il collegamento, il marchio avrebbe minor efficacia poiché il consumatore probabilmente non riconoscerebbe la detta immagine come parte di una chiave USB, e quindi verrebbe meno, in tal modo, l’interesse del fabbricante nell’ottenere un marchio. 74. Tale difficoltà mi induce a proporre una seconda alternativa. Dato il preminente obiettivo di tutela della concorrenza rispecchiato dalla norma controversa, l’esame di un segno composto parzialmente da elementi funzionali dovrebbe essere assoggettato alla condizione che l’eventuale titolo di proprietà industriale non arrecherà ai concorrenti uno svantaggio importante non correlato alla reputazione dei loro propri segni ( 53 ). In tale fase sarà necessario comparare le altre opzioni compatibili presenti sul mercato, come insistentemente reclama la ricorrente nella presente impugnazione. Senza dover insistere su tale alternativa in questa sede, mi preme notare che l’analisi delle forme sostitutive dovrebbe tenere conto dell’operabilità e dell’imperativo della disponibilità, quale manifestazione dell’interesse generale, principio sul quale del resto si fonda l’art. 7, n. 1, lett.e) ii), del regolamento n. 40/94. c)      Terza fase 75. Infine, superati i suddetti ostacoli, vuoi con l’ausilio di dichiarazioni di rinuncia, vuoi in base alla convinzione che la forma di cui viene chiesta la registrazione non pregiudica la concorrenza, gli organi incaricati di esaminare la funzionalità di una forma ibrida, del tipo descritto poc’anzi – generalmente un ufficio dei marchi o un giudice investito di una domanda riconvenzionale di nullità – entrano nella terza fase, in cui devono verificare il carattere distintivo del marchio (la forma). In tale fase, conformemente alla giurisprudenza ( 54 ), rivestono importanza l’impressione d’insieme del segno, la percezione del consumatore e i beni o i servizi per i quali viene chiesta la registrazione. 76. Inoltre, rimane sempre valido l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, che vieta al proprietario di una forma funzionale di invocare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto ( 55 ). Al riguardo, da un lato, ritengo che l’esclusione delle forme funzionali dal beneficio eventualmente concesso dalla suddetta disposizione soddisfi il desiderio del legislatore di evitare che si giovi di tale possibilità un bene che sia già oggetto di tutela di un brevetto o di un disegno. Così, quando decade tale altro diritto di proprietà industriale, è probabile che, soprattutto quando si tratta di prodotti innovativi come il [OSCURATO:PERSONA], tali prodotti godano già, agli occhi del consumatore, di ciò che in circostanze normali verrebbe considerato il «carattere distintivo», essendo rimasti unici all’interno della rispettiva categoria di prodotti durante il periodo di validità del brevetto o del disegno ( 56 ); d’altro lato, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’intenzione del legislatore comunitario è stata quella di accordare la tutela come marchio comunitario ai soli marchi il cui carattere distintivo sia stato acquisito mediante un uso anteriore alla domanda di registrazione ( 57 ). Pertanto, il titolare di un marchio ottenuto con un disclaimer non potrebbe mai invocare il beneficio dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 per estendere la tutela agli aspetti essenziali funzionali del proprio segno. C – Conseguenze per la presente impugnazione 77. Dopo aver evidenziato i tratti principali di un’interpretazione estensiva dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, dobbiamo esaminarne le ripercussioni sull’esame degli addebiti contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel motivo unico d’impugnazione. 78. Anticipo fin d’ora che il lavoro svolto dal Tribunale di primo grado con la sentenza impugnata mi è sembrato lodevole e coerente con la sentenza Philips; in particolare, il Tribunale ha esaminato con attenzione le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA], dando risposte giuridicamente ineccepibili, ragion per cui, tenuto conto del fatto che la mia analisi mina alla radice il nucleo fondamentale delle censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente che io mi attenga al nocciolo di tali critiche, senza per questo sminuire minimamente il mio giudizio negativo sugli argomenti della ricorrente. 1.      Sulla prima censura, vertente su un’interpretazione errata dell’art. 7, n. 1, lett.  e), ii), del regolamento n. 40/94 79. Il ricorso, non privo di una certa confusione, addebita alla sentenza impugnata una pronuncia che esclude tutte le forme funzionali dalla tutela conferita dal diritto dei marchi, indipendentemente dalla circostanza che risultino soddisfatti i criteri di cui alla norma controversa. La ricorrente accusa il Tribunale di primo grado di essersi discostato dalla sentenza Philips, che permetterebbe di registrare tali forme, alla condizione che esistano altre forme diverse ma equivalenti. In tale contesto, sarebbe errato dichiarare che una forma funzionale in quanto tale deve rimanere a disposizione di tutti gli interessati, poiché la sentenza Philips ha previsto che soltanto le caratteristiche utilitarie di tale forma debbano essere mantenute disponibili. 80. Non condivido tale modo di interpretare la sentenza impugnata. 81. La ricorrente si sbaglia, anche se interpreta in modo creativo tanto la sentenza Philips quanto la disposizione controversa. 82. Da un canto, come segnala la MEGA Brands, le lunghe digressioni circa le presunte differenze tra «soluzione tecnica» e «risultato tecnico» non trovano appoggio né nella citata sentenza né nell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94. In tal senso si è giustamente espresso il Tribunale di primo grado, al punto 40 della sentenza impugnata, richiamando i punti 81 e 83 della sentenza Philips, in cui non viene operata una distinzione tra «soluzione tecnica» e «risultato tecnico». 83. D’altro canto, dai punti 80 e 83 della sentenza Philips si deduce che l’obiettivo di interesse generale perseguito dalla norma controversa esige che le forme funzionali possano essere liberamente utilizzate da tutti, senza che, nell’ambito della valutazione della funzionalità di dette forme, possano avere un peso le eventuali alternative. Di conseguenza, non è ravvisabile alcun errore di diritto da parte del Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata. 84. A questo punto mi permetto di tornare all’interpretazione 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, suggerita nel precedente titolo. 85. In precedenza ho rilevato che la sentenza Philips si è attenuta strettamente ai fatti della controversia, ciò che ha favorito una risposta indubbiamente decisa da parte della Corte di giustizia. Orbene, anche nel caso che ci occupa gli elementi di fatto influiscono in maniera decisiva. 86. Così, il punto 75 della sentenza impugnata ha constatato che la commissione di ricorso ampliata dell’UAMI aveva effettuato un’analisi esaustiva del mattoncino [OSCURATO:PERSONA], giungendo alla conclusione che la forma di quest’ultimo presentava caratteristiche funzionali. In tale momento, che corrisponde alla prima fase di analisi secondo il percorso interpretativo da me proposto, era normale che la detta agenzia comunitaria rifiutasse la registrazione del segno richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA], giacché l’intero mattoncino e non soltanto le sue caratteristiche essenziali rispondevano esclusivamente ad esigenze derivanti dalla sua funzione, situazione in cui non occorre procedere alla fase successiva della mia analisi interpretativa (ipotesi A) ( 58 ). 87. Con la chiarezza della sentenza Philips, per lo meno dei punti presi in esame in queste conclusioni, e tenuto conto della valutazione insindacabile della funzionalità del mattoncino [OSCURATO:PERSONA] realizzata dalla commissione di ricorso ampliata, che non è stata modificata dalla sentenza impugnata né viene contestata dinanzi alla Corte di giustizia dalla ricorrente, deducendo uno snaturamento dei fatti e delle prove, non rimane altro da fare se non avallare l’interpretazione dell’art.7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 fornita dal Tribunale di primo grado e respingere la censura in esame. 2.      Sulla seconda censura, vertente su una definizione errata delle caratteristiche essenziali di un marchio tridimensionale 88. Con tale censura la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, fondamentalmente, che l’analisi delle caratteristiche essenziali deve tenere conto della percezione del consumatore, elemento che non è stato preso in considerazione dal Tribunale di primo grado ed è stato espressamente respinto al punto 70 della sentenza. 89. In base all’interpretazione da me proposta, non sarebbe difficile respingere la presente censura dato che, secondo l’iter metodologico descritto nei precedenti paragrafi, l’analisi del potere distintivo intrinseco di un marchio funzionale interviene solamente nella terza fase ( 59 ). Ho già segnalato nell’ambito dell’analisi relativa alla precedente censura che, in virtù del risultato dell’esame sulla funzionalità del mattoncino [OSCURATO:PERSONA] nel suo insieme, né la commissione di ricorso ampliata dell’UAMI né il Tribunale di primo grado erano tenuti a procedere alle fasi successive. 90. Tuttavia, anche nel caso in cui non si condividesse la mia posizione, ritengo che la presente censura della [OSCURATO:PERSONA] risulti inaccettabile da tutti i punti di vista. Infatti, al punto 76 della sentenza Philips la Corte di giustizia ha osservato che l’impedimento assoluto alla registrazione oggetto della presente causa costituiva un «ostacolo preliminare»; inoltre, l’esame di tale impedimento non segue gli stessi criteri applicabili all’esame degli elementi dominanti e distintivi, la ricerca dei quali è finalizzata ad assolvere la funzione di garantire l’indicazione di origine agli occhi dei consumatori, distinguendosi dunque dall’atto di identificare gli elementi essenziali di una forma. 91. In pratica, se l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] fosse portato alle estreme conseguenze, il criterio del consumatore medio, quale viene abitualmente descritto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, dovrebbe essere applicato anche con riferimento all’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94, con il risultato che anche i concetti di «buon costume» o di «ordine pubblico» dovrebbero essere valutati partendo dal punto di vista dell’utente. 92. L’irragionevolezza di tale conseguenza deriva dal fatto di ignorare la premessa secondo cui le diverse cause di rifiuto della registrazione contenute nell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 rispondono a diverse preoccupazioni del legislatore e quindi ognuna di esse assume una propria intensità normativa in virtù di criteri che possono, ma non necessariamente devono, coincidere in tutti i casi di rifiuto/nullità della registrazione. Nel caso di specie, poiché la ratio della lett. e) della suddetta disposizione è estranea alla funzione essenziale del marchio, a differenza della lett. b) (il carattere distintivo), il criterio del consumatore medio non può essere accolto. 93. Pertanto, la ricorrente sbaglia quando tenta di trasferire i parametri tipici dell’analisi del carattere distintivo all’analisi degli elementi essenziali di una forma ai fini di stabilirne la funzionalità, i quali devono essere determinati in maniera oggettiva, come ha giustamente rilevato il Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata. Di conseguenza, anche la seconda censura deve essere respinta. 3.      Sulla terza censura, relativa all’applicazione di criteri di funzionalità errati 94. Con la terza censura la [OSCURATO:PERSONA] difende l’uso del metodo comparativo per comprovare la funzionalità delle caratteristiche di una forma. Da un lato, la ricorrente chiede di modificare tali caratteristiche distintive come mezzo per accertare la funzionalità, e di conferire tale qualità laddove la modifica alteri la detta funzione. In tale ambito, la ricorrente sostiene l’importanza delle forme alternative, che costituirebbero un indizio del fatto che la concessione del marchio ad una forma specifica non comporterebbe un monopolio, senza pertanto essere interessata dall’impedimento assoluto di cui si discute nella presente impugnazione. 95. Neppure questa argomentazione della ricorrente mi convince. 96. Rimanendo fedele alla mia interpretazione metodologica dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, osservo che la censura della sentenza impugnata non è pertinente. Benché abbia ammesso l’eventuale rilevanza del confronto fra le forme opzionali per conoscere la situazione della concorrenza, ho collocato tale analisi comparativa alla seconda fase, ove acquista un significato al fine di accertare se il monopolio conferito da un marchio ad un prodotto con determinate caratteristiche funzionali possa annientare la rivalità sul mercato. Come ho segnalato in precedenza, una volta diagnosticata la funzionalità completa del mattoncino di [OSCURATO:PERSONA], non è necessario entrare nelle fasi successive. 97. Inoltre, dal tenore della sentenza Philips e della disposizione controversa si deduce l’infondatezza dell’errore che la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla sentenza impugnata. Ai punti 81‑84 della citata sentenza si afferma, con estrema chiarezza, che «la dimostrazione dell’esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non [evita] l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità contenuto nella disposizione» controversa, che, vietando la registrazione dei segni costituiti esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, trova piena applicazione nel caso del mattoncino [OSCURATO:PERSONA], poiché è stata dimostrata la sua funzionalità totale. La ricorrente non poteva, quindi, invocare a suo favore le modulazioni della stessa sentenza Philips, nel senso di limitarsi alle caratteristiche essenziali, in quanto tutti gli elementi specifici del mattoncino, essenziali o meno, apparivano funzionali; in tal caso, non è necessario occuparsi delle alternative, giacché il marchio che verrebbe concesso comporterebbe comunque la monopolizzazione della forma. 98. Alla luce di quanto finora esposto, considero infondata la terza censura, cui tocca la stessa sorte delle precedenti. Pertanto, poiché nessuna censura è stata accolta, occorre respingere il motivo unico di ricorso. VII – Sulle spese 99. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente in tutte le censure mosse con la presente impugnazione, tale impresa deve essere condannata alle spese in forza del disposto di cui all’art. 122, primo comma, in combinato disposto con l’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. VIII – Conclusione 100. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di: 1)         respingere l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dell’Ottava Sezione del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008, nella causa T‑270/06; 2)         condannare la ricorrente alle spese. 1 – Lingua originale: lo spagnolo. 2 – Maier, J., «[OSCURATO:PERSONA] des Lebens», [OSCURATO:PERSONA] nº 32, 30 luglio 2009, pag. 27. 3 – Causa T‑270/06 (Racc. pag. II-03177). 4 – Regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), in vigore dalla data menzionata nel paragrafo integrato da questa nota. 5 – Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU L 349, p. 83), e, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1). 6 – Sentenza 18 giugno 2002, causa C‑299/99 (Racc. pag. I‑5475; v., inoltre, le mie conclusioni in tale causa, lette il 23 gennaio 2001). 7 – Punto 76 della sentenza Philips. 8 – Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «Direttiva»); tale disposizione è l’alter ego dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94. 9 – Punto 78 della sentenza Philips. 10 – Punto 79. 11 – Punto 80. 12 – Punto 82. 13 – Punto 81. 14 – Relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. 15 – Punti 9 e 10 della sentenza impugnata. 16 – In applicazione dell’art. 1 ter, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’UAMI (GU L 28, pag. 11). 17 – Decisione della commissione di ricorso ampliata dell’UAMI 10 luglio 2006 (procedimento R 856/2004 G), relativa ad una procedura di dichiarazione di nullità tra la MEGA Brands, Inc. e la [OSCURATO:PERSONA] A/S. 18 – Punti 32 e 33 della decisione della commissione di ricorso ampliata. 19 – Ibidem, punti 34 e 36. 20 – Punto 58 della medesima decisione. 21 – Punto 60. 22 – Punti 54 e 55. 23 – Punti 41‑63. 24 – Punti 27‑34 della sentenza impugnata. 25 – Contenuta altresì nell’art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva. Si deve menzionare tale direttiva poiché si tratta della normativa interpretata nella sentenza Philips. 26 – Punti 51‑68 della sentenza impugnata. 27 – Punti 70‑88 della sentenza impugnata. 28 – Fax del 20 aprile. 29 – Riferendosi alla sentenza 16 luglio 1998, causa C‑210/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4657, punto 31) che ha stabilito tale criterio, confermato dalla giurisprudenza successiva in materia di marchi. 30 – Per il diritto tedesco, v. Hacker, F. «[OSCURATO:PERSONA] § 3», in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8ª ed., Ed. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag. 85; per il diritto spagnolo, [OSCURATO:PERSONA], L. A. «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», in [OSCURATO:PERSONA]‑Cano, A. (direttore), Comentarios a la Ley de Marcas, 2ª ed., Ed. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2008, tomo I, pag. 204; per il diritto francese, Azéma, J./Galloux, J.‑Ch., Droit de la propriété industrielle, 6ª ed., Ed. Dalloz, Parigi, 2006, pag. 773; per il diritto statunitense, Wong, M., «The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection», [OSCURATO:PERSONA], vol. 83, 1998, pagg. 1116 e 1154. 31 – Ibidem; tale convinzione è particolarmente forte nel diritto spagnolo e francese, in cui si allude alla «fraude de ley» [frode alla legge] e all’«abus de droit» [abuso di diritto] che si genererebbero a seguito di un’estensione della tutela conferita dai brevetti o dai disegni industriali mediante il diritto dei marchi. 32 – In particolare, i punti 79 e 82, rispettivamente. 33 – Specialmente i paragrafi 30 e 39. 34 – Cornish, W./Llewelyn, D., [OSCURATO:PERSONA]: Patents, Copyright, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], 6ª ed., Ed. [OSCURATO:PERSONA] & Maxwell, Londra, 2007, pag. 710. 35 – Hildebrandt, U., Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis, Ed. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2006, pagg. 109 e 110, critica l’applicazione più indulgente della sentenza Philips da parte del Bundesgerichtshof. Ciononostante, la Suprema Corte tedesca non ha autorizzato la registrazione del mattoncino [OSCURATO:PERSONA] che è oggetto della presente controversia considerandolo esclusivamente funzionale e provocando in tal modo l’annullamento del marchio che, in un primo momento, era stato concesso in Germania; Bundesgerichtshof, comunicato stampa n. 158/2009 (http://juris.bundesgerichtshof.de /cgi‑bin/rechtsprechung). 36 – Punto 79 della sentenza Philips. 37 – La sentenza Philips è stata sempre seguita dal Tribunale di primo grado, dall’UAMI e, pur con le incertezze segnalate, dai diversi giudici nazionali. 38 – Punto 79 della sentenza Philips. 39 – Punti 81-83 della sentenza Philips. 40 – Mi ispiro, mutatis mutandis, al diritto tedesco, Hacker, F., op. cit., pag. 88; e statunitense, McCormick, T., «Will TrafFix “Fix” the [OSCURATO:PERSONA]?: TrafFix Devices, Inc. v. [OSCURATO:PERSONA], Inc. », 40 [OSCURATO:PERSONA], (2003), pagg. 541 e 566. 41 – Deduco tale affermazione a contrario dalla sentenza 30 giugno 2005, causa C‑286/04 P, Eurocermex/UAMI (Racc. pag. I‑5797, punti 22 e 23, e giurisprudenza ivi citata, poi confermata con sentenza 25 ottobre 2007, causa 238/06 P, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9375, punto 82). 42 Giurisprudenza costante della Corte di giustizia; v., per esempio, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, [OSCURATO:PERSONA]Roche/Centrafarm (Racc. pag. 1139, punto 7); 12 novembre 2002, causa C‑206/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑ 10273, punto 48), e 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, causa C‑412/05, (Racc. pag. I‑3569, punto 53). 43 – Punto 76. 44 – Per esempio, nelle sentenze 8 maggio 2008, causa C‑304/06, Eurohypo/UAMI (Racc. pag. I‑3297, punto 67) e 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI (Racc. pag. I‑5719, punto 25). 45 – Come giustamente indica Hacker, F., op. cit., pag. 88. 46 – Punto 40 della decisione della commissione di ricorso ampliata nella causa [OSCURATO:PERSONA]; TrafFix Devices, Inc. V. [OSCURATO:PERSONA], Inc, 532 U.S. 23 (2001). 47 – Sentenza Philips, punto 82. 48 – Ibidem, punto 80. 49 – Chiamate anche «chiavi USB» o «pen drive», in inglese. 50 – Che succede all’art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94. 51 – Per di più, se lo stesso legislatore ha previsto la possibilità che la tutela conferita dal marchio non si estenda a tutto il segno, mi sembra poco convincente la posizione difesa dall’UAMI. 52 – Bender, A., «[OSCURATO:PERSONA] des Anmeldeverfahrens», en Fezer, K.‑H., Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, Ed. C.H. Beck, Monaco, 2007, pag. 585. 53 – Nel diritto statunitense si usa l’espressione «significant non-reputation related disadvantage»; McCormick, T., op. cit., pag. 567. 54 – Sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C‑473/01 P e C‑474/01 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I‑5173, punto 33); 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI (Racc. pag. I‑5719, punto 25), nonché 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/UAMI (Racc. p. I‑3297, punto 67). 55 – Sentenza Philips, cit. (punto 57), e sentenza 20 settembre 2007, causa C‑371/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7709, punti 24‑27). 56 – In tal senso, v.  Hildebrandt, U., op. cit., pag. 110. 57 – Sentenza 11 giugno 2009, causa C‑542/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (Racc. pag. I-4937, punto 44). 58 – V., supra, paragrafo 68. 59 – V., supra, paragrafo 75.