Cassazione n. 21230/2026

tecontroTurboden s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cuonzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliata presso quest’ultimo;controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 529/2024 depositata il 21 febbraio 2024 dellaCorte di appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 1Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/20261. ─ Con due sentenze, una non definitiva, pubblicata l’11settembre 2018, e l’altra definitiva, pubblicata il 23 febbraio 2022, ilTribunale di Milano ha dichiarato la nullità dei brevetti di invenzione IT1 405 510, EP 2 699 797 ed EP 2 743 463, rilasciati a [OSCURATO:SOCIETA].,società attiva nel settore della progettazione, nello sviluppo e nellacommercializzazione di dispositivi e impianti energetici; il primo e ilterzo di tali brevetti erano titolati «impianto e processo per laproduzione di energia tramite ciclo Rankine organico», il secondo«apparato e processo per la generazione di energia mediante cicloRankine organico». Il giudizio era stato introdotto da [OSCURATO:SOCIETA].,la quale aveva in precedenza depositato due domande di brevettorelative a impianti a tecnologia radiale centrifuga: impianti che Exergyaveva intimato alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] di non produrre ecommercializzare, siccome interferenti coi suoi titoli di privativa.2. ─ Le due pronunce sono state impugnate da [OSCURATO:SOCIETA]. e daExergy [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del ramo di aziendaricomprendente le attività relative alle energie rinnovabili: ramod’azienda, già appartenente ad [OSCURATO:SOCIETA]., cui facevano capo i trebrevetti. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al gravame.Con sentenza del 21 febbraio 2024 la Corte di appello di Milanoha riformato la decisione definitiva con riferimento al capo delle speseprocessuali e ha confermato, per il resto, le pronunce impugnate.3. — Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],che ha fatto valere cinque motivi, e [OSCURATO:SOCIETA], che ne ha articolati due.Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto di entrambe leimpugnazioni. Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Preliminarmente deve rilevarsi che [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepitoquanto segue: nel presente giudizio di legittimità [OSCURATO:SOCIETA].,originaria titolare del brevetto, riveste la qualità di litisconsortenecessario pretermesso.Sez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 2Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/20262. — La controricorrente ha richiamato la giurisprudenza dilegittimità, secondo cui l'art. 122, comma 4, c.p.i., come modificatodall'art. 54 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, va interpretato nel sensoche l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industrialeivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro cherisultano annotati nel registro quali «aventi diritto», senza chel'aggiunta «in quanto titolari di esso», introdotta dal d.lgs. n. 131 cit.,comporti l'esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo,trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro «in quantotitolari», con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparitàdi trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatorianch'essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validitàdi quest'ultimo, i quali, diversamente, resterebbero vulnerati da unadeclaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudiziodi cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro(Cass. 18 giugno 2014, n. 13915; in senso conforme: Cass. 6 dicembre2019, n. 31932).3. — Si osserva, nondimeno, che, come si dirà, il ricorsoprincipale, vertente sulla validità dei brevetti contestati, risulta essereinfondato. Va dunque fatta applicazione del principio per cui la Corte dicassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere ilricorso, è esentata, in applicazione del principio della «ragione piùliquida», dall'esaminare le questioni processuali concernenti laregolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio difossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva delprincipio della ragionevole durata del processo (Cass. 18 aprile 2019,n. 10839); in termini generali, infatti, in applicazione del principioprocessuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo dimerito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche inSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 3Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026presenza di una questione pregiudiziale (per tutte: Cass. Sez. U. 8maggio 2014, n. 9936; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. 11 maggio2018, n. 11458).4. ― Venendo all’esame del ricorso principale, col primo motivoExergy [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.48 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005). La Corte di appello avrebbeimpropriamente conferito rilevanza a un’anteriorità remota rispetto alledomande di deposito dei brevetti — uno studio pubblicato su di unarivista specializzata di settore nel 1976 — senza enunciare i motivi percui l’esperto del ramo «avrebbe attinto a una pubblicazione così isolatae remota, a tutti gli effetti qualificabile come hidden knowledge».Inoltre, il Giudice distrettuale avrebbe mancato di considerare che, inforza del criterio di ripartizione dell’onere della prova dettato dall’art.121 c.p.i., non era [OSCURATO:SOCIETA] a dover dimostrare che quella anteriorità nonaveva influenzato il successivo sviluppo della tecnica: era piuttostoTurboden, a fronte di precise contestazioni di [OSCURATO:SOCIETA], a dover provareche lo studio in questione aveva influenzato la tecnica successiva.Il mezzo di censura riguarda il brevetto IT ‘510: ha ritenuto laCorte di appello essere del tutto irrilevante che l’anteriorità in questionefosse rappresentata da uno studio pubblicato su una rivistaspecializzata trentacinque anni prima della data di deposito delladomanda di brevetto, «posto che il decorso del suddetto periodo ditempo non è, di per sé, sufficiente per ritenere che le conoscenzeesposte in quello studio siano state dimenticate e non abbianoinfluenzato il successivo sviluppo della tecnica, come apoditticamenteaffermato dall’appellante senza fornire alcun elemento neppureindiziario a sostegno di siffatta affermazione».5. — Il motivo è infondato.La considerazione svolta dalla Corte di merito attiene al requisitodell’attività inventiva di cui all’art. 48 c.p.i., a mente del quale«[u]n'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se,Sez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 4Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidentedallo stato della tecnica». Come è noto, l’attività inventiva, o originalità,o ancora novità intrinseca dell’invenzione, vale a differenziarequest’ultima dalle conoscenze di un certo ambito della tecnica in undato momento storico; come è stato efficacemente sottolineato, essa«segna una linea di confine tra ciò che appartiene al divenire normaledi ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunqueoperatore del settore, e quindi non merita il brevetto, e ciò che è fruttodi una idea che supera le normali prospettive di evoluzione, che non èalla portata di tanti che in esso operano, e quindi merita l’attribuzionedel diritto esclusivo».L’art. 48 cit. richiede la non evidenza del trovato per il tecnico delsettore e ci si può dunque domandare se il giudizio di non evidenzapossa essere formulato a fronte di contributi specifici che siano peròrisalenti nel tempo: se, cioè, ai fini della valutazione dell’originalità,debbano essere esclusi dallo stato della tecnica studi divulgati in epocaremota.La ricorrente, richiamando la dottrina, rileva che la conoscenzanascosta, o hidden knowledge, è priva di rilievo per il giudizio di nonevidenza, non potendosi prendere in considerazione, al fine indicato,ciò che l’esperto, sulla base delle sue competenze professionali,preparazione e attitudini, non ricercherebbe: dovrebbe infatti tenersiconto che, nel quadro dell’apprezzamento dell’attività inventiva,contano le informazioni che l’esperto del ramo sarebbe indotto omotivato ad esaminare (would), e non quelle che potrebbe esaminare(could).In linea di principio tale rilievo merita condivisione. Rischia, però,di essere fuorviante nell’economia dello scrutinio della questione postacol mezzo di censura, perché finisce col sovrapporre la conoscenzanascosta alla conoscenza datata.In realtà, come osservato dal Procuratore Generale, vaSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 5Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026certamente escluso dalle conoscenze dell'esperto del ramo tutto ciò chenon appare più utile alla comprensione e al miglioramentodell'invenzione; non è di contro ragionevole «escludere dallo stato dellatecnica un documento il quale, seppur risalente rispetto al momentodella valutazione da parte dell'esperto del ramo, mantiene inalterato ilproprio apporto conoscitivo per il settore di interesse ed è quindi utileallo sviluppo del trovato».Questa Corte si è già espressa nel senso che, nel giudizio dievidenza della soluzione brevettuale, il criterio della prossimitàtemporale non rappresenta un requisito richiesto dalle normeapplicabili, né da criteri di logicità, potendo il decorso del tempo deporreper la volgarizzazione del trovato come per il suo oblio (Cass. 2 aprile2008, n. 8510, in motivazione). Tale proposizione, che trova conferma,in materia di brevetto europeo, nelle decisioni dei Boards of Appealdell’EPO, può essere circostanziata nel senso che esulano dallo statodella tecnica e non escludono, pertanto, l’originalità dell’invenzione,quelle conoscenze remote che, pur divulgate, sono state dimenticate ocadute in disuso, sicché non hanno più influenzato lo sviluppo delsettore, come pure quelle conoscenze che, per essere sempre risalentinel tempo, ma acquisite in settori diversi, debbano in concreto reputarsiestranee al bagaglio culturale dell’operatore del settore in cui si collocail trovato.Ora, con riguardo alla fattispecie che interessa l’inerenza dellostudio pubblicato nel 1976 al settore dell’invenzione brevettata (relativoagli impianti «ORC» per la produzione di energia) non è stato nemmenocontestata in appello (pag. 28 della sentenza impugnata).La Corte di appello ha poi mostrato di condividere l’accertamentodel consulente tecnico, che aveva preso in considerazione quale«documento di tecnica anteriore» lo studio del 1976 (cfr. sentenza, pag.22), osservando, come si è detto, che il decorso del tempo non bastava,da solo, a far ritenere che le conoscenze ivi espresse avesseroSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 6Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026influenzato il successivo sviluppo della tecnica, come invece affermatodall’odierna ricorrente, la quale non aveva fornito alcun elemento,neppure indiziario, a sostegno di siffatta affermazione. Non è correttoaffermare che in tal modo il Giudice distrettuale abbia riversato suExergy un onere probatorio che, a norma dell’art. 121, comma 1, c.p.i.,gravava sulla controparte; il senso delle parole spese nella sentenza èaltro: la Corte di Milano ha inteso difatti rimarcare che la ricognizioneoperata delineava un quadro caratterizzato dalla presenza di uno studioche non poteva considerarsi estraneo allo stato della tecnica, sicchécompeteva all’appellante fornire riscontri che sconfessassero taleevidenza.6. — Col secondo motivo del ricorso principale si oppone laviolazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 76 c.p.i.. Rileva laricorrente di aver rappresentato, in appello, l’errore in cui era incorso ilTribunale: il Giudice di primo grado, secondo quanto lamentato dallaparte appellante, si era difatti basato sulle conclusioni del c.t.u. equest’ultimo aveva ravvisato la carenza di attività inventiva sulla scortadi valutazioni puramente soggettive, omettendo di verificare se leanteriorità individuate anticipassero l’invenzione o contenesserocomunque suggerimenti in grado di indirizzare l’esperto del ramo versola soluzione rivendicata. Si deduce che «[l]a Corte di appello, anzichéporre rimedio alle lacune motivazionali della decisione di prime cure,all’occorrenza rinnovando la consulenza tecnica d’ufficio come a piùriprese chiesto dall’appellante, [aveva] del tutto ignorato o comunqueliquidato in maniera sbrigativa tali rilievi, qualificandoli alla stregua di‘una valutazione squisitamente tecnica’».Il terzo mezzo del ricorso principale prospetta l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.Ci si duole che la Corte di merito abbia mancato di enunciare le ragioniche l’avevano indotta ad aderire alle conclusioni del c.t.u. nonostantele precise critiche mosse dalle appellanti all’operato dell’ausiliario.Sez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 7Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026I due motivi investono la sentenza impugnata nella parte in cui laCorte di merito ha respinto alcune doglianze vertenti sull’accertatanullità di EP ‘767, e basate sull’operato del c.t.u. — il quale, a dettadell’appellante, avrebbe impropriamente valorizzato solo gli elementiaggiunti di tale brevetto rispetto al trovato registrato con il brevettonazionale IT ‘510 e si sarebbe così attestato su di una posizione segnatadalla valutazione atomistica dell’invenzione —, mancando diconsiderare che i documenti indicati dall’ausiliario non illustravano tuttele caratteristiche indicate nella rivendicazione 1 di EP ‘767 e noncontenevano suggerimenti che potessero indurre l’esperto del settore aoperare «in modo tale da ottenere l’assieme di caratteristicherivendicate» (cfr. pagg. 22 s. della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, con riguardo alla prima doglianza, che ilconsulente aveva analizzato il trovato secondo il criterio del ProblemSolution Approach e verificato che le caratteristiche aggiunte nellarivendicazione 1 del brevetto in questione non erano tali da conferireun idoneo livello inventivo allo stesso, posto che l’esperto del ramosarebbe stato indotto, partendo dal documento di arte nota(denominato D12), ad inserire anche le caratteristiche in questione;quanto alla seconda censura, ha osservato che con essa si proponevaun apprezzamento tecnico diverso da quello fatto proprio dall’ausiliarioe che non esisteva ragione che inducesse a disattendere le conclusionidi questo.7. — I due motivi sono inammissibili.Con essi si finisce per sollecitare una revisione critica del giudiziodi fatto dei Giudici di merito, che è fondato sulle indagini tecnichedemandate al c.t.u..Quanto al secondo motivo, deve rammentarsi che non rientranell'ambito applicativo dell'art. 360, n. 3, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicaSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 8Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (Cass. 14 gennaio 2019, n. 640; in senso conforme: Cass. 4marzo 2022, n. 7187). D’altro canto, chi denunci la violazione o falsaapplicazione di legge è tenuto, a pena d'inammissibilità della censura,di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, ma anche ad esaminarne il contenuto precettivo eraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con unaricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n.18998). Ebbene, il ricorso per cassazione non reca indicazione di branidella decisione impugnata che contravvengano alle norme indicate inrubrica: e tanto si spiega alla luce del rilievo per cui i brani dellacitazione e della comparsa conclusionale di appello riprodotti nel corpodel motivo di ricorso attengono essenzialmente a questioni di fatto (ivisi dibatte, infatti, del rilievo attribuito dal Tribunale ad alcuni documenticomprovanti specifiche anteriorità — D11 e D12 — e ci si duoledell’«esito di una perizia fortemente contraddittoria»).Per quel che concerne il terzo motivo, basterà evidenziare chel'art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modificheintrodotte dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 143 del 2012,prevede l'omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizioossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o«argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguenteinammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 26 gennaio2022, n. 2268). In particolare, nell’ambito del cit. art. 360, n. 5, c.p.c.non è inquadrabile la censura concernente deficienze argomentativeSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 9Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026della decisione in punto di recepimento delle conclusioni dellaconsulenza tecnica d’ufficio, esigendo, piuttosto, l'indicazione dellecircostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalitàcon cui si è svolto, si sia tradotto nell'omesso esame di un fatto decisivo,oggetto di discussione fra le parti (Cass. 26 luglio 2017, n. 18391; cfr.pure: Cass. 24 giugno 2020, n. 12387; Cass. 16 marzo 2022, n. 8584;Cass. 2 marzo 2023, n. 6322).8. — Col quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denunciala violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 51 e 76 c.p.i.. La censurainveste la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta invalidala porzione italiana di EP ‘463 per l’insufficiente descrizione delproblema tecnico nella domanda di brevetto. Si deduce che dal datonormativo non potrebbe desumersi un obbligo, in capo al richiedente ilbrevetto, di descrivere nella domanda di privativa il problema tecnicosotteso all’invenzione; si rileva, in particolare, che vincolare l’analisidella validità del brevetto non tanto alla risoluzione di un problematecnico, quanto alla sua espressa indicazione, equivarrebbe ad«oltrepassare di gran lunga i confini del dettato normativo»;l’imposizione della descrizione non si concilierebbe, inoltre, con ilProblem [OSCURATO:PERSONA], criterio di valutazione dell’originalità che èpacificamente accolto anche dalla giurisprudenza nazionale.Il quinto motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 82 c.p.i.. La sentenza impugnata è censurata peraver «declassato il brevetto per invenzione a brevetto per modello diutilità per il solo fatto che, a giudizio della Corte, l’effetto tecnicosarebbe stato ‘un vantaggio accessorio’». Secondo l’istante, ladifferenza tra l’oggetto di un brevetto per invenzione e quello di unbrevetto per modello di utilità è di natura ontologica: il brevettoconferisce protezione alla soluzione nuova e originale di un problematecnico, a nulla rilevando il più o meno elevato grado di importanzadella soluzione; il modello di utilità tutela, invece, l’apporto creativoSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 10Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026consistito nel conferire a un oggetto preesistente un’utilità nuova eulteriore.I due motivi aggrediscono la sentenza della Corte di appello conriguardo alla decisione da questa assunta in relazione a EP ‘463. Haritenuto il Giudice distrettuale che il detto brevetto non contenesseadeguata descrizione del problema tecnico, laddove solo in presenza diun’adeguata evidenziazione di quest’ultimo «è possibile valutare lasussistenza o meno del livello inventivo del trovato, requisitoindispensabile di validità ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 30/2005». LaCorte territoriale ha aggiunto che ove pure si reputasse chel'esplicitazione del problema tecnico che il trovato si propone di risolverecon una soluzione nuova possa essere operata in sede giudiziale, nellafattispecie l'invenzione si caratterizzerebbe per il raggiungimento di unvantaggio accessorio consistente nella maggiore comodità dismontaggio per la manutenzione e il trasporto di una turbina, onde«potrebbe possedere i requisiti di validità per il riconoscimento qualemodello di utilità di cui all’art. 82 d.lgs. n. 30/2005, ma non il livelloinventivo per la validità quale invenzione industriale».9. — I due motivi non meritano accoglimento.La ricorrente coglie nel segno laddove assume che non esiste unanorma che imponga di esplicitare nel testo brevettuale la descrizionedel problema tecnico che l’invenzione mira a risolvere.Per la verità, questa Corte ha affermato che ai fini delriconoscimento del brevetto per invenzione industriale è semprenecessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazionedel problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione,oltre che del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità cheil trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanzanon può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, aseguito della contestazione sulla validità del brevetto (Cass. 4novembre 2009, n. 23414).Sez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 11Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026Nondimeno, a norma dell’art. 76, comma 1, lett. b), c.p.i. edell’art. 138, comma 1, lett. b), c.b.e., il brevetto è nullo se l'invenzionenon è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, tale daconsentire a un esperto del ramo di attuarla. Le dette norme non fannomenzione della descrizione del problema tecnico: e ciò in quanto lafinalità della descrizione è quella di porre la persona esperta del ramonella condizione di attuare l’invenzione dopo la scadenza del brevetto edi consentire allo stesso esperto, nel periodo in cui il diritto di privativaè in vita, di conoscere il preciso ambito protetto dalle rivendicazioni;rispetto a tali finalità non è evidentemente necessario che sia fornitaespressa menzione del problema tecnico.D’altro canto, l’art. 21, comma 3, lett. c), d.m. 13 gennaio 2010,n. 33 (regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale),richiede che la descrizione imponga di «esporre l’invenzione in modotale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano esserecompresi; in termini analoghi si esprime il regolamento di esecuzionedella Convenzione sul brevetto europeo del 7 dicembre 2006, alla regola42, lett. c): «disclose the invention, as claimed, in such terms that thetechnical problem, even if not expressly stated as such, and its solutioncan be understood, and state any advantageous effects of the inventionwith reference to the background art» (e cioè: esporre l’invenzione,quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possacomprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamentedesignato come tale, e la sua soluzione, nonché indicare gli eventualivantaggi procurati dall’invenzione rispetto allo stato anteriore dellatecnica).Si è pure evidenziato, in dottrina, che l’irrilevanza dell’esattaindividuazione dei risultati pratici di applicazione dell’invenzioneandrebbe desunta a contrario dall’art. 2585, comma 2, c.c.: tale normalimita infatti, in via eccezionale, il contenuto del brevetto ai soli risultatiindicati dall’inventore nel caso in cui l’invenzione consistaSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 12Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026nell’applicazione tecnica di un principio scientifico che dia immediatirisultati industriali: con la conseguenza che solo in questi casi il dirittodi esclusiva potrebbe essere circoscritto ai risultati o all’uso indicatidall’inventore nella domanda di brevetto.Vero è che l’esigenza di una comprensione del problema tecnico,da parte dell’esperto del ramo, si atteggia nella pratica in mododifferente in considerazione della tipologia del trovato. Nel settore dellameccanica, poiché l’originalità dell’invenzione si riferisce solo allastruttura del prodotto, essendo il rapporto tra struttura e funzioneunivoco, la richiamata esigenza è meno avvertita; la funzione deltrovato assume invece un maggior rilievo nel campo delle invenzioni delsettore chimico o farmaceutico, ove non è possibile stabilire a priori lacorrelazione di cui si è detto: tant’è che, secondo Cass. 6 marzo 1995,n. 2575, per la brevettabilità di una invenzione in campo chimico non èsufficiente la semplice formulazione di una struttura molecolare,essendo invece necessaria l'indicazione della funzione di tale strutturain virtù delle proprietà possedute dal relativo composto al fine di evitareche l'ambito della protezione brevettabile non si estenda a tutte lepossibili combinazioni derivabili da una formula base che non sianostate descritte, quanto a proprietà ed utilizzazioni specifiche, nelladomanda iniziale.È altrettanto vero, però, che la necessità di circoscrivere l’ambitodella privativa può dirsi convenientemente soddisfatta tutte le volte incui il problema in questione, pur senza essere espressamente illustrato,sia comunque univocamente desumibile dal testo brevettuale: il che èesattamente quanto richiedono l’art. 21, comma 3, lett. c), d.m. 13gennaio 2010 e la regola 42, lett. c), del regolamento di esecuzionedella Convenzione sul brevetto europeo.È in tal senso, e solo in tal senso, che può condividersil’affermazione della Corte territoriale secondo cui ai fini della sufficientedescrizione dell’invenzione, ai sensi dell’art. 51 c.p.i., è necessario cheSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 13Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026nella domanda di brevetto sia chiaramente evidenziato quale sia ilproblema tecnico che il trovato si propone di risolvere.Un’indagine circa il reale portato di tale enunciato del Giudicedistrettuale — che è basato sull’accertamento del c.t.u., secondo cui ilproblema tecnico era «privo di riscontro nel testo brevettuale»(sentenza impugnata, pag. 37) — e circa le ricadute del dictum inquestione sulla sorte del presente giudizio di legittimità risulterebbeperaltro superflua, posto che la sentenza impugnata ha chiarito, comesi è visto, che, indipendentemente dalla rappresentazione del nominatoproblema tecnico all’interno del testo del brevetto, il trovato sicaratterizzava per il mancato possesso di una sufficiente originalità.A tale proposito, non conta che il Giudice distrettuale abbia pureaffermato che l’apparecchio ideato «potrebbe possedere i requisiti divalidità per il riconoscimento quale modello di utilità»: è, questo, unevidente obiter dictum; rileva, invece, che la Corte territoriale abbiachiaramente ritenuto che il trovato fornisse un vantaggio accessoriodato dalla «maggiore comodità di smontaggio per la manutenzione e iltrasporto della turbina», onde, a suo avviso, non presentava «il livelloinventivo per la validità quale invenzione industriale». Nella sentenza èrichiamato il brano della relazione di consulenza tecnica ove èeffettivamente esposto che la comodità dello smontaggio e deltrasporto non integravano un vero e proprio problema tecnico, ma unvantaggio accessorio e residuale.Come è noto, l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione diun problema tecnico, non ancora risolto, che la rende idonea ad avereconcrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare unprogresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti, mentre ilmodello di utilità, che pure richiede un carattere di intrinseca novità,opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggettopreesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova edulteriore (Cass. 27 luglio 2021, n. 21565; Cass. 10 agosto 2016, n.Sez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 14Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/202616949; cfr. pure Cass. 13 novembre 2012, n. 19715); l’accertamento,poi, della sussistenza, in concreto, dell'una o dell'altra figura spetta algiudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il viziodi motivazione (Cass. 10 agosto 2016, n. 16949, cit.).Ebbene, la sentenza impugnata si sottrae, in punto di diritto, acensura in quanto la Corte territoriale, facendo proprie le conclusionidel c.t.u., ha chiaramente escluso che EP ‘463 costituisse risposta a unproblema tecnico e che potesse quindi qualificarsi, sotto tale profilo,come brevetto di invenzione; ha inoltre precisato che il trovato nonesibiva l’altezza inventiva richiesta dall’art. 48 c.p.i.: argomento,questo, sicuramente convergente nella direzione del mancatoaccoglimento della domanda proposta. Esula, come è ovvio, dai compitidella Corte di legittimità ogni verifica quanto alla correttezza dellaricognizione della fattispecie concreta portata all’esame del giudice delmerito.Il quinto motivo va dunque disatteso.Ciò basta a determinare l’inammissibilità del quarto mezzo.Poiché esso aggredisce una delle due rationes decidendi adottate dallaCorte di appello per dar ragione della nullità della frazione italiana diEP ‘463, va fatta applicazione del principio per cui ove la decisione dimerito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102;Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).10. — Col primo motivo del ricorso incidentale si oppone la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Chi impugna lamentaSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 15Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026che la Corte di merito abbia affermato che il preteso trovato rivendicatodalla porzione italiana di EP ‘463 potrebbe possedere i requisiti divalidità per il riconoscimento quale modello di utilità pur non avendoExergy richiesto la conversione del titolo da brevetto per invenzione inmodello di utilità.Col secondo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 86 c.p.i. La Corte diappello avrebbe impropriamente affermato che il preteso trovatorivendicato dalla porzione italiana di EP ‘463 potrebbe possedere irequisiti di validità per il riconoscimento quale modello di utilitànonostante il testo del brevetto non indichi quale sarebbe la pretesaparticolare efficacia o comodità di impiego perseguita da tale brevetto.Entrambi i motivi sono inammissibili.Essi non hanno attinenza al decisum, in quanto la Corteterritoriale non ha affatto convertito EP ‘463 in modello di utilità: hasemplicemente evidenziato che il trovato «potrebbe possedere irequisiti di validità per il riconoscimento quale modello di utilità», senzatrarre da questa supposizione alcuna conclusione quanto allaconfigurazione, in concreto, di questo titolo di privativa.11. — In conclusione, va respinto il ricorso principale e dichiaratoinammissibile quello incidentale.12. — Le spese di giudizio possono compensarsi per l’intero,stante la soccombenza reciproca dei contendenti. P.Q.MLa Corterespinge il ricorso principale e dichiara inammissibile quelloincidentale; compensa le spese del giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte delle ricorrenti, principale e incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 16Numero registro generale 12215/2024Numero sezionale 2229/2026Numero di raccolta generale 21230/2026Data pubblicazione 22/06/2026stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 12215/2024camera di consiglio 21.5.2026 17