Cassazione n. 21638/2023

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due legali in Roma, Piazza di Pietra,26 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluigi A. Muscas e prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 52; –controricorrente– avverso la sentenza n. 1928/2021, della Corte di Appello di Milano, pubblicata il 22.6.2020, non notificata. Oggetto: Marchio -nullità - contraffazione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 16 novembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (al fine di ottenere (i) l’accertamentodella contraffazione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] del marchio italiano n. 0001608973, depositato il 17.1.2014 e registrato in data 7.10.2014 per calzature, del marchio italiano n. 0001608974, parimenti depositato il 17.1.2014 e registrato in data 7.10.2014 per calzature, nonché del marchio comunitario n. 013046198, depositato il 1.7.2014 e registrato in data 18.5.2017 nelle classi 16,18 e 25; (ii) l’accertamento del compimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di atti di concorrenza sleale per imitazione confusoria, concorrenza parassitaria, agganciamento ed appropriazione di pregi; (iii) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, e (iv) l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale (inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione dei prodotti, pubblicazione della sentenza, previsione di specifiche penali). Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva n. 2368 del 9.4.2020 (i) ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità dei marchi di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e posti a fondamento dell’azione di contraffazione; (ii) ha accertato la contraffazione di tali marchi ad opera di [OSCURATO:PERSONA] rilevando, in sintesi, l’identità dei segni apposti da [OSCURATO:PERSONA] sulle proprie calzature ed i marchi registrati di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e l’elevata somiglianza tra le caratteristiche dei prodotti in questione con conseguente (illecito) effetto confusorio; (iii) ha accolto la domanda di accertamento del compimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. per imitazione confusoria, concorrenza parassitaria, agganciamento ed appropriazione di pregi; (iv) ha inibito a [OSCURATO:PERSONA] la prosecuzione delle condotte illecite di fabbricazione, commercio, pubblicità ed uso dei prodotti realizzati e commercializzati in contraffazione dei marchi e dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA], ordinando altresì il ritiro dal commercio di tali prodotti e la loro distruzione, il tutto con previsione di una specificae distruzione e per ogni inosservanza dell’inibitoria ed ordine di pubblicazione del dispositivo della decisione sul Corriere della Sera e sulla rivista [OSCURATO:PERSONA]; (v) con separata ordinanza, ha penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini di ritiro disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di risarcimento dei danni conseguenti agli accertati illeciti. 2. L’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di appello di Milano, che con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di lite. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con cinque motivi e anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso e anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. La ricorrente deduce con il primo motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 25 c.p.i. e degli artt. 7, comma 1, lett. e), e 59 Reg. U.E. n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e lamenta la violazione del criterio legale da seguire per stabilire quando un marchio di “forma o altra caratteristica del prodotto” è nullo perché “dà valore sostanziale al prodotto”. Secondo la ricorrente, la Corte di appello, pur avendo riconosciuto il valore estetico e ornamentale del segno (la stella mozzata) e quindi la sua idoneità a conferire valore sostanziale ai prodotti in cui era incorporato, aveva ritenuto non dimostrata la prevalenza del carattere ornamentale su quello distintivo ed era quindi incorsa in errore di diritto, circoscrivendo l’impedimento alla registrazione alle sole ipotesi in cui il carattere ornamentale non fosse prevalente, mentre non era tutelabile come marchio qualsiasi forma estetica e funzionale. Il motivo non è pertinente e specifico rispetto alla ratio decidendi. L’art.9 del c.p.i, così come la corrispondente norma europea [art.7, lettera e) Reg.1001/2017], esclude la registrazione come marchio d'impresa dei segni costituiti esclusivamente: a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto. Nella specie la Corte di appello ha escluso che si fosse in presenza di un marchio di forma (sentenza impugnata, pag.9) perché la stella mozzata non costituisce una qualità strutturale del prodotto da esso non scindibile ma è semplicemente un segno apposto sul prodotto, acquistato per il complesso delle qualità apprezzate dal pubblico. La Corte territoriale ha aggiunto che si era in presenza non già di un segno esclusivamente di forma che possa dare un valore sostanziale al prodotto, ma di un segno figurativo, che può essere apposto ed è apposto su altri prodotti merceologici della [OSCURATO:PERSONA], e che individua una serie di caratteristiche qualitative del prodotto che lo rendono appetibile sul mercato; la figura, pertanto, apposta ha una capacità prevalentemente identificativa del prodotto pur conservando la sua originalità nella configurazione. La Corte, quindi, nel recepire la decisione di primo grado e dopo aver precisato che un marchio, per poter essere considerato nullo, deve avere ad oggetto un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto, ha accertato che il segno in questione svolge una funzione prevalentemente distintiva.L’affermazione della Corte territoriale, tra l’altro corrispondente a un accertamento fattuale di competenza del giudice di merito, non è puntualmente censurata dalla ricorrente, che non deduce e non dimostra che la stella mozzata de qua sia una forma o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto (scarpa) o necessaria per ottenere un risultato tecnico o che conferisca un valore sostanziale al prodotto. Appaiono quindi non pertinenti le argomentazioni della ricorrente circa la presenza di una componente estetico-ornamentale e circa il suo rapporto di prevalenza o meno rispetto alla componente distintiva del segno. 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 13 e 121 c.p.i. e 7 Reg. UE n. 2017/1001 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. nonché violazione dei criteri legali sulla ripartizione dell’onere della prova in relazione al giudizio di distintività dei marchi. La ricorrente osserva che la Corte ha ritenuto che l’onere della prova sulla non distintività fosse a carico della parte che chiede la dichiarazione di nullità, ma rileva che tuttavia tale onere può essere assolto se le risultanze istruttorie acquisite sono comunque adeguate alla formazione del convincimento del giudice secondo il principio generale di acquisizione. Aggiunge la ricorrente che controparte aveva implicitamente ammesso che la figura utilizzata era frequentemente presente nel settore fashion e non aveva mai allegato una indagine demoscopica da cui emergesse che i consumatori associavano la figura in questione al brand . Gli accertamenti in fatto avrebbero riguardato anche altri fatti rilevanti da cui non erano state tratte le adeguate conseguenze in diritto e in particolare, ad esempio, che la figura era utilizzata anche da altre case di moda, mentre non era stato dimostrato il carattere distintivo, né condotta una indagine demoscopica. La censura è inammissibile.In disparte il non meglio argomentato richiamo all’art.2909 cod.civ., tutte le censure proposte, lungi dal denunciare alcuna effettiva violazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c., si limitano a lamentare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie. Al proposito occorre ricordare che il cattivo esercizio del poter e di apprezzamento delle prove non legali da partedel giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., n.11892/2016). Nel caso di specie, infatti, il giudice ha valutato gli esiti probatori per fondare il suo convincimento che la figura in questione abbia una funzione distintiva dell’attività produttiva dell’azienda, sottolineando, in più passaggi, che la figura è apposta sull’intera produzione che è più ampia rispetto al fattore trainante della produzione delle sneakers. Nella seconda parte della censura proposta dalla ricorrente v’è la riprova che la doglianza è relativa alla valutazione delle prove e non alla ripartizione dell’onere probatorio, perché la ricorrente, proponendo una sua valutazione degli esiti istruttori orientata alla propugnata decisività degli elementi istruttori omessi, ritiene che la loro valutazione avrebbe dovuto incidere sul libero convincimento del giudice. Il potere del giudice divalutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti"; è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., S.U., n.20867/2020; Cass., n. 16016/2021); tale valutazione, inoltre, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti attualmente previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ex multis Cass., n. 34786/2021; Cass., n.5734/2019). 6. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 25 CPI e degli artt.7, comma 1, lett. b), e d), e 59 Reg. UE n. 2017/1001 in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c., nonché violazione dei criteri legali da seguire per stabilire quando un marchio è nullo perché privo di capacità distintiva. Aggiunge la ricorrente che la capacità distintiva del marchio dovrebbe essere verificata in positivo premesso che i colori, le forme del prodotto o della sua confezione, o gli slogan non svolgono normalmente una funzione distintiva, perché percepiti normalmente dal consumatore come ornamentali o decorativi. La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendisul punto in questione. La Corte ha condiviso le conclusioni del Tribunale definendo che: «la generica figura di una stella non può costituire parametro di valutazione del carattere distintivo del segno [OSCURATO:PERSONA]: la particolare sagoma di stella deformata che caratterizza i marchi [OSCURATO:PERSONA] distingue i segni contestati dagli esempi di sneakers di altri brand che l’appellante ha richiamato e che recano invece immagini di stelle standard». La Corte ha aggiunto in particolare che la peculiarità dei tagli e del posizionamento del marchio sui prodotti denota anche il carattere della novità, perché prima della registrazione non veniva utilizzata la figura con le medesime caratteristiche grafiche, avvalorando la conclusione della capacità distintiva del segno. Ancora una volta la censura fonda le sue doglianze su una diversa e personale valutazione degli esiti istruttori che non è ammissibile in sede di legittimità,se non nei limiti già ricordati di denuncia del vizio motivazionale come attualmente consentiti dall’ordinamento, che non ricorrono nel caso in esame. 7. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. e dell’art. 9, comma 1, lett. b), del Reg. UE 2017/1001 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché violazione dei criteri legali per stabilire quando un segno eguale o simile ad esso ne costituisce o meno contraffazione. La Corte avrebbe configurato la stella deformata come marchio forte, incorrendo in un errore di diritto nella distinzione tra marchio debole e forte, poiché siarriverebbe al paradosso che «una qualsiasi stella- che costituisce l’archetipo dei segni di uso comune privi di capacità distintiva…..» dovrebbe considerarsi “marchio forte”. La classificazione, invece, del marchio come debole consentirebbe una tutela concriteri meno rigorosi limitando la protezione alle sole parti del segno dotate di originalità. La ricorrente evidenzia, in ogni caso che anche la qualificazione del marchio come forte consente di configurare contraffazione soltanto se vi sia «appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore», che, nel caso di specie non era configurabile, poiché la stella apposta su alcuni dei suoi prodotti non è tagliata, ma supera la cucitura del portastringhe. Lamenta la ricorrente che la Corte di appello avrebbe usato due pesi e due misure nel valutare prima la validità del marchio rispetto alle stelle preesistenti e poi il suo ambito di protezione: era troppo comodo, osserva la ricorrente, invocare la peculiarità della stella a cinque punte, mozzata in modo molto particolare perché privata della punta superiore e di parte della inferiore destra, quando si trattava di argomentarne la distintività, e poi, allorché invece si trattava di difendere il segno contro i segni usati da altri, opporla a qualsiasi stella. Anche questa doglianza offre una interpretazione della motivazione strumentale alla configurazione della censura. La Corte di appello, infatti, ha motivato facendo riferimento alle decisioni di questa Corte che hanno più volte chiarito che in caso di marchio forte (dall'origine o per vicende successive), la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel quid plurische connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta (Cass.,n. 9769/2018). La Corte territoriale ha proceduto ad accertare che la somiglianza riguardasse il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, ha valutato la sussistenza o meno dell'affinità tra i prodotti e ha verificato la sussistenza o meno del rischio di associazione. Proprio in tale direzione ha precisato che anche per quelle calzature «in cui la punta superiore della stella non è tagliata ma supera la cucitura del portastringhe, le variazioni rispetto al marchio registrato non siano sufficienti ad escludere la confondibilità». E ciò ha fatto rimarcando che il concetto di confondibilità non coincide con quello di esatta riproduzione del marchio, ma con una valutazione di somiglianza tale che induca il consumatore a confondere i prodotti, essendo sufficiente a tal fine, che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo (Cass., n. 27217/2021).In tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass., n.1906/2010). Infine, va ricordato che un marchio, è forte solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento (Cass., n.12368/2018). Sul punto la Corte di appello ha dato ampia motivazione sulla circostanza che il marchio di [OSCURATO:PERSONA] abbia di per sé una distanza concettuale dalla tipologia del prodotto contrassegnata e quindi abbia una forte capacità distintiva del tutto disgiunta da una specifica relazione con le caratteristiche dei prodotti su cui è apposto (calzature). In particolare, a pagina 15, primo periodo, la Corte di appello ha espresso un giudizio di merito, osservando che anche nei modelli di scarpe [OSCURATO:PERSONA] che si discostavano dai corrispondenti modelli [OSCURATO:PERSONA] e in cui la punta superiore della stella non era tagliata la confondibilità dei segni sussisteva comunque per un particolare effetto visivo, determinato dal fatto che la cucitura del portastringhe tagliava la punta superiore della stella alla stessa altezza in cui la punta superiore della stella [OSCURATO:PERSONA] risultava mozzata. Concetto questo ripreso dalla Corte di appello a pag.16, laddove (secondo capoverso) ha apprezzato la forte somiglianza confusoria fra i segni anche nel caso in cui la punta superiore della stella [OSCURATO:PERSONA] superava la cuciture del portastringhe alla luce di una valutazione globale e sintetica, d’impatto, cioè, tra i due segni. Giudizio di fatto, ancora una volta, non sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale e non certo per violazione di legge. 8. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c.in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. , nonché v iolazione dei criteri legali per l’accertamento della sussistenza di concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi e parassitaria. La ricorrente lamenta che la Corte abbia accertato la sussistenza del predetto illecito, nonostante che la condotta della ricorrente fosse lecita dato il carattere non distintivo del marchio. La censura mossa dalla ricorrente con riferimento alla concorrenza sleale confusoria si propone come ulteriore conseguenza dei rilievi posti nei motivi precedenti sulla asserita non capacità distintiva del marchio [OSCURATO:PERSONA] e pertanto si infrange contro la adeguat a motivazionede lla Corte di appello in punto confondibilità dei segni, confermata dall’inammissibilità delle censure precedenti. L’accertamento della contraffazione del marchio si accompagna quindi correttamente a quello della concorrenza sleale confusoria, prevista dal n.1 dell’art.2598 cod.civ. per il caso in cui l’imprenditore concorrente usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri. Le ulteriori censure proposte dalla ricorrente in tema di atti di concorrenza sleale per imitazione servile, per appropriazione pregi per agganciamento e per concorrenza parassitaria appaiono invece inammissibili per difetto di interesse perché la ricorrente, gravata dell’accertamento di atti di concorrenza sleale confusoria, non nutre un apprezzabile interesse a veder escludere nelle stesse condotte differenti e concorrenti titoli di responsabilità concorrenziale, interesse peraltro neppure dedotto e argomentato. 9.Per quanto esposto, il ricorso va complessivamente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000,00 per onorari e € 200,00 per esborsi oltre per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti pr