Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:745
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑553/08 P
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, nn. 1 e 2 — Domanda di dichiarazione di nullità — Impugnazione incidentale — Marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso»
Massime dell’ordinanza
1.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della
Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi
composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio —
Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. c), 2 e 3]
3.
Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo
in seguito all’uso
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, nn. 1 e 2)
1.
Risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione è limitata ai motivi
di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva a constatare e giudicare i fatti pertinenti, nonché a valutare
gli elementi di prova. Pertanto, la valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, salvo il caso di un loro
snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte in sede di impugnazione.
(v. punto 49)
2.
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l’art. 7,
n. 2, del medesimo regolamento, un marchio deve essere escluso dalla registrazione qualora sia composto esclusivamente da
segni o indicazioni che gli conferiscono un carattere descrittivo in una parte della Comunità.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del detto regolamento, il n. 1, lett. c), di tale articolo non si applica se il marchio
ha acquisito per i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all’uso che
ne è stato fatto.
Ne consegue che un marchio può essere registrato a norma dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento solo se viene fornita la
prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in
cui esso aveva inizialmente carattere descrittivo ai sensi del n. 1, lett. c), del medesimo articolo.
(v. punti 58-60)
3.
I rispettivi ambiti di applicazione del n. 1 e del n. 2 dell’art. 51 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario sono
differenti. Più precisamente, l’art. 51, n. 1, non fornisce un fondamento per l’azione di nullità nei confronti di un marchio
che abbia acquisito carattere distintivo in virtù dell’uso che ne è stato fatto anteriormente al deposito della domanda di
registrazione, dal momento che tale marchio non è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’art. 7 del citato
regolamento. Quanto al n. 2 dell’art. 51, esso riguarda unicamente i marchi che abbiano acquisito carattere distintivo in
virtù dell’uso che ne è stato fatto successivamente alla loro registrazione, malgrado che questa sia stata effettuata in contrasto
con le disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett. b)‑d), del citato regolamento e che quindi il marchio dovesse essere annullato
a tale titolo.
(v. punto 91)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
2 dicembre 2009 (
*
)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, nn. 1 e 2 – Domanda di dichiarazione di nullità – Impugnazione incidentale – Marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso»
Nel procedimento C‑553/08 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 15 dicembre 2008,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Austria), rappresentata dall’avv. B. Kuchar, Rechtsanwältin,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
, rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA].
, con sede in Milwaukee ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. A. Bryson, barrister, incaricato dalla sig.ra V. Marsland, solicitor,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dalla sig.ra C. Toader, presidente di sezione, e dai sigg. C.W.A. Timmermans e P. Kūris (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 ottobre 2008, causa T‑405/05, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. II‑2883; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il ricorso della
detta società inteso ad ottenere l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 luglio 2005 (caso R 499/2004‑4; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
L’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), intitolato
«Impedimenti assoluti alla registrazione», disponeva quanto segue:
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità,
la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali
si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
3
Rubricato sotto il titolo «Cause di nullità assoluta», l’art. 51, nn. 1 e 2, del detto regolamento così recitava:
«1. Su domanda presentata all’[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato
nullo:
a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 5 o dell’articolo 7;
b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.
2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non
può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per
i prodotti o servizi per i quali è stato registrato».
4
L’art. 74, n. 1, del medesimo regolamento, intitolato «Esame d’ufficio dei fatti», stabiliva quanto segue:
«Nel corso della procedura l’[UAMI] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti
relativi alla registrazione, l’[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate
dalle parti».
5
Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario
(GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di causa, alla presente
controversia continua ad applicarsi il regolamento n. 40/94.
I fatti
6
Il 26 marzo 1996 la società [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha chiesto dinanzi all’UAMI la registrazione del marchio
denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 41 e 42 di cui
all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della
registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– «audiocassette; apparecchi per l’insegnamento audiovisivi; compact disc audio; compact disc video; software; programmi per
computer; registratori a nastro magnetico; nastri video; videoregistratori; parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti»,
rientranti nella classe 9;
– «libri; stampati; manuali; riviste; pubblicazioni stampate; trasparenti; materiale per l’istruzione; materiale per l’insegnamento;
parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti», rientranti nella classe 16;
– «servizi di uffici di collocamento; servizi di personale temporaneo», rientranti nella classe 35;
– «organizzazione e direzione di conferenze e seminari; affitto di proiettori ed accessori cinematografici; noleggio di videoregistrazioni,
registrazioni audio e film; organizzazione di esposizioni; produzione di nastri audio e video; servizi di educazione, di istruzione,
di insegnamento e di formazione, tutti concernenti la preparazione e la valutazione di personale impiegato in uffici e industrie,
tecnico e autisti; servizi di informazione e consulenza, tutti concernenti quanto sopra», rientranti nella classe 41;
– «servizi di consultazioni professionali e specialistiche, tutte concernenti la valutazione attitudinale e la gestione del
personale, l’esame della personalità, l’esame psicologico e la consulenza professionale; servizi di esame psicologico e della
personalità; consulenze in materia di scelta della professione più adeguata alle attitudini personali; valutazione individuale
per determinare le capacità professionali; servizi di psicologia del lavoro; ideazione e sviluppo di software; servizi di
consulenza in materia di valutazione, sviluppo e impiego delle risorse umane; alloggi temporanei; servizi d’informazione e
di consulenza e redazione di relazioni, tutti relativi a quanto sopra citato; servizi di approvvigionamento», rientranti nella
classe 42.
7
La domanda di registrazione è stata in un primo momento respinta a norma dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94,
ma, sulla scorta delle prove presentate dal titolare del marchio per dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo in
seguito all’uso, tale marchio è stato infine registrato il 13 gennaio 2000 e pubblicato nel
Bollettino dei marchi comunitari
del 28 febbraio 2000.
8
Il 27 ottobre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una domanda di nullità del marchio suddetto sulla base dell’art. 51, n. 1, del
regolamento n. 40/94, deducendo che la sua registrazione era stata effettuata in violazione dell’art. 7, nn. 1, lett. c),
e 3, del medesimo regolamento e che i documenti prodotti per dimostrare che il marchio aveva acquisito carattere distintivo
in seguito all’uso non comprovavano tale circostanza in tutte le parti significative della Comunità.
9
La suddetta domanda di nullità è stata respinta dalla divisione di annullamento dell’UAMI con decisione in data 29 aprile
2004. La divisione di annullamento ha affermato che l’impedimento alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 40/94 era applicabile soltanto negli [OSCURATO:PERSONA] membri dove la lingua ufficiale è l’inglese, vale a dire il
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e l’[OSCURATO:PERSONA], dal momento che, avendo carattere descrittivo soltanto in tale
lingua, la parola «manpower» non sarebbe stata considerata descrittiva dai consumatori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Nondimeno,
secondo la detta divisione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva provato, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA], che il marchio in questione
aveva acquisito un carattere distintivo in ragione dell’uso. Per giungere a tale conclusione, la divisione di annullamento
dell’UAMI ha tenuto conto di prove riguardanti il periodo successivo alla registrazione del marchio.
10
Il 22 luglio 2005 la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione di cui sopra.
Essa ha concluso che la registrazione del marchio doveva essere rifiutata, a norma dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94, nella misura in cui esso aveva carattere descrittivo in otto [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA],
in Germania, in Austria, nei [OSCURATO:PERSONA], in Svezia, in Finlandia e in Danimarca. Tuttavia, la commissione di ricorso ha riconosciuto
che, in questi otto [OSCURATO:PERSONA] membri, il marchio aveva acquistato, alla data di deposito della domanda di nullità, un carattere
distintivo in seguito all’uso fattone, ai sensi dell’art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94. Inoltre, la detta commissione
di ricorso ha considerato quale pubblico interessato gli eventuali datori di lavoro che utilizzano personale temporaneo e
le persone che si occupano di tali impieghi.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
11
Il 14 novembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l’annullamento della decisione controversa,
facendo valere – giusta l’ultima formulazione delle sue richieste – due motivi. Il primo motivo riguardava la violazione dell’art. 7,
n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio registrato sarebbe stato privo di carattere distintivo
ed avrebbe avuto carattere descrittivo dei prodotti e servizi contemplati dalla domanda di registrazione nell’intera Comunità,
vale a dire anche negli [OSCURATO:PERSONA] membri per i quali la commissione di ricorso aveva constatato l’assenza di carattere descrittivo.
Il secondo motivo di annullamento riguardava la violazione degli artt. 51, n. 2, e 74, n. 1, del detto regolamento.
12
[OSCURATO:PERSONA] è intervenuta in giudizio ed ha chiesto al Tribunale la riforma della decisione controversa, deducendo che, a
suo avviso, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 non ostava alla registrazione del marchio [OSCURATO:PERSONA], in quanto
questo non aveva carattere descrittivo in alcuno degli otto [OSCURATO:PERSONA] membri considerati dalla detta decisione, vale a dire il
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria, il [OSCURATO:PERSONA]
di Svezia, la Repubblica di Finlandia ed il [OSCURATO:PERSONA].
13
Dopo aver constatato, al punto 56 della sentenza impugnata, che la valutazione del carattere asseritamente descrittivo del
marchio registrato consiste nel rispondere alla questione se la parola «manpower» possa, nell’uso comune dal punto di vista
del pubblico destinatario, servire a designare, direttamente oppure tramite la menzione di una delle loro caratteristiche
essenziali, i prodotti o i servizi protetti dal marchio stesso, e, al punto 57 della medesima pronuncia, che il pubblico destinatario
è costituito dall’insieme della popolazione in età lavorativa, il Tribunale ha affermato, al successivo punto 58, che giustamente
la commissione di ricorso aveva concluso che la parola suddetta era descrittiva, nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], dei servizi
di un ufficio di collocamento o di un’agenzia per il lavoro temporaneo.
14
Al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì riconosciuto, nei due [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra, il carattere descrittivo
della parola «manpower» per la maggior parte dei prodotti e dei servizi tutelati dal marchio suddetto e rientranti nelle classi 9,
16, 41 e 42.
15
Ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la parola «manpower» presentava carattere descrittivo
anche per tutti i prodotti e servizi tutelati dal marchio suddetto in Germania e in Austria.
16
Per contro, al punto 89 della detta pronuncia, il Tribunale ha constatato che la commissione di ricorso, oltre a non aver
preso in considerazione l’insieme del pubblico pertinente, non aveva neppure dimostrato che l’inglese fosse utilizzato, anche
solo in alternativa alla lingua nazionale, per rivolgersi ai membri del pubblico considerato. Il Tribunale ha così concluso,
al successivo punto 90 della sua sentenza, che la commissione di ricorso aveva commesso un errore di valutazione affermando
che nei [OSCURATO:PERSONA], in Svezia, in Danimarca e in Finlandia il marchio controverso era descrittivo dei servizi e dei prodotti
in questione.
17
Tuttavia, al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, per quanto riguardava i restanti [OSCURATO:PERSONA] membri
non anglofoni della Comunità, giustamente la commissione di ricorso aveva constatato che in essi il marchio dell’interveniente
non era descrittivo.
18
Tale situazione ha portato il Tribunale a riformare la decisione controversa, dichiarando, al punto 94 della sentenza impugnata,
che il marchio suddetto non era descrittivo dei prodotti e servizi per i quali era stato registrato nei [OSCURATO:PERSONA], in Svezia,
in Danimarca e in Finlandia, ed accogliendo dunque parzialmente la domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il Tribunale ha
respinto perché infondato il primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA].
19
Quanto al secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha in primo luogo affermato, al punto 123 della sentenza impugnata,
che tale motivo era diventato inoperante a motivo della riforma della decisione controversa, nella misura in cui esso riguardava
l’uso del marchio nei [OSCURATO:PERSONA], in Svezia, in Danimarca e in Finlandia.
20
Dopo aver ricordato, ai punti 130‑132 della sentenza impugnata, gli elementi che l’autorità competente deve prendere in considerazione
per stabilire se un marchio abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, il Tribunale ha
concluso, ai punti 135, 139 e 140 della medesima pronuncia, che giustamente la commissione di ricorso aveva ritenuto dimostrata
l’acquisizione, da parte del marchio registrato, di carattere distintivo in seguito all’uso nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in
Germania e in Austria.
21
Inoltre, al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che il carattere distintivo acquisito dal marchio
per i servizi rientranti nella classe 35 doveva estendersi ai prodotti e servizi protetti dal marchio rientranti nelle altre
classi per le quali quest’ultimo era stato registrato.
22
Infine, il Tribunale ha statuito, al punto 146 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva senz’altro tenuto
conto della data di deposito della domanda di nullità come data pertinente per valutare il carattere distintivo acquisito
in seguito all’uso, e che essa aveva altresì potuto – senza così incorrere in una motivazione contraddittoria o in un errore
di diritto – tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data della domanda di nullità, consentivano di trarre conclusioni
in ordine alla situazione quale si presentava a quella stessa data.
23
Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha riformato la decisione controversa dichiarando che il marchio [OSCURATO:PERSONA] n. 76059
«non è descrittivo dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato nei [OSCURATO:PERSONA], in Svezia, in Finlandia e in Danimarca»,
ma ha mantenuto il dispositivo della detta decisione, disponendo al contempo il rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] nonché
il rigetto della parte restante del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA].
Conclusioni delle parti
24
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e la declaratoria di nullità del
marchio [OSCURATO:PERSONA] per l’insieme dei prodotti e servizi da esso contraddistinti, ovvero, in via subordinata, l’annullamento
della sentenza impugnata nella parte riguardante la mancata prova del carattere distintivo acquisito dal marchio in questione
e il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, nonché, in ogni caso, la condanna dell’UAMI e della [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le
proprie spese nonché quelle sostenute da essa ricorrente nel corso dei procedimenti dinanzi all’UAMI e dinanzi al Tribunale
ed alla Corte.
25
L’UAMI conclude per il rigetto dell’impugnazione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
26
[OSCURATO:PERSONA], parte interveniente in primo grado, conclude per il rigetto dell’impugnazione e, tramite impugnazione incidentale,
chiede, in via principale, la modifica della decisione controversa nel senso di una declaratoria di inapplicabilità dell’impedimento
alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ovvero, in via subordinata,
la modifica della detta decisione nel senso di una declaratoria di inapplicabilità dell’impedimento di cui trattasi in Germania
e in Austria. Essa chiede inoltre la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di giudizio sostenute.
Sulle impugnazioni
27
Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile
o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi
momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata, e ciò senza aprire la fase orale.
28
A sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi, riguardanti, il primo, il fatto che il marchio [OSCURATO:PERSONA]
ha carattere descrittivo in tutto il territorio della Comunità per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato,
ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, e, il secondo, la mancata prova dell’acquisizione, da parte
di tale marchio, di carattere distintivo in seguito all’uso fattone, secondo quanto previsto dall’art. 7, n. 3, del detto
regolamento.
29
Nell’ambito della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c),
del citato regolamento.
30
Tenuto conto degli effetti derivanti dal riconoscimento o meno del carattere descrittivo del marchio in questione, occorre
esaminare, in primo luogo, l’impugnazione incidentale e, in secondo luogo, l’impugnazione principale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sull’impugnazione incidentale
Argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
31
Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] mira ad ottenere il riconoscimento dell’assenza di carattere descrittivo
della parola «manpower» nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in Germania nonché in Austria, e di conseguenza nell’intera Comunità.
32
Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio registrato nel
[OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], la parola «manpower», nel senso ritenuto dal Tribunale, ossia quello di «forza lavoro», non è descrittiva
dal punto di vista del lavoratore, bensì soltanto da quello del datore di lavoro. Orbene, trattandosi nella specie di servizi
di uffici di collocamento forniti tanto ai datori di lavoro quanto ai lavoratori, se ne sarebbe dovuto concludere che la parola
«manpower» non consente al pubblico interessato, nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], di riconoscere immediatamente e senza ulteriore
riflessione una descrizione dei detti servizi.
33
Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, riguardo al carattere descrittivo del marchio suddetto in Germania e in
Austria, che la commissione di ricorso aveva constatato che la parola «manpower» viene correntemente impiegata nel linguaggio
commerciale tedesco. Il Tribunale ne avrebbe concluso, ai punti 77 e 79 della sentenza impugnata, che tale nozione ha fatto
ingresso nella lingua tedesca, ciò che invece non sarebbe vero.
34
Infatti, il Tribunale avrebbe ampliato il gruppo «di riferimento» e, pertanto, la constatazione effettuata dalla commissione
di ricorso, che varrebbe per un gruppo «di riferimento» più ristretto, non sarebbe sufficiente per un gruppo più esteso. In
particolare, gli elementi di prova su cui si è fondata la commissione di ricorso non sarebbero idonei a dimostrare che la
parola «manpower» è entrata nella lingua tedesca. Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere che tale termine fosse descrittivo
per l’intera popolazione in età lavorativa in Germania e in Austria. Tale conclusione potrebbe tutt’al più essere ammessa
per le persone che fanno ricorso ai servizi in questione.
Giudizio della Corte
35
Riguardo al primo motivo, relativo al fatto che il senso della parola «manpower» accolto dal Tribunale conferirebbe al segno
verbale in questione un carattere descrittivo unicamente dal punto di vista del datore di lavoro e non da quello del lavoratore,
va rilevato che, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto proprie le definizioni del significato della
parola «manpower» fornite tanto dalla commissione di ricorso quanto dalla divisione di annullamento dell’UAMI ed ha dunque
riconosciuto un significato della parola suddetta che non è limitato a quello di «forza lavoro».
36
Stanti tali premesse, il Tribunale, procedendo ai punti 61‑63 della sentenza impugnata all’esame circostanziato dei diversi
significati della parola «manpower» sulla base di un insieme di elementi di prova, non ha commesso alcun errore di diritto
capace di infirmare la constatazione che esso ha operato al precedente punto 58, la quale comunque non può essere rimessa
in discussione dalla Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
37
Pertanto, il primo motivo dell’impugnazione incidentale deve essere respinto perché manifestamente infondato.
38
Quanto al secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere in sostanza che il Tribunale è incorso in una contraddizione là dove, da un
lato, ha confermato la posizione della commissione di ricorso ammettendo che la parola «manpower» è entrata nel linguaggio
commerciale tedesco e, dall’altro, ha ampliato il pubblico «di riferimento» rispetto a quello considerato dalla detta commissione,
senza procedere ad una nuova valutazione della parola in questione in relazione a tale pubblico più esteso.
39
A questo proposito, occorre constatare che il Tribunale, al punto 57 della sentenza impugnata, ha definito il pubblico «di
riferimento» come l’insieme della popolazione in età lavorativa; per contro, la commissione di ricorso, al punto 16 della
decisione controversa, aveva considerato, da un lato, che la parola «manpower» era nota ad una parte significativa dei consumatori
in questione – vale a dire gli eventuali datori di lavoro di personale temporaneo e le persone che si occupano di tali impieghi
nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in Germania e in Austria – e, dall’altro, che «[i] servizi di un’agenzia per il lavoro interinale
non si rivolgono unicamente alle persone in cerca di occupazione, bensì anche ai datori di lavoro alla ricerca di personale».
40
Ne consegue che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale ha considerato un pubblico «di riferimento» ampliato rispetto
a quello preso in esame dalla commissione di ricorso.
41
Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente tenuto conto, ai punti 79 e 80 della
sentenza impugnata, di tale modifica del pubblico destinatario nella valutazione degli elementi di prova.
42
Infatti, al citato punto 79, sulla base di diversi elementi di prova intesi a dimostrare il significato generale del termine
nella lingua tedesca, il Tribunale ha potuto dedurre il senso nel quale la parola «manpower» era percepita dai consumatori
germanofoni nel loro insieme, e non da una parte soltanto di essi.
43
Pertanto, giungendo alla conclusione che il pubblico destinatario da esso così ridefinito percepisce il marchio [OSCURATO:PERSONA] come
descrittivo dei prodotti e servizi considerati, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, e dunque il secondo
motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] va respinto in quanto manifestamente infondato.
44
Alla luce di quanto sopra esposto, l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] va rigettata.
Sul primo motivo dell’impugnazione principale, con cui si deduce che il marchio [OSCURATO:PERSONA] ha carattere descrittivo, ai sensi
dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, per l’intero territorio della Comunità e per tutti i prodotti e servizi
per i quali è stato registrato
Argomenti delle parti
45
[OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 69 e segg. della sentenza impugnata,
affermando che il segno verbale «[OSCURATO:PERSONA]» non presentava carattere descrittivo negli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità diversi
dal [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla Germania e dall’Austria.
46
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che si tratta di stabilire se la parola «manpower» sia entrata nel linguaggio quotidiano e sia dunque
divenuta un anglicismo accettato nell’uso e comprensibile dal pubblico pertinente. A questo proposito, la società suddetta
sostiene che vanno respinte come infondate la limitazione operata dal Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, all’«inglese
come lingua specialistica» e l’affermazione del detto giudice secondo cui «non è sufficiente una semplice conoscenza diffusa
dell’inglese da parte del pubblico pertinente o di una parte significativa del medesimo, se l’inglese non viene effettivamente
utilizzato (...) per rivolgersi a questo stesso pubblico». Inoltre, il Tribunale non indicherebbe la ragione per cui si dovrebbero
disconoscere alla popolazione di tali [OSCURATO:PERSONA] membri conoscenze, anche solo elementari, della lingua inglese. Il Tribunale si
porrebbe in tal modo in contrasto con la sua propria giurisprudenza [sentenza 5 aprile 2001, causa T‑87/00, Bank für Arbeit
und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II‑1259].
47
L’UAMI sostiene che tale motivo è irricevibile, in quanto la valutazione delle conoscenze linguistiche del pubblico destinatario
è una questione di fatto che non può essere esaminata dalla Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
48
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che non vi è contraddizione tra l’ipotesi esaminata dal Tribunale e la citata sentenza Bank für Arbeit
und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), dal momento che in quella causa venivano in questione soltanto [OSCURATO:PERSONA] membri anglofoni. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le allegazioni relative tanto alla percentuale di persone che parlano l’inglese nella Comunità quanto
all’inglese come materia di insegnamento non siano pertinenti, dal momento che è improbabile che coloro che dispongono soltanto
di conoscenze di base della lingua inglese conoscano il significato della parola «manpower».
Giudizio della Corte
49
Occorre ricordare come dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulti che l’impugnazione
è limitata ai motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva a constatare e giudicare i fatti pertinenti,
nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce dunque, salvo il
caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte in sede di impugnazione
(v. sentenza 18 luglio 2006, causa C‑214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I‑7057, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
50
Occorre poi ricordare che il carattere descrittivo di un marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94,
dev’essere valutato, da un lato, in rapporto ai prodotti o ai servizi cui si riferisce la domanda di registrazione e, dall’altro,
tenendo conto della percezione che di tale marchio ha il pubblico interessato (sentenza 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel,
Racc. pag. I‑3793, punto 62).
51
A questo proposito, occorre constatare come il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] finisca in sostanza per rimettere in discussione
l’analisi compiuta dal Tribunale, ai punti 58‑94 della sentenza impugnata, relativa alla valutazione di un termine inglese
da parte del pubblico pertinente. Infatti, il Tribunale ha affermato, al punto 79 della sentenza impugnata, che in Germania
e in Austria il termine «manpower» era entrato nel linguaggio commerciale tedesco, mentre al punto 84 della medesima sentenza
il detto giudice ha statuito che tale conclusione non valeva per gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non anglofoni. Inoltre il Tribunale,
al punto 89 della detta pronuncia, ha constatato che, relativamente alla Danimarca, ai [OSCURATO:PERSONA], alla Svezia e alla Finlandia,
la commissione di ricorso non aveva dimostrato che l’inglese fosse utilizzato, anche solo in alternativa alla lingua nazionale,
mentre per gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non anglofoni il detto giudice ha confermato la posizione della commissione di ricorso affermando
che l’inglese veniva utilizzato con una certa riluttanza.
52
Orbene, statuendo in tali termini, il Tribunale ha compiuto valutazioni in punto di fatto che, salvo snaturamento dei fatti
stessi – non dedotto nel caso di specie –, non possono essere rimesse in discussione dalla Corte nell’ambito di un giudizio
di impugnazione.
53
Occorre pertanto respingere perché manifestamente irricevibile il primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua
impugnazione.
Sul secondo motivo di impugnazione, relativo alla mancanza di prova dell’acquisizione, da parte del marchio registrato, di
un carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94
54
Tale motivo è articolato, in sostanza, in quattro parti, con le quali si deduce, in primo luogo, che la determinazione del
pubblico pertinente compiuta dal Tribunale esigeva una nuova valutazione degli «elementi di prova», in secondo luogo, che
il Tribunale ha erroneamente esteso all’[OSCURATO:PERSONA] la constatazione del carattere distintivo del marchio effettuata per il [OSCURATO:PERSONA], senza esaminare esplicitamente la situazione di tale marchio nel primo dei due [OSCURATO:PERSONA] membri citati, in terzo luogo,
che il Tribunale ha ammesso un’estensione del carattere distintivo acquisito dal marchio per i servizi della classe 35 ad
altri prodotti e servizi e, in quarto luogo, che il detto giudice è incorso in un errore di diritto nell’applicare l’art. 51,
n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.
Sulla prima parte del secondo motivo, relativa al fatto che la determinazione del pubblico pertinente compiuta dal Tribunale
esigeva una nuova valutazione degli «elementi di prova»
– Argomenti delle parti
55
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al contrario della commissione di ricorso, il Tribunale, al punto 57 della sentenza impugnata,
non ha ristretto il pubblico pertinente al solo pubblico specializzato, bensì l’ha esteso fino a ricomprendervi quasi l’intera
popolazione dei quindici [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità. Una simile estensione del pubblico pertinente renderebbe indispensabile
una nuova valutazione degli elementi di prova esistenti mediante i quali il titolare del marchio comunitario tenta di provare
l’acquisizione del carattere distintivo. La detta società ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione della
commissione di ricorso e rinviare il caso dinanzi a quest’ultima, e ciò quanto meno in riferimento alla valutazione del pubblico
suddetto nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in Germania e in Austria.
56
L’UAMI fa valere che tale censura è infondata nella misura in cui il Tribunale stesso ha esaminato gli elementi di prova al
momento della sua valutazione dei fatti. Ai punti 132‑141 della sentenza impugnata, ciascun elemento di prova verrebbe esaminato
in maniera circostanziata ed il Tribunale giungerebbe alla conclusione che, anche con un pubblico di riferimento più ampio,
il carattere distintivo acquisito in virtù dell’uso risulta dimostrato per gli [OSCURATO:PERSONA] membri considerati nella sentenza.
57
[OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale non ha esaminato la questione se il marchio registrato abbia acquisito carattere distintivo
unicamente per la cerchia degli operatori commerciali. Esso avrebbe fatto riferimento ad un gruppo allargato e avrebbe valutato
le prove in riferimento a tale gruppo. Inoltre, i termini adottati dal Tribunale non consentirebbero di ritenere che l’acquisizione
del carattere distintivo in seguito all’uso si sia verificata soltanto agli occhi degli operatori commerciali. [OSCURATO:PERSONA]
ne deduce che una nuova valutazione degli elementi di prova non era necessaria né in rapporto al pubblico ampliato, né in
riferimento al solo pubblico commerciale, in quanto la commissione di ricorso aveva esaminato i detti elementi di prova.
– Giudizio della Corte
58
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con il
n. 2 di tale articolo, un marchio deve essere escluso dalla registrazione qualora sia composto esclusivamente da segni o indicazioni
che gli conferiscono un carattere descrittivo in una parte della Comunità.
59
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del detto regolamento, il n. 1, lett. c), di tale articolo non si applica se il marchio
ha acquisito per i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all’uso che
ne è stato fatto (v., in tal senso, sentenza 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I‑5719, punto 82).
60
Ne consegue che un marchio può essere registrato a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 solo se viene fornita
la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità
in cui esso aveva inizialmente carattere descrittivo ai sensi del n. 1, lett. c), del medesimo articolo (v., in tal senso,
sentenza Storck/UAMI, cit., punto 83).
61
A questo proposito occorre constatare che, relativamente al [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA], alla Germania e all’Austria, il Tribunale
ha ritenuto che la parola «manpower» presentasse carattere descrittivo, ma che avesse acquisito carattere distintivo in virtù
dell’uso che ne era stato fatto, confermando così la valutazione precedentemente operata dalla commissione di ricorso. Come
ricordato al punto 40 della presente ordinanza, il Tribunale ha però ampliato il pubblico «di riferimento» fino a ricomprendervi
l’intera popolazione in età lavorativa.
62
Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, ai punti 132‑141 della sentenza impugnata, fondandosi
su un insieme di elementi di prova pertinenti, e riferendosi anche al pubblico destinatario così definito, ha proceduto all’esame
del carattere distintivo acquisito presso tale pubblico dal marchio registrato in virtù dell’uso fattone.
63
Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], relativa al fatto che la determinazione del pubblico
pertinente compiuta dal Tribunale esigeva una nuova valutazione degli «elementi di prova», deve essere respinta perché manifestamente
infondata.
Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha erroneamente esteso all’[OSCURATO:PERSONA] la constatazione
del carattere distintivo del marchio effettuata per il [OSCURATO:PERSONA], senza esaminare esplicitamente la situazione di tale marchio
nel primo dei due [OSCURATO:PERSONA] membri citati (effetto di ricaduta)
– Argomenti delle parti
64
[OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale, ai punti 138 e 139 della sentenza impugnata, ha erroneamente confermato la posizione
della commissione di ricorso, ammettendo un effetto di ricaduta sull’[OSCURATO:PERSONA] di un’eventuale notorietà del marchio nel [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non indicherebbe le ragioni a base di una simile iniziativa. Il fatto di supporre l’esistenza di un simile
effetto sarebbe in contraddizione tanto con la giurisprudenza del Tribunale, secondo cui gli impedimenti alla registrazione
devono essere superati ovunque esistano [sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T‑91/99, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II‑1925],
quanto con quella della Corte secondo cui gli impedimenti alla registrazione possono ritenersi superati soltanto dopo un esame
rigoroso e completo (sentenza Libertel, cit.).
65
L’UAMI rileva come l’ipotesi di una propagazione da uno Stato membro ad un altro del carattere distintivo acquisito da un
marchio mediante l’uso non soddisfi, di per sé, l’obbligo di procedere ad un esame completo e approfondito di tale carattere
distintivo. Nondimeno, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale si sarebbe basato su tale effetto di ricaduta,
è a suo avviso infondata e configura un travisamento dei fatti. Invero, risulterebbe chiaramente che il Tribunale ha altresì
proceduto ad una valutazione specifica del carattere distintivo acquisito in [OSCURATO:PERSONA] tramite l’uso dal marchio registrato,
prendendo atto, ai punti 138 e segg. della sentenza impugnata, di una lunga durata dell’uso del marchio in tale Stato membro,
dell’entità del fatturato della [OSCURATO:PERSONA], nonché delle prove relative all’esistenza delle pubblicità nei giornali e negli
elenchi telefonici.
66
[OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale, al contrario della commissione di ricorso, non ha tenuto conto dell’effetto di ricaduta,
bensì si è fondato sulla lunga durata dell’uso del marchio suddetto in [OSCURATO:PERSONA], sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA], nonché sugli
annunci nei giornali e negli elenchi telefonici.
– Giudizio della Corte
67
Occorre rilevare che, al punto 138 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad esporre la posizione adottata dalla
commissione di ricorso nella decisione controversa.
68
Per contro, al successivo punto 139, il Tribunale ha affermato che, «[a]lla luce degli atti di causa, (…) la lunga durata
di uso del marchio in [OSCURATO:PERSONA] e il volume di affari, nonché le prove tratte dalle pubblicità nei giornali e negli elenchi
telefonici, consentono effettivamente di concludere che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione».
Ne consegue che il Tribunale non si è fondato unicamente su un effetto di ricaduta, bensì ha proceduto all’esame circostanziato
dell’uso del marchio in [OSCURATO:PERSONA].
69
Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata.
Sulla terza parte del secondo motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha ammesso un’estensione del carattere distintivo
acquisito dal marchio per i servizi della classe 35 ad altri prodotti e servizi
– Argomenti delle parti
70
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, al punto 144 della sentenza impugnata, ha erroneamente ammesso un’estensione del carattere
distintivo acquisito dal marchio registrato per i servizi della classe 35 agli altri prodotti e servizi tutelati da tale marchio,
vale a dire quelli rientranti nelle classi 9, 16, 41 e 42.
71
[OSCURATO:PERSONA] sostiene in particolare che il «collocamento di personale» e l’«affitto di personale» sono due servizi completamente
differenti, che per lungo tempo sono stati vietati in Austria. A suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] svolge unicamente servizi di affitto
di personale e non attività di collocamento di personale. Inoltre, per le classi 9, 16, 41 e 42, non sarebbe stato prodotto
dinanzi al Tribunale alcun documento a sostegno e il detto giudice si sarebbe accontentato di affermare che il segno «[OSCURATO:PERSONA]»
è una denominazione di fantasia oppure una parola che «può essere intesa come indicativa del contenuto [dei] prodotti e servizi
che sono utilizzati nell’ambito dei servizi di un ufficio di collocamento». Infine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale estensione
della notorietà dimostrata per specifici servizi della classe 35 alle altre classi dell’Accordo di Nizza in questione nella
presente causa è in contraddizione con la citata sentenza Libertel.
72
Inoltre, riguardo alla classe 35, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la notorietà dei servizi di uffici di collocamento e dei servizi di
lavoro temporaneo, nonché il fatto che il pubblico pertinente associ alla [OSCURATO:PERSONA] i libri, i compact disc e gli analoghi
prodotti contraddistinti dal marchio registrato.
73
L’UAMI fa valere che, per quanto concerne la classe 35, esso non può considerare plausibile una delimitazione così restrittiva
dell’affitto di personale e dei servizi di collocamento, stante la frequente sovrapposizione fra queste due attività.
74
Per quanto riguarda gli altri prodotti e servizi, l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe operato un’estensione del
carattere distintivo acquisito dal marchio registrato per i servizi della classe 35 agli altri prodotti e servizi tutelati
da quest’ultimo rientranti nelle classi 9, 16, 41 e 42, è a suo avviso ingannevole e manifestamente infondata. Al punto 143
della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe proceduto ad un’estensione automatica di tale carattere distintivo, bensì
avrebbe tenuto conto del fatto che l’impresa utilizzava effettivamente i prodotti e i servizi in questione in rapporto con
tale marchio.
75
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ignora la circostanza che l’impedimento stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 40/94 è stato riconosciuto soltanto per i prodotti e i servizi delle classi 9, 16, 41 e 42 in rapporto con
la fornitura di servizi di uffici di collocamento.
– Giudizio della Corte
76
Occorre ricordare che la registrazione di un segno come marchio viene sempre richiesta in riferimento ai prodotti o ai servizi
indicati nella domanda di registrazione. Il carattere distintivo di un marchio dev’essere quindi valutato, da un lato, in
rapporto ai prodotti o ai servizi oggetto della domanda di registrazione e, dall’altro, tenendo conto della percezione che
di tale marchio ha il pubblico pertinente (v., in tal senso, sentenze 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips, Racc. pag. I‑5475,
punto 59, e Libertel, cit., punto 75).
77
Quanto all’estensione del carattere distintivo del marchio registrato per i servizi della classe 35 ai prodotti e servizi
delle classi 9, 16, 41 e 42, occorre rilevare che, dopo aver illustrato il ragionamento seguito dalla commissione di ricorso,
fondato in sostanza sul fatto che la parola «manpower» possiede un secondo senso per i servizi di personale temporaneo, il
Tribunale ha dichiarato, al punto 144 della sentenza impugnata, che la detta commissione aveva giustamente concluso che il
carattere distintivo acquisito da tale marchio per i servizi rientranti nella classe 35 doveva estendersi ai prodotti e servizi
delle classi 9, 16, 41 e 42.
78
Orbene, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver unicamente proceduto ad un’estensione della notorietà
della classe 35 alle altre classi di prodotti e servizi, la terza parte del secondo motivo da essa dedotto mira in realtà
ad ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale.
79
Lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione della notorietà dei servizi della classe 35.
80
Infatti, il Tribunale ha constatato, ai punti 133‑141 della sentenza impugnata, che l’acquisizione del carattere distintivo
da parte del marchio suddetto in seguito all’uso era stata dimostrata relativamente al [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA], alla Germania
e all’Austria per i prodotti e i servizi della classe 35.
81
Peraltro, il Tribunale ha rilevato anche, ai punti 143‑145 della sentenza impugnata, che il carattere distintivo acquisito
dal marchio suddetto per i servizi della classe 35 doveva estendersi ai prodotti e servizi tutelati da tale marchio rientranti
nelle altre classi, fermo restando che quest’ultimo ha carattere descrittivo soltanto per alcuni dei prodotti e servizi rientranti
nelle classi 9, 16, 41 e 42 e che la parola «manpower» può allora essere compresa dal consumatore come l’indicazione della
provenienza di tali prodotti e servizi.
82
Tali constatazioni operate dal Tribunale costituiscono valutazioni in punto di fatto. Orbene, in conformità alla giurisprudenza
ricordata al punto 49 della presente ordinanza, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e, salvo il caso di snaturamento
dei fatti, valutazioni di questo genere non possono essere rimesse in discussione nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
83
Poichè nella specie non è stato dedotto alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, occorre
respingere la terza parte del secondo motivo perché manifestamente irricevibile.
Sulla quarta parte del secondo motivo, relativa ad un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), del
regolamento n. 40/94
– Argomenti delle parti
84
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 127 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, là dove
ha statuito che un marchio registrato, per il quale sia stata fornita una prova del carattere distintivo acquisito in seguito
all’uso, non può essere annullato a norma dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 poiché non si tratta di un
marchio registrato in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 7 del medesimo regolamento. Infatti, una posizione quale
quella del Tribunale finirebbe per affermare l’assoluta impossibilità di contestare un marchio a priori privo di carattere
distintivo, ma registrato con una prova insufficiente della sua notorietà.
85
L’UAMI fa valere che la quarta parte del secondo motivo è manifestamente infondata. Infatti, un marchio registrato con la
prova di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso non potrebbe essere dichiarato nullo sulla base dell’art. 51,
n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.
86
[OSCURATO:PERSONA] si associa alla posizione del Tribunale e sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non prende affatto in considerazione il paragrafo
2 del citato art. 51.
– Giudizio della Corte
87
Dalla formulazione stessa dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 risulta che il fatto che un marchio abbia acquisito,
per i prodotti o i servizi per i quali è stata depositata una domanda di registrazione, un carattere distintivo in seguito
all’uso che ne è stato fatto, osta a che venga opposto un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi del n. 1, lett. a) ‑ c),
del medesimo articolo.
88
A norma dell’art. 51, n. 1, del regolamento n. 40/94, la nullità del marchio comunitario può essere dichiarata soltanto se
esso è stato registrato in contrasto, in particolare, con le disposizioni dell’art. 7 del medesimo regolamento.
89
Per contro, il n. 2 dell’art. 51 del regolamento n. 40/94, che stabilisce un’eccezione alle cause di nullità assoluta disciplinate
dal n. 1 del medesimo articolo, deve essere interpretato in modo restrittivo e dunque non può fungere da fondamento per un
ragionamento in via analogica nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 7, n. 3, del detto regolamento (sentenza 11 giugno
2009, causa C‑542/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, Racc. pag. I‑4937, punto 54).
90
Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 127 della sentenza impugnata il Tribunale non ha statuito che
un marchio privo a priori di carattere distintivo, ma registrato con una prova insufficiente della sua notorietà, non può
costituire l’oggetto di alcuna contestazione.
91
Infatti, il Tribunale si è limitato a ricordare che i rispettivi ambiti di applicazione del n. 1 e del n. 2 dell’art. 51 del
regolamento n. 40/94 sono differenti. Più precisamente, l’art. 51, n. 1, non fornisce un fondamento per l’azione di nullità
nei confronti di un marchio che abbia acquisito carattere distintivo in virtù dell’uso che ne è stato fatto anteriormente
al deposito della domanda di registrazione, dal momento che tale marchio non è stato registrato in contrasto con le disposizioni
dell’art. 7 del citato regolamento. Quanto al n. 2 dell’art. 51, esso riguarda unicamente i marchi che abbiano acquisito carattere
distintivo in virtù dell’uso che ne è stato fatto successivamente alla loro registrazione, malgrado che questa sia stata effettuata
in contrasto con le disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett. b) ‑ d), del citato regolamento e che quindi il marchio dovesse
essere annullato a tale titolo.
92
Pertanto, la quarta parte del secondo motivo deve essere respinta perché manifestamente infondata.
93
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è in parte manifestamente irricevibile
e in parte manifestamente infondata, e deve pertanto essere respinta.
Sulle spese
94
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e la [OSCURATO:PERSONA]
ne hanno fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente nei motivi proposti, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione principale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH è respinta.
2)
L’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. è respinta.
3)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.