Cassazione n. 23716/2023

e rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 09095/2021 promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia 8 6/ 90 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al r icorso per cassazione; -ricorrente - contro Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione – [OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM) , in persona del Ministro pro tempore, domiciliat o in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lorappresenta e difende ope legis; -controricorrente - e B.D. International s.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] n ique Italia [OSCURATO:SOCIETA]. , in pe r sona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso la sentenza n. 8/2021 della Co mmissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM), depositata il 27/01/2021; letti gli atti e i documenti di causa; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], BD International s.a.r.l. (di seguito, BD International) depositava domanda di registrazione del marchio figurativo complesso “ [OSCURATO:PERSONA]” , n. 302017000023980 , per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alla classe 44 della Classifica di Nizza. In data 28/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) ha presentato opposizione nei confronti di detta domanda di registrazione exart. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30 del 2005, azionando il marchio figurativo complesso “[OSCURATO:PERSONA]”,n. 302008901691514, registrato in data 15/10/2010 per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 36 e 44 della medesima Classificazione di Nizza. Il procedimento dinanzi alla Divisione di opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM)è stato respinto con una decisione che è stata impugnata davanti alla Commissione dei ricorsiche, con la sentenza n. 8/2021, depositata il 27/01/2021, ha rigettato le domande della ricorrente. Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Solo i l Ministero dello sviluppo economico si è dif eso con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, lett. d) e 13 d.lgs. n. 30 del 2005, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha omesso di valutare il rischio di confusione tra i marchi in relazione ai nuclei distintivi degli stessi, asse ritamente in dividuati secondo criteri arbitrari e contrari ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d) e 13 d.lgs. n. 30 del 2005, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha escluso il rischio di confusione tra i marchi senza considerare il rischio di associazione fra i medesimi. 2.Il primo motivo è infondato. 2.1. Secondo la ricorrente la Commissione ha violato gli artt. 12, comma 1, lett. d), e 13 d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui ha attribuito rilievo primario alla componete figurativadel marchio complesso registrato dalla ricorrente, soffermandosi sulle distinzioni di livello visivo e cromatico, senza dare la dovuta importanza alla componente costituita dal termine BLU (o BLUE), in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del rischio di confusione. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, ritenuto che il confronto deve avere ad oggetto in via predominante la parte denominativa dei segni distintivi e presuppone la preventiva individuazione del cuore del marchio anteriore,dell’elemento cioè che lo distingue rispetto ai prodotti o ai servizi ai quali si riferisce, mentre invece la Commissione dei ricorsiha dato rilievo principale alle componenti figurative e cromatiche dei due marchi, trascurando quella denominativa, senza individuare quale fosse il “cuore” distintivo dei rispettivi segni, soffermandosi sulle differenze di significato tra ASSISTANCE e MEDe non considerando il riferimento al colore BLU presente in entrambi i marchi. 2.2. Si deve, tuttavia, evidenziare che, n el caso di specie , la Commissione ha ritenuto che la componente figurativa del marchio della ricorrente (i due delfini sovrapposti) andassead imprimersi nella mente del consumatore medio, creando una sufficiente distanza dal marchio oggetto della richiesta di registrazione, il quale, nel suo insieme, si distingueva dall’altro, anche per la componente denominativa e cromatica. In particolare, per quanto riguarda la componente denominativa, la Commissione ha rilevato che nel marchio dell’opponente la parola BLU era seguita dal termine ASSISTANCE che ( sebbene in lingua straniera ) esprimeva chiaramente il concetto del servizio (di assistenza) ad essa correlato, mentre la dicitura MED presente nel marchio di cui era chiesta la registrazione evocava attività o servizi in ambito medico-sanitario e si presentava in modo ben diverso (sotto il profilo fonetico e lessicale) dal termine presente nel marchio dell’opponente. Per quanto riguarda, poi, la componente cromatica, la menzionata Commissione ha ritenuto che la differenza di colore, riscontrabile tra le due componenti del marchio oggetto della richiesta di registrazione (BLU e MED), accentuava la distanza tra quest’ultimo e il marchio della ricorrente, consentendo di visualizzare meglio e di attribuire efficacia distintiva al suffisso MED. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che l’opponente avrebbe potuto impedire la registrazione del marchio solo mediante la dimostrazione di un rischio di confusione dato dall’uso della parola BLU, quale elemento predominante proprio marchio, che perònon era tale ed, anzi, la parte non poteva pretendere di fare un uso esclusivo di una parola di uso comune (quale è il termine BLU o la sua variante BLUE) in assenza d ell a dimostrazione dell’acquisizione di una specifica capacità connotativ a attraverso l’uso (anche pubblicitario) nel tempo. 2.3.Com’è noto, l’art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30 del 2005, stabilisce che «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchiod'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: … d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nelloStato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata indata anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza perprodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianzafra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puòconsistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.» Non vi è nel d.lgs. n. 30 del 2005 una definizione di marchio complesso, ma gli interpreti sono concordi nell’affermare che esso si caratterizza per la combinazione di piùelementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, distinguendosi dal marchio d'insieme, ove tutti i vari elementi sono singolarmente privi didistintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, d al loro insieme (cfr. Cass. 15/12/2022, n. 36862; Cass.18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249; Cass. 3dicembre 2010, n. 24620) . Resta tuttavia che, per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi, occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffrontodiretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto(così Cass. 12 maggio 2021, n. 12566).Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, con riferimento al marchio comunitario,ha più volte affermato che, in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianzatra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo unacomponente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel loro insieme (Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C-308/13 e C-309/13, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI; Corte Giust. UE 3 settembre 2009,C-498/07, Aceites del Sur-Coosur v Koipe; Corte Giust. UE 12 giugno2007, C ‑ 334/05, UAMI/Shaker). Ovviamente, ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoriadel pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumanoun rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. Questa Corte ha , pertanto, affermato la necessità di condurre la valutazione di confondibilità dei marchi complessi, muovendo dall’esame comparativo dell’elemento o degli elementi cui è affidata laforza distintiva (cd. cuore), ossia in modo analitico, sul fondamento del carattere dominante di tali elementi e della trascurabilità degli elementiprivi di una capacità caratterizzante (cfr. Cass.11 aprile 2019, n. 10205; Cass. 5 marzo 2019, n. 6385; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 30novembre 2017, n. 28818). 2.4.Come sopra evidenziato, nel caso di specie , la Co mmissione ha ritenuto che l’elemento comune, rappresentato dall e parol e BLU o BLUE , non fosse dotato di forte capacità distintiva del marchio già registrato , perché assumeva tale ruolo la componente figurativa (i due delfini sovrapposti), che andava ad imprimersi nella mente del consumatore medio,creando una sufficiente distanza dal marchio oggetto della richiesta di registrazione, il quale, nel suo insieme, si distingueva dall’altro, anche per la componente denominativa e quella cromatica. [OSCURATO:PERSONA] ha, dunque,effettuato il giudizio sulla confondibilità deisegni mediante l’esame degli elementi dominanti de l marchi o compless o per primo registrato, che erano in grado di differe nziarlo d a quello successivo, in modo coerente con i principi affermati dalla giurispr udenza comunitaria e nazionale, aggiungendo che l’elemento comune ad essi non aveva una forte capacità distintiva. Né può chiedersi al giudice di legittimità di effettuare una nuova selezione degli elementi dominanti di un segno o di operare una diversa valutazione della somiglianza degli stessio di riconoscere una maggiore o minore capacità distintivadelle diverse componenti, trattandosi di attività rimessa al giudice di merito, il cui risultato è insindacabile in questasede. 3.Anche il secondo motivo è infondato. È, infatti, stata censuratal’asserita mancata valutazione del rischio di associazionetra i due segni, mentre , invece, la Commissione risulta avere effettuato tale valutazione, escludendo il menzionato rischio. Come dedotto dalla stessa ricorrente , il rischio di associazione costituisce una particolare manifestazione del rischio di confusione, che si concretizza quando le caratteristiche dei segni in comparazione rendono verosimile,per il consumatore medio, un collegamento tra le imprese. Il rischio di associazione fra i segni non è, dunque, un concetto alternativo a quello di confusione ma un aspetto di esso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21086 del 28/10/2005). Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la Commissione ha ritenuto che il termine BLU e la sua variante BLUE, presenti in entrambi i marchi, non costituissero elementi distintivi predominanti, tenuto conto delle differenze riscontrate tra gli stessi.In particolare, secondo la Commissione,la componente figurativa del segnodella ricorrente (i due delfini sovrapposti) andava ad imprimersi nella mente del consumatore medio creando una «distanza sufficiente» dal marchio oggetto della richiesta di registrazione, il quale si distingueva dal marchio [OSCURATO:PERSONA] anche per il termine MED, che seguiva la parola BLU, il quale evocava attività o servizi diversi da quelli richiamati dall’altro marchio, esaltati anche per mezzo della differenza cromatica tra l a parola BLU e la parola MED(p. 3-4 della sentenza impugnata). È pertanto evidente che tale valutazione esclude il rischio di associazione tra i due segni,ritenuti tra loro “distanti” per le ragioni appena richiamate. Inoltre, la Commissione ha anche evidenziato –con un argomento che assume valore dirimente - che, comunque, la r icorrente non poteva pretendere di fare un uso esclusivo di una parola di uso comune (il termine BLU e la sua varianteBLUE, presenti in entrambi i marchi) in assenza della dimostrazione dell’acquisizione di una specifica capacità connotativa attraverso l’uso (anche pubblicitario) nel tempo (p. 4 della sentenza impugnata). Non può pertanto ritenersi che la Commissione non abbia esaminato il rischio di confusione mediante associazione tra i segni, risultando, invece, che tale rischio sia stato escluso in base ad una duplice valutazione. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. 6. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della r icorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in 5.000,00per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell