Cassazione n. 13108/2023

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25885/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , in persona de l legal e rappresentant e pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodi quest’ultimo, sito in Roma, via XX settembre, -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via le [OSCURATO:PERSONA], 270 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3782 /20 20 , depositata il 27 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2023 dal Oggetto: marchio [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositat a il 27 luglio 2020, che, pronunciandosi a seguito di cassazione di una sua precedente sentenza, ha dichiarato che l’uso del segno «SCIFONI » da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., posto in essere mediante reiterati annunci pubblicitari per servizi funebri pubblicati in due distinte edizioni delle [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA],costituiva contraffazione dell’omonimo marchio da lei registrato eatto di concorrenza sleale e ordinato la pubblicazione del la sentenza per una volta sul quotidiano «[OSCURATO:PERSONA]»; - la Corte di appello ha riferito che: la [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.aveva agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.allegando la contraffazione del marchio «SCIFONI», di cui era titolare, operata attraverso la reiterata pubblicazione, in due distinte edizioni delle PagineGialle e delle [OSCURATO:PERSONA], di annunci pubblicitari per servizi funebri in cui era utilizzato il segno distintivo suddettoe chiedendo l’inibitoria dell’uso del marchio, la condanna al risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza; il Tribunale adito aveva respinto le domande attrici rilevando che g li annunci in contestazione erano stati commissionati dalla convenuta per conto di una società terza, denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e non nel proprio interesse; il giudice di appello aveva confermato tale decisione; - ha dato atto che tale decisione era stata annullata da questa Corte con sentenza n. 2473 del 29 gennaio 2018nella parte in cui non aveva preso in esame la allegazione dell’attrice, ritualmente form ulata, in ordine al fatto che il numero telefonico presente sugli elenchi, associato al segno «[OSCURATO:SOCIETA]», permetteva di entra re in contatto proprio con la società convenuta e non con la società terza per conto della quale l’inserzione pubblicitaria sarebbe stata commissionata, ponendosi, in tal modo, in contrasto con l'assunto della Corte territoriale secondo cui gli annunci pubblicitari erano stati commissionati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].r.l.; - quindi, disattes a l’eccezione di nullità e inesistenza della notifica dell’atto di citazione in riassunzione, ha accolto solo parzialmente le domande attoree, accertando la riproduzione sostanzialmente pedissequa del marchio “SCIFONI”nei menzionati annunci pubblicitari, nonchéla responsabilità della riscontrata violazione – concorrente con quella della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nell’interesse della quale le inserzioni pubblicitarie erano state effettuate –anche in capo alla convenuta, la quale aveva con tribuito causalmente alla condotta usurpativa del marchio altrui; - ha, invece, respinto sia la domanda risarcitoria , evidenziando che i numeri telefonici indicati nelle inserzioni pubblicitar ie non erano riferibili alla convenuta bensì esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per cui non vi era prova del fatto che dal la condotta illecita la convenuta avesse conseguito un vantaggio, sia quella inibitoria, considerando che la condotta illecita era circoscritta agli anni 2007-2009e, dunque, non era più attuale, mentre ha disposto la richiesta pubblicazione della sentenza su un quotidiano per una volta; -il ricorso è affidato a sette motivi; - resist e con controricorso la Servi zi [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., laquale propon e ricorso incidentale articolato in un unico motivo; -in relazione a tale ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.resiste con controricorso;-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 2055 cod. civ. per aver la sentenza impugnata disatteso la domanda risarcitoria sul fondamento che i benefici delle accertate condotte illecite erano stati di appannaggio esclu sivo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,pur avendo accertato il concorso della convenuta nella causazione del fatto dannoso; -con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione sia alla mancata considerazione dell’accertamento compiuto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 16506/2013 che, nel giudizio dalla medesima ricorrente promosso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva accertato e liquidato i danni derivanti dalla medesima condotta illecita, sia al mancato esame del contenuto della relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di primo grado e degli allegati bilanci di esercizio per gli anni 2006, 2007 e 2008; -con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 121 e 125 cod. prop. ind., p er aver la Corte di appello omesso di liquidare i danni mediante applicazione del criterio della royaltyvirtuale; -con la medesima censura fa presente l’erroneità della decisione nella parte in cui ha respinto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per mancato deposito da parte dell’attrice richiedente delle sue scritture contabili senza considerare che il consulente tecnico d’ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa; -con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ.per aver la Corte di appello ritenuto che l’allegazione in ordine alla riferibilità dei numeri telefonici indicati nelle inserzioni pubblicitari alla società convenuta era stata oggetto di idonea contestazione, utile a impedire gli effetti della relevatio ab oneri probandi, benché le difese di quest’ultima fossero state indirizzate unicamente all’affermazione della sua carenza di legittimazione passiva in ragione dell’esistenza di analoga domanda giudiziale proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - con il quinto motivo critica la sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui ha escluso la riferibilità all’odierna controricorrente dei numeri telefonici indicati nelle controverse inserzioni pubblicitarie; - con il sesto motivo censura la decisione di app ello per omessa pronuncia sulla domanda di inibizione dell’uso del marchio contraffatto o, comunque, del patronimico costituente il cuore del segno; - con l’ultimo motivo deduce la violazione degli artt. 2599 cod. civ. e 124 cod. prop. ind., nella parte incui la Corte di appello ha respinto la domanda inibitoria in ragione del fatto che la condotta illecita era confinata nel passato, senza considerare la possibilità di una ripetizione della condotta usurpativa in relazione a nuove iniziative illecite; - con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 cod. prop. ind. e 2598 cod. civ., per aver la sentenza impugnata affermato la sua responsabilità concorrente nella contestata condotta illecita, benché il giudizio di rinvio avesse per oggetto unicamente il riesame dell’allegazione dell’attrice vertente sulla riferibilità alla convenuta dei numeri telefonici indicati nelle inserzioni pubblicitarie, per cui, una volta esclusa la rispondenza al vero di tale allegazione, la Corte di appello avrebbe dovuto respingere le domande attoree; -aggiunge che, in ogni caso, i fatti accertati non consentivano di riferire a lei la condotta illecita, ascrivibile integralmente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei cui confronti, per tali fatti, l’odierna ricorrente principale aveva agito in giudizio ottenendone la condanna al risarcimento dei danni; - possono essere esaminati prioritariamente e congiuntamente, per motivi di ordine logico-giuridico, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale; -i motivi sono inammissibil i; - giova rilevare, per una migliore comprensione della vicenda processuale, chela Corte di appello, con la sua prima sentenza cassata da questa Corte, aveva escluso la responsabilità della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.in ragione del fatto che la stessa aveva effettuat o le inserzioni pub blicitarie mediante le quali si era realizzata la usurpazione del marchio dell’attrice e l’attività confusoria nell’interesse esclusivo di un terzo (la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)e che non vi era la prova né di un suo interesse all’uso del segno «[OSCURATO:SOCIETA]», né di «un vero e proprio piano che passando dal controllo di una società che utilizza illegittimamente il patronimico [OSCURATO:SOCIETA] e dalla violazione del marchio registrato della società attrice, aveva quale scopo finale quello di usurpare il prestigio economico e commerciale dellaScifoni»; -il giudice di merito aveva , dunque, negato che la convenuta avesse preso parte all’illecito o, comunque, offerto un contributo causale alla condotta lesiva; - questa Corte ha cassato tale dec isione nella parte in cui aveva omesso di verificare la corrispondenza al vero dell’allegazione dell’attrice secondo la quale attraverso i numeritelefonici present i su gli elenchi telefonici, associato al segno«SCIFONI», si entrava in contatto proprio conla società convenuta e non già, come da questa sostenuto, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - ha evidenziato, sul punto della decisività della questione, che l’accertamento del fattoallegato avrebbe smentito l'assunto della Corte territoriale secondo cui la convenuta si sarebbe limitata a commissionare le inserzioni pubblicitarie nell’interesse altrui, senza prendere parte alla condotta illecita di terzi; -ha, poi, ritenuto assorbito un ulteriore profilo di critica vertente sulla carenza di motivazione in ordine al fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore sia della società convenuta, sia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avesse commissionato la pubblicità in nome della prima e per conto della seconda, pur potendo agire in nome e per conto di quest’ultima; - l’accertamento demandato al giudice del rinvio era, dunque, circoscritto alla individuazione del titolare delle utenze telefoniche ivi indicate, «non potendosi escludere che attraverso la comunicazione telefonica coi clienti che credevano diraggiungere la società ricorrente, Chiericoni abbia direttamente sfruttato il marchio di questa – accreditandosi come titolare deldetto segno distintivo – , o altrimenti concorso nell'attività usurpativa di [OSCURATO:SOCIETA] ., prestando un contributo causale alla condotta illecita di tale società » (c osì pag. 7 della sentenza della Corte di cassazione); - ciò posto, si osserva che la sentenza impugnata , sul punto, h a , in primo luogo, rilevato che la convenuta aveva tempestivamente contestatol’allegazione effettuata dalla odierna ricorrente nel giudizio di primo grado in ordine riferibilità delle utenze alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e, in secondo luogo, ha negato, all’esito diuna valutazione degli elementi di prova offerti dalle parti, che i numeri telefonici indicati negli annunci pubblicitari fossero relativi a utenze di quest’ultima società, ritenendo non rilevante, in senso contrario, la circostanza che sia quest’ultima, sia la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fossero amministrate dal medesimo soggetto (il sig. [OSCURATO:PERSONA]); -le doglianze prospettate con i motivi in esame del ricorso principale si risolvono, da un lato, in una contestazione degli accertamenti operati dalla Corte di appello che non è consentita in questa sede, essendo riservata al giudice di merito la valutazione delle risultanze degli elementi probatori; -quanto alla prospettata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per aver il giudice erroneamente ritenuto sussistente la contestazione del fatto allegato dall’attrice, si evidenzia che il motivoè privo di autosufficienza, non riportando il contenuto della allegazione effettuata e della contestazionedella controparte e, comunque, investe un elemento i l cui esame è riservat o al giudice di merito, cui spetta apprezzare l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti (cfr.Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680); - va, qu indi, esaminato, il ricorso incidentale , in quanto avente ad oggetto questioni preliminari rispetto a quelle prospettate con i residui motivi del ricorso principale e, dunque, da decidere, secondo l'ordine logico e giuridico, con precedenza rispetto a questiultimi (cfr. Cass. 31 ottobre 2014, n. 23271; Cass. 23 aprile 2007, n. 9598); -il motivo cui è affidato tale ricorso incidentale è fondato; - come rilevato in precedenza l’ambito di cognizione del giudice del rinvio era limitato alla verifica della sussistenza di un interesse –diretto o indiretto – della società convenuta nell’attività pubblicitaria commissionata, non estendendosi anche al riesame di fatti diversi già acquisiti e valutati nei loro effetti giuridici dalla sentenza cassata; - la sentenza impugnata non ha rispettato tali limiti in quanto, pur negando la riferibilità de i numeri telefonici indicati negli annunci pubblicitari a utenze in possesso della convenuta, ha ritenuto la stessa corresponsabile dell’attività illecita ascritta alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione del contributo causale alla stessa arrecato, pervenendo, in tal modo, ad una diversa valutazione dei fatti già accertati e esaminati con la sua precedente sentenza e senza che gli stessi fossero stati interessati dalla pronuncia rescindente; - non pertinente, in senso contrario, è il rifer imento, operato dalla ricorrente principale nel suo controricorso, al passaggio della sentenza rescindente relativo alla possibilità che la società convenuta potesse aver sfruttato il marchio altrui direttamente – accreditandosi come titolare del segno dis tintivo – o, indirettamente, prestando un contributo causale allacondotta illecita di tale società; - infatti, tale riferimento presuppone espressamente che la ipotizzata condotta di sfruttamento dell’altrui segno – diretta o indiretta – sia stata posta in essere «attraverso lacomunicazione telefonica coi clienti che credevano diraggiungere la società ricorrente»; - le ragioni che presiedono all’accoglimento del ricorso incidentale conducono, altresì, alla reiezione dei motivi restanti del ricorso principale; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, rigettando le domande proposta in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; -in considerazione della complessità dei profili fattuali in esame appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso incidentale e rigetta quello principale ; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande della [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; compensa integralmente tra le parti le spesedell’intero giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore