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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 09224/2023

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2547/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale r appresentante , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonio, rappresentata e difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e Manlio AlbertoGrassi; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -2 -intimata - avverso la sentenza n. 4447/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Pronunciando sull’opposizione al d.i. n. 5514/2016 con cui era stato ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) il pagamento di euro 50.000, oltre interessi e spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2355/2018 , pubblicata il 27/02/2018,decise nei termini appresso indicati: «1.

Rigetta l’opposizione avverso il D.I. n. 5514/2016 RG e conferma integralmente il decreto stesso, confermandone altresì l’esecutorietà;

2. rigetta le domande riconvenzionali formulate dall’opponente nell’atto introduttivo;

3. dichiara inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali formulate dall’opponente nella memoriaintegrativa;

4. dichiara risolto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] srl il contratto di affitto di azienda inter partes del 28 luglio 2010;

5. condanna [OSCURATO:PERSONA] srl al rilascio, in favore di Ronchi maria Luisa, dei locali nei quali l’azienda è esercitata, siti in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] 12;

6. fissa, per l’esecuzione, il 15 marzo 2018;

7. ordina all’opponente di cessare l’utilizzazionedel nome “Ronchi”, il suo derivato “[OSCURATO:PERSONA]” nonché il logo “ER”;

8. condanna l’opponente alla refusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite che si liquidano in 13.0000,00 per compensi, Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -3 oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali IVA e CPA se dovute». [OSCURATO:PERSONA] impugnò tale sentenza.

L’appellata, costituendosi, chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale.

La Corte di appello di Milano , con sentenza n. 4 447/2018, pubblicata il 15/11/2018, rigettò l’appello principale, dichiarò improcedibile l’appello incidentale e condannò l’appellante principale alle spese del grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) h a proposto ricorso per cassazione bas ato su cinquemotivi e illustrato da memoria .

L’intimatanon ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l primo motivo è così rubricato: « Vi o laz ione e/o falsa applicazioneda parte del giudice di secondo grado dell’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 nonché degli artt. 50 bis 50 ter e 50 quater c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.».

Con tale mezzo la ricorrente rappresenta di aver impugnato la sentenza di primo grado, denunciando, con ilprimo motivo di appello, che la decisione di primo grado fosse stata emessa dal giudice unico in materia rimessa al Collegio e precisamente alla sezionespecializzata in materia di impresa, sostenendo che fosse sorta tra le parti una controversia in materia di marchio, avendo nelle conclusioni della comparsadi risposta l’opposta domandato di disporre « la cessazione Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -4 di ogni utilizzo sotto ogni forma con ogni modalità del nome “Ronchi”, il suo derivato “[OSCURATO:PERSONA]” nonché il logo “ER”, anche con facoltà di trascrizione dell’emananda sentenza presso il competente ufficio marchi e brevetti».

A tale domanda l’opponente, nella propria memoria integrativa , aveva opposto l’esistenza di un marchio regolarmente registrato, del quale l’opponente era la legittima titolare, come risultava in modo chiaro dalla produzione documentale in giudizio.

La ricorrente, richiamando il disposto di cui all’art. 3 del d.lgs.n. 168del 20 03 , come sostituito dal l ’art. 2, primo coma, lett. d) del d.l. del 24 gennaio 2012, n. 1 , sostiene che la controversia de qua nella sua interezza avrebbe dovuto essere rimessa alla sezionespecializzata in materia di impresa, in quanto era sorta una controversia inerentea un diritto di proprietà industriale relativo al marchio registrato da [OSCURATO:PERSONA].

La questione era stata risolta dal primo giudice richiamando l’ordinanza interlocutoria del 20 ott obre 2017, secondo cui « la questione rel ativa alla “comp etenza ” della sez ione spec ializzata in materia di imprese in ordine alla domanda di cessazione dell’uso del marchio attiene più propriamente alla ripartizioneinterna degli affari e non ha vera e propria natura di competenza».

Ma, ad avviso della ricorrente, così ritenendo , il G iudice di primo grado a vrebbe statuito come giudice monocratico su una controversia di competenza del tribunale in composizionecollegiale, in violaz ione dell’art. 50 - bis , n. 3 , c.p.c., sicché la sentenza sarebbe stata nulla e , ai sensi dell’art. 50 - quaterc.p . c. , a tale nullità av rebbe dovuto applica rsi l’art. 161 , primo comma, delcodice di rito.

Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -5 Deduce la ricorrente che su tale questione la Corte di m erito avrebbe aderito alla tesi del Trib unale e cioè che la questione del giudice chiamato a decidere in materia di proprietà industriale e di uso del marchio,in particolare , fosse questione attinente alla ripartizione di funzioni tra sezione specializzata e sezione ordinaria .

P ur convenendo sul punto che non trattavasi di questione di competenza ma di costituzione del giudice, rileva la ricorrente che la Corte territoriale, dimenticando il diverso criterio di composizione della sezione ordinaria e della sezione specializzata, sarebbe giunta alla non corretta affermazione secondo cui «non trova perciò applicazione il disposto dell’art. 50 bis n. 3 cpc in relazione al disposto dell’art. 50 quater cpc bensì soltanto il disposto ex art. 50 ter cpc in relazione al disposto di cui all’art. 447bis cpc ».

Sostiene la ricorrente che dalla sentenzaimpugnata in questa sede sembra chela Corte d i merito abbia voluto affermare che nella specie non esistesse alcuna controversia ricadente i n una d elle materie rimesse alla competenza della sez ione spec ializzata, sicché bene avrebbe fatto il giudice di primo grado a decidere come giudice unico una causa relativa a questione esclusivamente locatizia, salvo poi quella stessa Corte a ritenere sussistente tra le parti «una controversia in materia di impresa, sub specie di controversia circa i segni distintivi», ritenendo che il marchio aziendale dovesse essere restituito essendo cessato il contratto di affitto di azienda, che non risultasse in alcun modo dimostrato che l’appellante fosse titolare di un proprio diritto di marchio anteriore né di continuazione del presuso ed infine che la domanda di convalidazione ex art. 28 legge marchi non risultasse provata.

Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -6 Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe negato la causa di nullità della sentenza , per essere stata pronunciata dal tribunale in composizione monocratica in un a causa in cui dovrebbe operare la regola generale della collegialità e poi non avrebbe deciso sul punto o avrebbe deciso come giudice di appello (ritenendo espressamente applicabile l’art. 342 c.p.c . ) , senza una compiuta delibazionedella questione o avendo omesso di esaminare i documenti prodotti dall’attuale ricorrente e le relative difese sul punto.

Sempre secondo la [OSCURATO:SOCIETA].,l a domanda riconv enzionale dell’opposta di cessazione di uso della denominazione e del logo (e no n del marchio) non avrebbe potuto essere effetto della declaratoria di risoluz ione del contratto di affitto d’azienda e avrebbe imposto alla Corte di appello di riconoscere la causa di nullità della sentenzadi primo grado, decidendo nel merito il fatto con cognizione piena in quanto giudice collegiale. 2 Con il secondo motivo, rubricato « Violaz ione e/o fals a applicazionedegli artt. 8, 20 e 28 del Decreto l egislativo 10/02/2005 n. 30, G.U. 04/03/2005», la ricorrente deduce di aver, conil quarto motivo di appello, lamentato l’accoglimento da parte del Trib unale dell’avversa domanda di condanna alla cessazione dell’uso del nome “Ronchi”, del suo derivativo “[OSCURATO:PERSONA]” e del logo“ER”, avendo omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un marchio coincidente con il nome ed il logo di cui al contratto di affitto di azienda, marchio registrato in data 18 dicembre 2007.

Sostiene la ricorrente che, con l’entrata in vigore del codice di prop rietà industriale , il legislatore sarebbe interven uto a modificare la previgente discipl ina relativa al trasferimento del marchio, passando da un regime a cessione cd. vincolata ad un regime a cessione cd. libera ; infatti nel precedente sistema era possibile trasferire il marchio solo unitamente Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -7 all’azienda a condizione che il trasf erimento avvenisse per l’uso del marchio a titolo esclusivo mentre attualmente l’art. 23 c . p . i . e l’art.2573 c.c.prevedono la possibilità di cessione del marchio per la totalità ovvero per una parte dei prodotti e servizi per cui è stato registrato sicché, come affermato da autorevole dottrina,nel sistema attuale non vi sarebbe più alcuna connessione inscindibile tra il marchio e l’azienda dell’originario titolare e il marchio può, a seguito di liberi trasferimenti, andare a contraddistinguere prodotti o servizi provenienti da aziende che non hanno neppure il più tenue elemento di continuità con la prima di esse.

Secondo la ricorrente, la normativa da ultimo richiamata sancirebbe il principio dell’autonomia del marchio rispetto all’azienda del titolare.

Detta parte deduce che, svolgendo in maniera del t utto autonoma ed esclusiva l’attività economica di gestione dell ’enoteca, avrebbe provveduto a registrare un proprio marchio indipendentemente dal rapporto contrattuale di affitto di azienda in precedenza concluso con [OSCURATO:PERSONA] e l’autonomia di tale titolo di proprietà rispetto al patrimonio aziendale sarebbe confermataanche dal contratto di affitto di azienda stipulato nel mese di agosto 2010, nel quale non viene menzionato il predetto marchio ma è parte affittuaria l’attuale ricorrente con la propria ragione sociale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la C orte d i merito ha ritenuto che « l’allegata titolarità del marchio anteriore e a prescindere dal contratto di affitto di azienda è rimasta, nel presente giudizio d’appello,del tutto priva di dimostrazione non essendo a tal fine sufficienteun mero generico richiamo al materiale probatorio e alle difese di primo grado, dato che c iò costituisce violaz ione del disposto Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -8 ex art. 342 cpc(Cass. n. 1248/’13)», assumendo che era la controparte a dover dimostrare l’anteriorità dell’uso del segno, non la ricorrente che, sola , aveva reg istrato il marchio.

Inoltre , quella C orte avrebbe pure errato nel dichiarare non provata la domanda di convalidazione del marchio in quanto l’art. 28 della legge marchi non prevede che la convalidazione debba essere fatta ogg etto di domanda, essendo l’effetto automatico:se il preteso titolare del segno confliggente non fa valere i propri diritti per 5 anni il marchio si consolida in capo a chi lo ha registrato.

La ricorrente censura, altresì, la sentenza imp ugnata anche nella parte in cuila Corte territoriale ha affermato che l’acc oglimento della domanda riconvenzionale dell’opposta di cessazione dell’uso del marchio aziendale dispostocon la sentenza di primo grado è effetto della declaratoria di risoluz ione del contatto di affitto d’azienda inter partes, non risultando ben dimostrato che l’appellantefosse titolare di un proprio diritto di marchio anteriore né di “continuazione del preuso”, fondato su un titolo diverso dal contratto di azienda.

In tal modo la Corte di m erito a vrebbe omesso di considerare che la ricorrente è titolare di un marchio coincidente con il nomee il logo di cui parla il contratto di affitto di azienda come dimostrato nel giudizio di primo grado in cui sarebbero stati prodotti tutti i documenti attestanti la titolarità del marchio in capo all’attuale ricorrente.

Il Tribunale non avrebbe potuto condannare sic et simpliciter l’opponente alla restituzione del no me (e del logo) aziendali ma avrebbe dovuto dirimere il conflitto fra segni o meglio far dirimere tale conflitto alla sezionespecializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano ed anzitale conflitto non sarebbe stato risolto neppure dal giudice di appellola cui sentenza dovrebbe, quindi, essere cassata.

Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -9 Erronea sarebbe, infine, sempre ad avviso della ricorrente, pure l’affermazione della Corte di meritosecondo cui «l’allegata titolarità del marchio, anteriore e d a prescindere dal c ontratto di affitto d’azienda , è rimasta, nel presente giudizio d ’ appello , del tutto priva di dimostrazione non essendo a tal fine sufficiente un mero richiamo al materiale probatorio ed alle difese di primo grado, dato che ciò costituisce violazione del disposto ex art. 342 cpc (Cass. n. 1248/’13)» Ad avviso della ricorrente, che richiama precedenti di legittimità sul punto, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere sulla domanda costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice, se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.

Pertanto, il Giudice di appello avrebbe dovuto pronunciare come giudice di primo e ormai unico grado di merito senza i limiti di cognizione di cui all’art. 342 e 345 c.p.c. di un giudice di appello, diversamente da quanto avvenuto nella specie.

3. I primi due motivi sono fondati e vanno accolti.

Nel caso all’esame, alla luce delle domande riportate nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado dell’opposta e di quanto al riguardo dedotto dall’attuale ricorrente nella memoria integrativa depositata in data 18 novembre 2016, risulta evidentela sussistenzadi una controversia relativa ad una delle materie attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa nonché la sussistenza Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -10 diuna rilevante connessione soggettiva e oggettiva di tale domanda con lealtre domande proposte.

Non può condividersi l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, nel caso all’esame:a) l’accoglimento da parte del Giudice d i prime cure della domanda riconvenzionale – proposta dell’opposta– è effetto della declaratoria di risoluzione del contratto di affitto d’azienda inter partes,adottata dal quel giudice in relazion e alla relativa autorizzazione concessa dal locatore ex art. 4 del predetto contratto; b) non è in alcun modo dimostrato che l’ appellante fosse titolare di un proprio diritto di marchio anteriore, né di “continuazione del preuso” su titolo diverso dal contrat t o di affitto di azienda in questione né vi è alcun element o probatori o att o « a fondare la domanda di convalidazione ex art. 28 D.L . gs n. 30/’05 » « non trova , perciò, applicazione il disposto d ex art. 50 bis n. 3 c.p.c., in relazione al disposto di cui all’art. 447 bis c.p.c.».

T rattasi , infatti, di rilievi attinenti al merito e non inerenti, invece, alla preliminare individuazione della composizione, collegiale o monocratica, del tribunale cui è devoluta la decisione della causa.

Pertanto nella specie, dovendo trovareapplicazione il n. 3 dell’ar t. 50-bis c.p.c., l’inosservanza di tale disposizione, risulta disciplinata dall’art. 50-quater c.p.c..

Tale norma prevede espressamente che le disposizioni di cui agli art. 50-bis e 50-ter c.p.c. non si considerano – diversamente da quanto sostiene a p. 11 del ricorso – attinenti alla costituzione del giudice e che alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica il primo comma dell’art. 161 c.p.c..

Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità , l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -11 giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla(Cass., sez. un., n. 2 8040 del 25/11/2008; v. anche Cass.n. 13907 del 18/06/2014 e Cass . , o rd ., n. 16186 del 20/06/2018).

Ne consegue che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto del tutto priva di dimostrazione l’allegata titolarità del marchio , anteriore e a prescindere dal contratto di affitto di azienda, «non essendo a tal fine sufficiente un mero generico richiamo al materiale probatorio ed alle difese di primo grado, dato che ciò costituisce violazione del disposto ex art. 342 c.c. (Cass. n. 1248/’13)», in quanto la Corte di merito così pronunciandosi ha erroneamente e chiaramente deciso quale giudice di seconda istanza, nonostante la nullità della sentenza di primo grado,e come giudice di secondo grado ris ulta aver operato anche in relazione a quanto affermato alla fine di p. 4 e all’inizio di p. 5 della sentenza impugnata in questa sedee già sopra riportato .

Risulta evidente che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, in quanto, attesa la nullità della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto rinnovare la decisione come se fosse stata nella posizione del giudice di primo grado e non pretendere che l’appello rispettasse l’art. 342 c.p.c. nei termini che ha Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -12 invece ha ritenuto non rispettati, cioè criticasse il contenuto della decisione del giudice di primo grado.

Quanto precede assorbe l’esame di ogni altra questione proposta con i motivi all’esame. 4.Dall’accoglimento dei primi due motivi resta assorbito lo scrutinio delterzo motivo ( rubricato « Vi o laz ione e/o falsa applic azione dell’art.112 c.p.c. in rel azione agli artt. 1455 e 1456 c.c., in relaz ione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: la pronuncia di risoluzione»), del quarto motivo (rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discuss ione tra le parti, nonché violaz ione e/ o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.: inesistenza del credito azionato») nonché del quinto motivo (rubricato «Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 645 e 447 bis in relazione agli artt. 420 427 c.p.c. (a loro volta) in relaz ione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: la qualificazione contrattuale e la nullità della clausola del contratto di affitto di azienda relativa alla durata del contratto»). 5.Conclusivamente vanno accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, mentre va dichiarato assorbito l’esame di motivi terzo,quarto equinto del ricorso; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano- sezio ne specializzata in materia di impresa, in diversa composizione, perché giudichi quale giudice di primo grado sull’intera causa all’esame e provveda anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

6. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre Ric. 2019n. 02547 sez.

S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -13 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo e il secondo motivo del ricorso , dichiara assorbito l’esame di motivi terzo,quarto e quinto del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano sezione specializzata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2547/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale r appresentante , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonio, rappresentata e difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e Manlio AlbertoGrassi; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -2 -intimata - avverso la sentenza n. 4447/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Pronunciando sull’opposizione al d.i. n. 5514/2016 con cui era stato ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) il pagamento di euro 50.000, oltre interessi e spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2355/2018 , pubblicata il 27/02/2018,decise nei termini appresso indicati: «1. Rigetta l’opposizione avverso il D.I. n. 5514/2016 RG e conferma integralmente il decreto stesso, confermandone altresì l’esecutorietà; 2. rigetta le domande riconvenzionali formulate dall’opponente nell’atto introduttivo; 3. dichiara inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali formulate dall’opponente nella memoriaintegrativa; 4. dichiara risolto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] srl il contratto di affitto di azienda inter partes del 28 luglio 2010; 5. condanna [OSCURATO:PERSONA] srl al rilascio, in favore di Ronchi maria Luisa, dei locali nei quali l’azienda è esercitata, siti in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] 12; 6. fissa, per l’esecuzione, il 15 marzo 2018; 7. ordina all’opponente di cessare l’utilizzazionedel nome “Ronchi”, il suo derivato “[OSCURATO:PERSONA]” nonché il logo “ER”; 8. condanna l’opponente alla refusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite che si liquidano in 13.0000,00 per compensi, Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -3 oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali IVA e CPA se dovute». [OSCURATO:PERSONA] impugnò tale sentenza. L’appellata, costituendosi, chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale. La Corte di appello di Milano , con sentenza n. 4 447/2018, pubblicata il 15/11/2018, rigettò l’appello principale, dichiarò improcedibile l’appello incidentale e condannò l’appellante principale alle spese del grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) h a proposto ricorso per cassazione bas ato su cinquemotivi e illustrato da memoria . L’intimatanon ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l primo motivo è così rubricato: « Vi o laz ione e/o falsa applicazioneda parte del giudice di secondo grado dell’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 nonché degli artt. 50 bis 50 ter e 50 quater c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.». Con tale mezzo la ricorrente rappresenta di aver impugnato la sentenza di primo grado, denunciando, con ilprimo motivo di appello, che la decisione di primo grado fosse stata emessa dal giudice unico in materia rimessa al Collegio e precisamente alla sezionespecializzata in materia di impresa, sostenendo che fosse sorta tra le parti una controversia in materia di marchio, avendo nelle conclusioni della comparsadi risposta l’opposta domandato di disporre « la cessazione Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -4 di ogni utilizzo sotto ogni forma con ogni modalità del nome “Ronchi”, il suo derivato “[OSCURATO:PERSONA]” nonché il logo “ER”, anche con facoltà di trascrizione dell’emananda sentenza presso il competente ufficio marchi e brevetti». A tale domanda l’opponente, nella propria memoria integrativa , aveva opposto l’esistenza di un marchio regolarmente registrato, del quale l’opponente era la legittima titolare, come risultava in modo chiaro dalla produzione documentale in giudizio. La ricorrente, richiamando il disposto di cui all’art. 3 del d.lgs.n. 168del 20 03 , come sostituito dal l ’art. 2, primo coma, lett. d) del d.l. del 24 gennaio 2012, n. 1 , sostiene che la controversia de qua nella sua interezza avrebbe dovuto essere rimessa alla sezionespecializzata in materia di impresa, in quanto era sorta una controversia inerentea un diritto di proprietà industriale relativo al marchio registrato da [OSCURATO:PERSONA]. La questione era stata risolta dal primo giudice richiamando l’ordinanza interlocutoria del 20 ott obre 2017, secondo cui « la questione rel ativa alla “comp etenza ” della sez ione spec ializzata in materia di imprese in ordine alla domanda di cessazione dell’uso del marchio attiene più propriamente alla ripartizioneinterna degli affari e non ha vera e propria natura di competenza». Ma, ad avviso della ricorrente, così ritenendo , il G iudice di primo grado a vrebbe statuito come giudice monocratico su una controversia di competenza del tribunale in composizionecollegiale, in violaz ione dell’art. 50 - bis , n. 3 , c.p.c., sicché la sentenza sarebbe stata nulla e , ai sensi dell’art. 50 - quaterc.p . c. , a tale nullità av rebbe dovuto applica rsi l’art. 161 , primo comma, delcodice di rito. Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -5 Deduce la ricorrente che su tale questione la Corte di m erito avrebbe aderito alla tesi del Trib unale e cioè che la questione del giudice chiamato a decidere in materia di proprietà industriale e di uso del marchio,in particolare , fosse questione attinente alla ripartizione di funzioni tra sezione specializzata e sezione ordinaria . P ur convenendo sul punto che non trattavasi di questione di competenza ma di costituzione del giudice, rileva la ricorrente che la Corte territoriale, dimenticando il diverso criterio di composizione della sezione ordinaria e della sezione specializzata, sarebbe giunta alla non corretta affermazione secondo cui «non trova perciò applicazione il disposto dell’art. 50 bis n. 3 cpc in relazione al disposto dell’art. 50 quater cpc bensì soltanto il disposto ex art. 50 ter cpc in relazione al disposto di cui all’art. 447bis cpc ». Sostiene la ricorrente che dalla sentenzaimpugnata in questa sede sembra chela Corte d i merito abbia voluto affermare che nella specie non esistesse alcuna controversia ricadente i n una d elle materie rimesse alla competenza della sez ione spec ializzata, sicché bene avrebbe fatto il giudice di primo grado a decidere come giudice unico una causa relativa a questione esclusivamente locatizia, salvo poi quella stessa Corte a ritenere sussistente tra le parti «una controversia in materia di impresa, sub specie di controversia circa i segni distintivi», ritenendo che il marchio aziendale dovesse essere restituito essendo cessato il contratto di affitto di azienda, che non risultasse in alcun modo dimostrato che l’appellante fosse titolare di un proprio diritto di marchio anteriore né di continuazione del presuso ed infine che la domanda di convalidazione ex art. 28 legge marchi non risultasse provata. Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -6 Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe negato la causa di nullità della sentenza , per essere stata pronunciata dal tribunale in composizione monocratica in un a causa in cui dovrebbe operare la regola generale della collegialità e poi non avrebbe deciso sul punto o avrebbe deciso come giudice di appello (ritenendo espressamente applicabile l’art. 342 c.p.c . ) , senza una compiuta delibazionedella questione o avendo omesso di esaminare i documenti prodotti dall’attuale ricorrente e le relative difese sul punto. Sempre secondo la [OSCURATO:SOCIETA].,l a domanda riconv enzionale dell’opposta di cessazione di uso della denominazione e del logo (e no n del marchio) non avrebbe potuto essere effetto della declaratoria di risoluz ione del contratto di affitto d’azienda e avrebbe imposto alla Corte di appello di riconoscere la causa di nullità della sentenzadi primo grado, decidendo nel merito il fatto con cognizione piena in quanto giudice collegiale. 2 Con il secondo motivo, rubricato « Violaz ione e/o fals a applicazionedegli artt. 8, 20 e 28 del Decreto l egislativo 10/02/2005 n. 30, G.U. 04/03/2005», la ricorrente deduce di aver, conil quarto motivo di appello, lamentato l’accoglimento da parte del Trib unale dell’avversa domanda di condanna alla cessazione dell’uso del nome “Ronchi”, del suo derivativo “[OSCURATO:PERSONA]” e del logo“ER”, avendo omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un marchio coincidente con il nome ed il logo di cui al contratto di affitto di azienda, marchio registrato in data 18 dicembre 2007. Sostiene la ricorrente che, con l’entrata in vigore del codice di prop rietà industriale , il legislatore sarebbe interven uto a modificare la previgente discipl ina relativa al trasferimento del marchio, passando da un regime a cessione cd. vincolata ad un regime a cessione cd. libera ; infatti nel precedente sistema era possibile trasferire il marchio solo unitamente Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -7 all’azienda a condizione che il trasf erimento avvenisse per l’uso del marchio a titolo esclusivo mentre attualmente l’art. 23 c . p . i . e l’art.2573 c.c.prevedono la possibilità di cessione del marchio per la totalità ovvero per una parte dei prodotti e servizi per cui è stato registrato sicché, come affermato da autorevole dottrina,nel sistema attuale non vi sarebbe più alcuna connessione inscindibile tra il marchio e l’azienda dell’originario titolare e il marchio può, a seguito di liberi trasferimenti, andare a contraddistinguere prodotti o servizi provenienti da aziende che non hanno neppure il più tenue elemento di continuità con la prima di esse. Secondo la ricorrente, la normativa da ultimo richiamata sancirebbe il principio dell’autonomia del marchio rispetto all’azienda del titolare. Detta parte deduce che, svolgendo in maniera del t utto autonoma ed esclusiva l’attività economica di gestione dell ’enoteca, avrebbe provveduto a registrare un proprio marchio indipendentemente dal rapporto contrattuale di affitto di azienda in precedenza concluso con [OSCURATO:PERSONA] e l’autonomia di tale titolo di proprietà rispetto al patrimonio aziendale sarebbe confermataanche dal contratto di affitto di azienda stipulato nel mese di agosto 2010, nel quale non viene menzionato il predetto marchio ma è parte affittuaria l’attuale ricorrente con la propria ragione sociale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la C orte d i merito ha ritenuto che « l’allegata titolarità del marchio anteriore e a prescindere dal contratto di affitto di azienda è rimasta, nel presente giudizio d’appello,del tutto priva di dimostrazione non essendo a tal fine sufficienteun mero generico richiamo al materiale probatorio e alle difese di primo grado, dato che c iò costituisce violaz ione del disposto Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -8 ex art. 342 cpc(Cass. n. 1248/’13)», assumendo che era la controparte a dover dimostrare l’anteriorità dell’uso del segno, non la ricorrente che, sola , aveva reg istrato il marchio. Inoltre , quella C orte avrebbe pure errato nel dichiarare non provata la domanda di convalidazione del marchio in quanto l’art. 28 della legge marchi non prevede che la convalidazione debba essere fatta ogg etto di domanda, essendo l’effetto automatico:se il preteso titolare del segno confliggente non fa valere i propri diritti per 5 anni il marchio si consolida in capo a chi lo ha registrato. La ricorrente censura, altresì, la sentenza imp ugnata anche nella parte in cuila Corte territoriale ha affermato che l’acc oglimento della domanda riconvenzionale dell’opposta di cessazione dell’uso del marchio aziendale dispostocon la sentenza di primo grado è effetto della declaratoria di risoluz ione del contatto di affitto d’azienda inter partes, non risultando ben dimostrato che l’appellantefosse titolare di un proprio diritto di marchio anteriore né di “continuazione del preuso”, fondato su un titolo diverso dal contratto di azienda. In tal modo la Corte di m erito a vrebbe omesso di considerare che la ricorrente è titolare di un marchio coincidente con il nomee il logo di cui parla il contratto di affitto di azienda come dimostrato nel giudizio di primo grado in cui sarebbero stati prodotti tutti i documenti attestanti la titolarità del marchio in capo all’attuale ricorrente. Il Tribunale non avrebbe potuto condannare sic et simpliciter l’opponente alla restituzione del no me (e del logo) aziendali ma avrebbe dovuto dirimere il conflitto fra segni o meglio far dirimere tale conflitto alla sezionespecializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano ed anzitale conflitto non sarebbe stato risolto neppure dal giudice di appellola cui sentenza dovrebbe, quindi, essere cassata. Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -9 Erronea sarebbe, infine, sempre ad avviso della ricorrente, pure l’affermazione della Corte di meritosecondo cui «l’allegata titolarità del marchio, anteriore e d a prescindere dal c ontratto di affitto d’azienda , è rimasta, nel presente giudizio d ’ appello , del tutto priva di dimostrazione non essendo a tal fine sufficiente un mero richiamo al materiale probatorio ed alle difese di primo grado, dato che ciò costituisce violazione del disposto ex art. 342 cpc (Cass. n. 1248/’13)» Ad avviso della ricorrente, che richiama precedenti di legittimità sul punto, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere sulla domanda costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice, se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla. Pertanto, il Giudice di appello avrebbe dovuto pronunciare come giudice di primo e ormai unico grado di merito senza i limiti di cognizione di cui all’art. 342 e 345 c.p.c. di un giudice di appello, diversamente da quanto avvenuto nella specie. 3. I primi due motivi sono fondati e vanno accolti. Nel caso all’esame, alla luce delle domande riportate nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado dell’opposta e di quanto al riguardo dedotto dall’attuale ricorrente nella memoria integrativa depositata in data 18 novembre 2016, risulta evidentela sussistenzadi una controversia relativa ad una delle materie attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa nonché la sussistenza Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -10 diuna rilevante connessione soggettiva e oggettiva di tale domanda con lealtre domande proposte. Non può condividersi l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, nel caso all’esame:a) l’accoglimento da parte del Giudice d i prime cure della domanda riconvenzionale – proposta dell’opposta– è effetto della declaratoria di risoluzione del contratto di affitto d’azienda inter partes,adottata dal quel giudice in relazion e alla relativa autorizzazione concessa dal locatore ex art. 4 del predetto contratto; b) non è in alcun modo dimostrato che l’ appellante fosse titolare di un proprio diritto di marchio anteriore, né di “continuazione del preuso” su titolo diverso dal contrat t o di affitto di azienda in questione né vi è alcun element o probatori o att o « a fondare la domanda di convalidazione ex art. 28 D.L . gs n. 30/’05 » « non trova , perciò, applicazione il disposto d ex art. 50 bis n. 3 c.p.c., in relazione al disposto di cui all’art. 447 bis c.p.c.». T rattasi , infatti, di rilievi attinenti al merito e non inerenti, invece, alla preliminare individuazione della composizione, collegiale o monocratica, del tribunale cui è devoluta la decisione della causa. Pertanto nella specie, dovendo trovareapplicazione il n. 3 dell’ar t. 50-bis c.p.c., l’inosservanza di tale disposizione, risulta disciplinata dall’art. 50-quater c.p.c.. Tale norma prevede espressamente che le disposizioni di cui agli art. 50-bis e 50-ter c.p.c. non si considerano – diversamente da quanto sostiene a p. 11 del ricorso – attinenti alla costituzione del giudice e che alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica il primo comma dell’art. 161 c.p.c.. Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità , l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -11 giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla(Cass., sez. un., n. 2 8040 del 25/11/2008; v. anche Cass.n. 13907 del 18/06/2014 e Cass . , o rd ., n. 16186 del 20/06/2018). Ne consegue che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto del tutto priva di dimostrazione l’allegata titolarità del marchio , anteriore e a prescindere dal contratto di affitto di azienda, «non essendo a tal fine sufficiente un mero generico richiamo al materiale probatorio ed alle difese di primo grado, dato che ciò costituisce violazione del disposto ex art. 342 c.c. (Cass. n. 1248/’13)», in quanto la Corte di merito così pronunciandosi ha erroneamente e chiaramente deciso quale giudice di seconda istanza, nonostante la nullità della sentenza di primo grado,e come giudice di secondo grado ris ulta aver operato anche in relazione a quanto affermato alla fine di p. 4 e all’inizio di p. 5 della sentenza impugnata in questa sedee già sopra riportato . Risulta evidente che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, in quanto, attesa la nullità della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto rinnovare la decisione come se fosse stata nella posizione del giudice di primo grado e non pretendere che l’appello rispettasse l’art. 342 c.p.c. nei termini che ha Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -12 invece ha ritenuto non rispettati, cioè criticasse il contenuto della decisione del giudice di primo grado. Quanto precede assorbe l’esame di ogni altra questione proposta con i motivi all’esame. 4.Dall’accoglimento dei primi due motivi resta assorbito lo scrutinio delterzo motivo ( rubricato « Vi o laz ione e/o falsa applic azione dell’art.112 c.p.c. in rel azione agli artt. 1455 e 1456 c.c., in relaz ione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: la pronuncia di risoluzione»), del quarto motivo (rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discuss ione tra le parti, nonché violaz ione e/ o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.: inesistenza del credito azionato») nonché del quinto motivo (rubricato «Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 645 e 447 bis in relazione agli artt. 420 427 c.p.c. (a loro volta) in relaz ione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: la qualificazione contrattuale e la nullità della clausola del contratto di affitto di azienda relativa alla durata del contratto»). 5.Conclusivamente vanno accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, mentre va dichiarato assorbito l’esame di motivi terzo,quarto equinto del ricorso; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano- sezio ne specializzata in materia di impresa, in diversa composizione, perché giudichi quale giudice di primo grado sull’intera causa all’esame e provveda anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 6. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre Ric. 2019n. 02547 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -13 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo e il secondo motivo del ricorso , dichiara assorbito l’esame di motivi terzo,quarto e quinto del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano sezione specializzata in